Sentencia Andreas Stihl Ag & Co Kg vs. Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora Murillo

Fecha: 26/07/2019
Expediente No. 17-399878
Demandante: ANDREAS STIHL AG & CO KG
Demandado: HUGO BELTRAN ROJAS Y EDGAR GERMAN MORA MURILLO

Funcionario: Asesora Asignada – Camila Andrea Gómez Medina

Buenas tardes siendo las 6:34 minutos de la tarde, continuamos con la presente diligencia y es así como no evidenciándose ninguna irregularidad o vicio que impida proferir una decisión de fondo, procedo entonces a continuar con la siguiente etapa de la audiencia, como es la decisión a la sentencia.

[ANTECEDENTES]

De acuerdo con el artículo 280 del Código General del Proceso, pasaremos de manera directa al análisis de los hechos y pretensiones contenidos en el escrito de demanda, para lo cual daré a conocer en primer lugar como quedó fijado el litigio según la diligencia de la que trata el art 372 de CGP. El litigio quedó fijado de la siguiente manera:

Determinar si ANDREAS STIHL AG & CO KG es titular de la marca y el diseño industrial.

Establecer si el demandado ha usado en el comercio sin autorización del demandante la marca nominativa con certificado de registro 2801241, registrada para la clase 4 folio 28 del cuaderno 1 y la marca mixta con certificado de registro 98445 registrada para la clase 7 a folio 25 del cuaderno 1.

Determinar si existe una explotación no autorizada que incorpore o reproduzca el diseño industrial del demandante por los demandados o si los demandados producen o comercializan un producto cuyo diseño sólo presenta diferencias secundarias con respecto al diseño industrial con certificado 8570.

En caso de verificar lo anterior, se deberá determinar si el monto de los perjuicios causados con la infracción a los derechos de propiedad industrial que están en cabeza del demandado y la correspondiente indemnización.

[LEGITIMACIÓN]

En este orden de ideas voy a iniciar primero hablando de la legitimación por activa y es que según el art. 238 de la Decisión 486 de 2000 se indica lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. Entonces en ese orden de ideas

el artículo pues nos habla de que debe existir una persona que sea titular de una marca, entonces respecto a la titularidad de la marca tenemos que ANDREAS STIHL AG & CO KG, es decir, la demandante acreditó efectivamente que es titular de unos derechos de propiedad industrial, esto mediante lo siguientes documentos:

Certificación del 14 de julio de 2017 de marca nominativa mixta STIHL, registrada para la clase 7 expedida por la secretaria general del grupo trabajo de signos distintivos

Certificación del 14 de julio de 2017 de la marca nominativa STIHL registrada para la clase 4 expedida también por la Secretaria General del grupo trabajo de signos distintivos,

Certificado del 13 de julio de 2017 de registro de diseño industrial de la motosierra de la sociedad

ANDREAS STIHL AG & CO KG.

Entonces, en este orden de ideas tenemos que efectivamente la sociedad demandante es la titular de las marcas y del diseño industrial antes aludido que fue objeto de controversia, y que en ese orden de ideas se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto al tenor de lo señalado en el art. 155 de la Decisión 486 de 2000.

En este punto, como son dos los derechos que se están discutiendo, uno en cuanto a la marca y otro en cuanto al diseño industrial, entonces la sentencia la vamos a dividir también parecido al ejercicio que se hizo incluso en los alegatos de conclusión, para que haya una mayor claridad y distinción entre uno y otro, y primero voy a hablar sobre lo que considero respecto a las marcas que la demandante manifestó que encontraban infringiendo los demandados.

[INFRACCIÓN]

Es así como para realizar el análisis del uso infractor, de las marcas se debe tener en cuenta lo dispuesto en el art. 155 de la Decisión 486 de 2000 el cual establece lo siguiente art. 155:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre el producto para los cuales sea registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envoltura, embalajes o acondicionamiento de tales productos,

(…)

Usar en el comercio signo idéntico o similar a la marca respecto a cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión»

Aquí leí los literales a y d, alegados por la parte demandante en el escrito de demanda. De esta manera pues, ya establecido que efectivamente la demandante es la titular de los derechos de propiedad industrial alegados, lo que sigue es determinar o establecer en este tipo de casos si el signo del cual es titular la demandante es usado por los demandados, es decir, que si los demandados han hecho uso de las marcas de la expresión que se aduce como infractora. Posteriormente, se debe calificar si ese uso constituye una infracción a la luz de los literales a y d del art. 155 de la Decisión 486 de 2000 que fueron leídos anteriormente.

En primera medida, en cuanto al material probatorio se encuentra la declaración juramentada rendida por el señor Diego Alejandro Camelo, quien afirmó que a través del perfil Agromotores de Colombia, de la página web Mercado Libre esta persona es decir Diego Alejandro Camelo, adquirió una Moto Sierra Stihl MS070 y que en su proceso de compra fue atendido por el vendedor German Mora, y el domicilio donde se realizó el producto fue en la Carrera 20 #15-30 y la Bodega del almacenaje de esta corresponde a la Carrera 20 #15-37. De lo anterior, se observa que el vendedor de dicho producto, según lo manifestado por el señor Diego Alejandro Camelo, es uno de los demandados, que corresponde a la persona natural Edgar German Mora Murillo y que la dirección de la Bodega como él lo señala en su declaración, indicada por la persona que le entregó la Moto Sierra es la Carrera 20 #15-37 que es la misma que podemos evidenciar en la Factura No. 2975 correspondiente a la compra de la Motosierra MS 070, obrante a folio 65 del Cuaderno 1.

Así mismo, existe otra declaración juramentada, conforme a la declaración Juramentada obrante a folios 80-93 del Cuaderno 1 en la cual se indicó que a través de la plataforma de la página web Mercado Libre, se comercializan Motosierras identificadas con la expresión STIHL, las cuales son vendidas por medio del señor Hugo Beltran Rojas, a su vez en dicha declaración se adjuntaron también capturas de la página web en específico del siguiente link “https..//articulo.mercadolibre.com.co/mco-450621382-motosierra-stil-ms-381garantia-3años-c- entrega-en8-dia-jm”, en la que se observa que un vendedor denominado, AGROMOTORES DE COLOMBIA comercializa el producto Motosierra STIHL MS 381 con garantía de 3 años y que el método de pago es por Efecty con el código 2861925537.

A folio 86 puede observarse que una vez el valor cancelado por concepto de la motosierra STIHL ms 381 una persona identificada como Hugo Beltran Rojas, vendedor de AGROMOTORES DE COLOMBIA, identificado con el número de celular 3208254983, agradece por la compra y también solicita al comprador una dirección para la entrega, posteriormente le señala que la dirección para recoger el producto es la Carrera 20 #15-19 que corresponde a las direcciones mencionadas anteriormente. También tenemos la factura correspondiente a la venta anterior que es la No. 3486 obrante a folio 94 del cuaderno 1, en la cual se encuentran los siguientes datos: teléfonos celulares 3208254983 y 3103331336, y el correo electrónico distribuidormasteri@hotmail.com; el valor fue de cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000), el comprador de la motosierra es el señor Diego Camelo y la especificación del producto de envío corresponde a una motosierra.

Finalmente, observamos a folio 88 que el comprador Diego Camelo, es la misma persona que rindió la declaración extrajuicio que hemos venido mencionando y envió un correo electrónico a otra dirección de correo electrónico que aparece en la factura como se mencionó anteriormente

distribuidormasteri@hotmail.com, solicitando que le informara el NIT del vendedor, pues la factura no contenía dicha información a lo que a través de un mensaje de correo electrónico una persona identificada como Edgar German Mora, envío como documento adjunto un RUT que corresponde a HUGO BELTRAN ROJAS indicando que los vendedores son de régimen simplificado, esto obra a folio 89.

Teniendo en cuenta que como se ha venido mencionando a lo largo de este proceso en cuanto a las diligencias, existe una ausencia no solamente en la contestación de la demanda, sino también en cuanto a la asistencia de las diligencias, lo cual generó que se aplicará una multa como lo indiqué al inicio de esta audiencia que es la contenida en el numeral 5 del artículo 372 de Código General del Proceso, que aunado a ello también existen otras sanciones que establece el Código General del Proceso como son el art. 96, art. 97 y el mismo art. 372, el cual señala que a falta de contestación de la demanda y la inasistencia de las partes a las diligencias se tendrán como ciertos los hechos que son susceptibles de confesión.

En ese orden de ideas, y del análisis de las pruebas que reposan en los expedientes y de esta confesión ficta de los hechos de la demanda, se tiene que a través del perfil Mercadolibre Agromotores de Colombia, los demandados HUGO BELTRAN ROJAS y EDGAR GERMAN MORA comercializan motosierras identificadas con el signo STIHL. En ese orden de ideas entonces y aclarado el uso que hacen los demandados respecto a las marcas de las cuales es titular la parte demandante, corresponde entonces hacer un cotejo en donde se va a realizar la comparación de las siguientes marcas.

En primer lugar el signo STIHL, usado por la parte demandada en los productos Motosierra MS 381 y Motosierra MS 070 que se comercializan a través del perfil Agromotores de Colombia, en el sitio web Mercadolibre frente a la expresión STIHL de la marca de la demandante registrada para la clase 4 tal como se evidencia en el folio 24 del cuaderno 1 en esa certificación. Segundo, el signo STIHL usado por la parte demandada en los productos Motosierra MS381 y Motosierra 070 que se comercializan a través del perfil Agromotores de Colombia en el sitio web Mercadolibre frente al signo STIHL de la marca de la demandante registrada para la clase 7 que se encuentra a folio 227 del cuaderno 1.

¿Qué quiere decir esto? En el primer punto, se hará referencia en cuanto a la marca nominativa de la demandante; en el segundo punto, se analizará lo correspondiente a la marca mixta de la demandante, por eso mismo se hizo la diferencia entre una y otra clase. Tenga en cuenta que si bien reposan imágenes diferentes del presunto uso infractor de los demandados, para los efectos del presente análisis se tendrá en cuenta aquel visto en la imágenes en las que puede corroborarse que se trata del perfil Agromotores de Colombia, esas son las que se encuentran adjuntas a las dos declaraciones notariales realizadas por Diego Camelo, obrantes en el cuaderno 1.

De esa manera, el análisis de los signos objeto de debate se realizará de conformidad con las reglas de cotejo mixto establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha señalado que tratándose de este tipo de signos debe determinarse cuál es el elemento predominante, esto es si el elemento nominativo o el elemento figurativo, para establecer lo anterior no debe perderse de vista que el referido Tribunal ha señalado lo siguiente:

«En general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabra las que por definición son pronunciables lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación que en un momento dado puede ser distintivo, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia a cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

Con base en lo expuesto, observa el Despacho que en los signos en conflictos el elemento preponderante es el elemento nominativo por las siguientes razones. Para el primer caso el estudio el cotejo se realizará entre signo mixto y nominativo como lo mencioné anteriormente es decir entre el mixto Stihl que utilizan los demandados en sus productos vs. la marca nominativa Stihl de la demandante. En este punto es importante señalar, que respecto a los signos registrados por la parte demandante es importante mencionar que en el caso concreto la marca objeto del presente análisis corresponde a la registrada para la clase 4, esta es la que obra o que se encuentra con los certificado número 280124 folio 27-21 del cuaderno 1 la cual cobija los siguientes productos: aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber regar y concentrar el polvo, combustibles incluyendo gasolinas para motores y material de alumbrado, bujías, mechas.

Si bien el signo usado por los demandados es un signo mixto este está compuesto por la palabra Stihl y un símbolo al final de está ubicada en la parte derecho superior, dicho signo es la letra R la cual se encuentra dentro de un círculo, elemento figurativo que no tiene fuerza incentiva frente a la parte nominativa, lo anterior por cuanto es la palabra Stihl la que genera mayor distintividad en los consumidores pero ellos buscan producto que identifican con dicha marca es decir con Stihl. Teniendo en cuenta que la figura que acompaña al signo usado por la demandada es un signo que comúnmente se usa para indicar que dicha marca es la original, pues se encuentra registrada pues se supone que ostenta un derecho reservado. Se resalta la importancia de las palabras en dicho signo y es por ello que deberá realizarse el análisis entre la marca nominativa de la demandante y la palabra Stihl del signo de la demandada.

Para este análisis es importante recalcar lo señalado en el proceso 84IP de 2015 y 12IP de 2014 en donde se establecen reglas para realizar el proceso de cotejo entre los signos en los que se tiene preponderancia en el elemento denominativo. Esas interpretaciones prejudiciales nos señalan lo siguiente: similitud ortográfica o la semejanza de las letras entre los signos a compararse la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número sílabas las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando las sílabas tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir sin embargo se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión, y similitud ideológica que se produce entre signos que evocan la misma o similar idea que deriva del contenido del parecido conceptual de los signos, por tanto cuando los signos representan o evocan una misma cosa o característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Eso es, lo que nos dice las interpretaciones mencionadas anteriormente.

En efecto se advierte, que el signo usado por la parte demandada se encuentra presente en la expresión Stihl que reproduce de manera idéntica la estructura ortográfica, fonética e ideológica de

la marca registrada por la demandante para la clase 4. Ahora bien, se observa que el literal a) del art 155 de la decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

“El registro de una marca, confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento:

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico semejante sobre producto para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.”

De conformidad con las imágenes obrantes a folios 48, 49, 83, y 92 del Cuaderno 1, los demandados, hacen uso del signo infractor para identificar las cuchillas y otras partes de las motosierras que comercializan, así como también en las cajas donde entregan dicho producto, lo que frente a este punto se evidencia la infracción de los derechos de propiedad industrial, respecto de la marca nominativa con certificado número 280124 de titularidad de Andreas Stihl Ag & Co kg.

Es necesario señalar que frente a este cotejo frente marca registrada para la clase 4 y el uso infractor de la demandada, no procede realizar el análisis establecido en el literal d) de la Decisión 486 de 2000, puesto que los productos para los cuales fue registrada la marca únicamente contemplan aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber regar y concentrar el polvo, combustibles incluyendo gasolinas para motores y materias de alumbrado, bujías, mechas mas no motosierras y/o herramientas de corte.

Para el segundo caso, se realizará el cotejo entre signos mixtos Stihl que es el usado por la parte demandante y sus signos de la sociedad demandada Stihl, como lo mencione anteriormente los dos son signos mixtos. Frente a este caso también nos encontramos frente a un escenario en donde el elemento preponderante del signo usado por la demandante es la expresión Stihl y como ya se estableció en el caso anterior, el elemento preponderante de los signos usados por la demandada también es la expresión Stihl. Por tal motivo nos encontramos en el mismo evento antes descrito en donde se realizó un cotejo frente a las expresiones Stihl vs. Stihl y como ya se concluyó, la demandada se encuentra ejecutando un comportamiento riesgo de confusión entre los consumidores debido a la semejanza que existe entre los signos confrontados, toda vez que los signos tienen similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Una vez identificado el efectivo uso por parte de los demandados, los signos similares respecto de los registrados por la sociedad demandante procederán este despacho a establecer que a la luz de lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, si el uso que hace de este signo respecto de los productos y servicios que comercializan los demandados puede crear confusión y riesgo de asociación asociadas al titular del registro. Como ya se estableció, además de dicha semejanza en las expresiones, es importante mencionar que de conformidad con las imágenes y capturas de pantalla obrantes a folios 48, 49, 83 y 92 del Cuaderno 1, puede observarse que los demandados Hugo Beltran y Germán Mora, comercializan Motosierras, a las cuales identifican con el signo Stihl.

Quiero aclarar acá que el signo Stihl, debe señalarse que la marca Stihl de titularidad de la demandante, se encuentra registrada en la clase 7 de la clasificación Internacional de Niza, la cual ampara los siguiente productos «máquinas y máquinas herramientas, motores excepto para vehículos terrestres, acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres) grandes instrumentos para agricultura, incubadoras, carburadores, alimentadores, sierras mecánicas, partes mecánicas máquinas, cortadoras mecánicas, tejedoras, aparatos mecánicos de pulverización para fines agrícolas y forestales, herramientas para taladrar en tierra, mecánicas, máquinas forestales y herramientas, máquinas para cosecha de madera”.

Así como se observa, estamos frente al uso de una expresión similar para desarrollar una actividad económica, que está relacionada con los productos amparados bajo la marca de la demandante, lo que podría implicar que lo consumidores compren los productos que están ofreciendo los demandados, que están comercializando los demandados, pensando erróneamente que allí se comercializa o que se están vendiendo los productos de la parte demandante. De esta manera, el Tribunal, ha manifestado que existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión: «1) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y servicios distinguidos por ellos; 2) Evidenciar entre los signos y semejanzas entre los productos y servicios y 3) Semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; 4) Semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos”.

Siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores: la identidad o semejanza entre los signos en disputa y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. En este orden de ideas, en el caso bajo estudio, estamos frente al tercer escenario, es decir semejanza entre los signo e identidad de los productos, pues como se expresó anteriormente hay similitud ortográfica y fonética entre los signos confrontados, sumado a que los dos se usan para identificar una máquina cortadora mecánica en este caso una motosierra. Aún más, cuando de conformidad con los dispuesto en el literal d) de la Decisión 486 de 2000, señala que, tratándose del uso de un signo idéntico para productos y servicios idénticos, se presumirá, que existe riesgo de confusión, es decir, aquí no solamente nos apoyamos en la presunción, sino que también en el cotejo y en los hechos y pruebas narradas por los demandantes, encontramos que efectivamente existe ese riesgo de confusión en el mercado.

En consecuencia, el Despacho concluye que existe riesgo de confusión, pues los demandados, a través del perfil Agromotores de Colombia, en la página Mercadolibre, comercializan, sin alguna licencia o autorización y menos aún un derecho marcario, motosierras identificadas con los signos de la demandante. Además, debe tenerse en cuenta, que el producto comercializado por los demandados, se encuentran amparada por los registros marcarios de la demandante, esto es máquinas cortadoras mecánicas. Por lo anteriormente expuesto, se tiene que los consumidores, podrían adquirir los productos comercializados por los demandados bajo la falsa creencia que allí pueden adquirir los productos de la demandante, lo cual no corresponde a la realidad; de tal forma el Despacho, encuentra configurada la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Andreas Stihl Ag & Co kg, en los términos del literal d) del art. 155 de la Decisión 486 de 2000.

Aclarado lo anterior y ya despejado todo lo que corresponde a las marcas nominativa y mixta de la demandante, seguimos entonces con lo correspondiente al Diseño Industrial. Téngase en cuenta pues, que también en la parte de marcas cubra un papel muy importante la confesión ficta, en la

que también la demandante manifestó que no había otorgado ninguna licencia para el uso de las marcas que son de su titularidad, eso también soporta que efectivamente ellos los demandados están haciendo un uso no autorizado de las marcas de titularidad de la demandante.

Sobre el Diseño Industrial, tenemos entonces, que de acuerdo con la documental que se encuentra a folio 29 del Cuaderno 1, Andreas Stihl Ag & Co kg, es titular del Diseño Industrial, el cual corresponde a la motosierra con el diseño que se evidencia en dicha certificación. Vamos entonces a evaluar las infracciones alegadas y criterios de determinación de su configuración. Las infracciones que según la parte demandante, se configuraron por el comportamiento de los demandados respecto a este Diseño Industrial y que se evidencian en el escrito de demanda son las siguientes: «a través del perfil MercadoLibre, Agromotores de Colombia, al cual se puede acceder a través del link https..//perfil.mercadolibre.com.co/agromotoresdecolombia, se comercializan productos cuyos diseños son confundiblemente similar por presentar diferencias que son secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro número 8570, de propiedad de la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg”, eso está en el hecho dos punto uno del escrito de demanda.

Desatado lo anterior, entonces tenemos nosotros que lo correspondiente a este Diseño Industrial, corresponde analizar también el art. 129 de la Decisión 486 de 2000, en donde en el inciso segundo se indica lo siguiente: “El registro, también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto, cuyo diseño sólo presenta diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a está”. Esto pues, de conformidad con lo manifestado por la parte demandante. Como se puede apreciar, el elemento común para la configuración de la infracción señalada es la producción o comercialización de un producto que copia un diseño industrial, ya sea de manera idéntica, por lo tanto, si se acredita que el producto comercializado por la parte demandada no tiene esas características, no podrá verse configurada la infracción.

Esa consideración, nos impone entonces analizar unos criterios para determinar la existencia de diferencias secundarias en los diseños industriales. Para tal efecto, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es el Diseño Industrial y es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, dentro del procesos 208 IP de 2015, ha mencionado que el tema acerca del tema del Diseño Industrial, ha sido analizado en un documento elaborado también por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del cual fue tomado los principales aspectos y procederé a leerlos:

«Elementos comunes en la definición de Diseño Industrial:

En la definición de Diseño Industrial que figura en los textos jurídicos se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

Visibilidad. Se parte de la base, de que los Diseños Industriales, deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad, es una condición para que el Diseño Industrial sea reconocido, al incorporar en un producto específico la forma o la apariencia deben ser visible y susceptibles de ser visualmente apreciado. Se exige

también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Este aspecto, es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal; por ejemplo cabe considerar que el interés de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como del exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto, análogamente la forma de un sofacama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La Visibilidad, tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas automóviles o electrodomésticos

Apariencia Esencial. El diseño, concede al producto, en el que está incorporado una apariencia particular, además hace, que un producto parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La Apariencia, es el resultado de la opción que toma el diseñador sobre un gran número de medios y técnicas posibles, incluidas la forma y el contorno el volumen los colores y líneas, el material y la textura y el tratamiento de la superficie.

Aspecto no técnicos. Los Diseños Industriales, se limitan exclusivamente al Aspecto Visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo, aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como la estética sólo las características del aspecto exterior que obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior, puede derivarse de los efectos que se apliquen en la superficie del producto, características bidimensionales de la forma del producto, características tridimensionales o lo que es más común de una combinación de ambos tipos de características. Finalmente, la OMBI, aclaro lo siguiente que es otro aspecto,

La Incorporación de un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir productos que tiene finalidades útiles y funcionales, su objetivo primordial no es hacer objetos puramente estéticos como las obras de bellas artes. El requisito que un diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ellos que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de tipo industrial o tenga aplicaron industrial. En otras leyes, se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanías.”

Continúa la misma interpretación Prejudicial, indicando lo siguiente frente las diferencias secundarias: “El artículo 115 de la Decisión 486 de 2000, señala que las diferencias que es poseer un diseño en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarios sin que se refieran a otra clase de productos ya que ello no lo librará de ser confundible”. Según el Tribunal de la Comunidad Andina:

“Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas, cuando la impresión general que produzca el Diseño Industrial, en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a

su disposición con anterioridad. Así mismo, deberá el nuevo diseño, conferir un valor agregado al producto expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales En este sentido es el consumidor, quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no en su elección de los productos en el mercado; ya que la finalidad del Diseño Industrial, es brindar un apariencia atractiva del producto. El criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre los diseños, es el determinado por la elección del consumidor medio; si para el consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los productos en comparación las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los productos por ser más atractivo estéticamente las diferencias son consideradas relevantes y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.”

Vamos ahora a aterrizar lo anterior al caso en concreto. Sobre la base de las anteriores precisiones, abordaremos el estudio en el caso que nos ocupa la presenta atención. Primero, vamos a analizar la ocurrencia de la infracción, teniendo claro los dos puntos supuestos fácticos del inciso segundo del art.129 de la Decisión 486 de 2000, para determinar la ocurrencia de la infracción; le corresponde al Despacho, primero establecer si se generó la supuesta infracción y segundo si existen pruebas necesarias para demostrar la ocurrencia de la misma. Según el artículo antes mencionado, habrá infracción, cuando se produzca o comercializa un producto que viole un Diseño Industrial, en el caso concreto, tal como consta en el expediente, está plenamente probado que los demandados, comercializan las motosierras que son objeto de litigio, de la forma como que se mencionó cuando se hizo el estudio respectivo relacionado con el uso de las marcas sobres las cuales es titular la demandante. Con lo anterior, queda probada hasta este punto la comercialización del producto por parte de los demandados.

Ahora, le corresponde al Despacho determinar si las motosierras comercializadas por la parte demandada son iguales o presentan diferencias secundarias respecto del Diseño Industrial de la motosierra Stihl de propiedad de la demandante. Para tal efecto, tenemos lo siguiente en cuanto al material probatorio: tenemos el peritaje que se allegó por parte de la demandante, también tenemos la declaración del perito Francisco Javier Herran Martinez, voy a mencionar algunos aspectos que corresponden a este punto que estamos estudiando. Se le preguntó por parte del Despacho lo siguiente: ¿Cuando usted, habla de similitud, también quiere decir que existe alguna diferencia entre uno y otro producto?, esto al minuto dieciséis, indicó: “claro los productos nunca son exactamente iguales, pero resulta que existe un factor fundamental del que se basa además el Diseño Industrial, para poder analizar los factores de carácter forma y estético que son los de la ergonomía cognitiva, los seres humanos reconocemos elementos fundamentales de un objeto en el caso por ejemplo de esas dos motosierras, si uno las mira independientemente en el mercado, podría reconocer que ambos independientemente que sean, cabe paso a señalar lo siguiente porque no son iguales sino similares, tienen los mismo elementos.

En la misma disposición el Despacho vuelve y pregunta: Como Usted menciona, que efectivamente los productos no son exactamente iguales, me podría indicar ¿Qué diferencias evidencia estéticas entre uno y otro producto, de conformidad con las fotografías que le indique anteriormente?, esto es al minuto 17 con 19 segundos: “entre las dos indudablemente hay por ejemplo bordes que los diferencian uno con el otro, por ejemplo por factores de carácter cromáticos, pero los factores

cromáticos no se tiene en cuenta los análisis de los diseños industriales tridimensionales, por ejemplo en los componentes relacionados con las diferentes curvas tanto en la parte superior como en la parte inferior del objeto”. Es claro entonces que las motosierras comercializadas por la parte demandante y los demandados no son idénticas, ya que presentan una serie de diferencias en sus diseños, por lo tanto se descarta de plano el supuesto del art. 128, sobre la copia idéntica del Diseño Industrial, de la Motosierra, por lo que el análisis subsiguiente girará en torno a las diferencias encontradas entre las mismas para determinar si esas diferencias son de carácter secundario o sustancial.

Según el Tribunal de la Comunidad Andina, habrá una diferencia sustancial por medio de la impresión de un consumidor medio, es por ello que se deberá determinar en primer lugar, quien es un consumidor medio de este tipo de productos y si existe una diferencia, en el carácter estético de las dos motosierras que afecte la elección del consumidor a la hora de compra, o si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente. En cuanto a la determinación del consumidor medio, para este caso en concreto el Despacho considera que para este tipo de producto el consumidor no es el que se considera como consumidor medio, en general, sino que es un consumidor más especializado, pues para el uso de las motosierras es necesario tener cierto grado de conocimiento, es decir, no cualquier consumidor puede comprar una motosierra y accionarla de manera normal y adicionalmente no es un producto que adquiera normalmente para el uso diario de los seres humanos de los consumidores o para el hogar.

No obstante esto, pues el Tribunal de la Comunidad Andina, nos dice quién es el consumidor medio de este producto, que son personas que laboran o que necesitan para sus labores ese tipo de herramienta. Ahora, en cuanto a las diferencias estéticas de las motosierras Stihl de los demandantes y Stihl de los demandados. En este proceso, existen pruebas de la parte demandante, que indican una serie de diferencias entre las motosierras. Este Despacho, hará un recuento de las diferencias establecidas por el Perito, para luego entrar a determinar si estas son o no diferencias sustanciales.

En ese orden de ideas, se tiene que el Perito, manifestó lo siguiente minuto 12:20: “Ante todo, quiero aclarar, que entre los dos objetos nunca hay igualdad, hay condiciones de similitud, que es precisamente lo que hace alusión el peritazgo y hace alusión a todos los estudios que se hacen sobre los objetos”. Al minuto 13 señala cuando se le preguntó que si las motosierras eran iguales o similares estéticamente hablando indicó: “Es similar en la morfología en el ángulo que están presentándose ambos”. También se le preguntó en el minuto 16 ¿cuándo usted hablaba de Similitud, quiere decir que existe alguna diferencia entre uno y otro producto? Y dijo: “claro los productos nunca son exactamente iguales” y posteriormente el Perito indicó lo siguiente: “porque no son iguales, sino similares, tienen los mismos elementos, en la misma posición”. Minuto 17-19: “entre las dos indudablemente, por ejemplo, bordes que lo diferencian uno con el otro por ejemplo en factores de carácter cromático, pero los factores cromáticos no se tienen en cuenta en los análisis de diseños industriales tridimensionales, por ejemplo, en los componen relacionados con las diferentes curvas tanto en la parte superior como en la parte inferior”.

Minuto 17:50 el Despacho preguntó: respecto de la parte de la motosierra que le indique en la pregunta anterior ¿qué elementos encuentra usted diferentes? Respondió: “me remito al folio 10 del 15 del estudio, cuando nosotros hacemos el análisis por ejemplo a nivel estético, hablamos de

una serie de curvaturas, por ejemplo en la parte del asa superior”, aquí en esta respuesta, interrumpe el Despacho, y le dice vamos a ir por partes, primero en cuanto a las diferencias, porque están los dos elementos de forma directa aquí enfrente mío, las dos imágenes corresponden a la curvatura de la parte inferior del asa y lo que corresponde a la parte inferior del asa que son elementos, que por mal estético los diferencia. Pregunta el Despacho minuto 19:32: ¿solamente evidencia de diferencia en cuanto a eso? ¿no hay otra diferencia?, responde: “hay otra diferencia responde hay otra pequeña diferencia, pero no son estéticas sino formales y corresponden a un pequeño círculo que se encuentra en la parte posterior del mando de aceleración, que en el caso de Andreas Stihl no aparece y en el caso de Hugo Beltran, si aparece”, Minuto 20:19 se le pregunta: respecto de esta pieza, en la que se encuentra en color negro en la parte superior, me podría decir ¿si existe alguna diferencia entre el producto de la demandante y el producto comercializado por los demandados; estéticamente hablando? Responde: “voy a darle primero el nombre exacto, corresponde a usted hace mención al gatillo de bloqueo de seguridad, lo miramos desde el punto de vista formal y hay una similitud en el ángulo que entra desde el equipo hasta la parte posterior y la curvatura hacia la relación que tiene con el asa del equipo”.

Se le pregunta: ¿y la diferencia? Responde: “son diferencias sutiles que de acuerdo también al estudio, están fundamentadas en una aproximada similitud del 90%. Se le pregunta: ¿pero me podría indicar cuales son las diferencias?, me dice que si nota diferencias, minuto 20:04 responde: “son las que le acabo comentar, que son: parte de la curvatura de la pieza y curvatura de la parte inferior de la pieza que se encuentra en contacto directo con el asa”. Posteriormente se le pregunta: le estoy preguntando por el gatillo de bloque de seguridad número 4 folio 114 ¿usted evidencia alguna diferencia entre el producto de la demandante y el de los demandados?, responde: “solamente el largo”. Se le pregunta a minuto 23:18: es decir, ¿existe otra diferencia aparte de las que me mencionó anteriormente usted mencionó, superior curvatura inferior curvatura y ahora en el largo? también responde: “así es”.

Teniendo las anteriores evidencias, así como la propia observación que hace este Despacho de los productos enfrentados, por un lado que incorpora el Diseño Industrial de la demandante y por el otro el alegado como infractor, es claro que las diferencias entre uno y otro radican en lo siguiente:

i) fijador contra aceleraciones involuntarias, i) manilla posterior, iii) gatillo de bloque de seguridad,

iv) acelerador, v) empuñadura de la cuerda de arranque, vi) tensor de cadena, vii) base del motor,

viii) botón de aceleración, ix) asa de sostén anterior a empuñadura, x) palanca de control de freno,

xi) rejilla de ventilación, xii) tapa de cierre de depósito de combustible, xiii) tapa de cierre de depósito de aceite, xiv) asa posterior o manillar, xv) entrada de la espada.

Analizando el dictamen allegado por la parte demandante, en este punto quiero hacer una aclaración y es que en dicho dictamen el Perito señala que ha analizado 19 piezas, pero hay piezas que no se encuentran analizadas en el dictamen, es decir, él menciona que son 19 piezas la analizadas las resalta cuando hace alusión a las figuras o cuando las dispone en su dictamen pericial, pero no se encuentran en el correspondiente análisis. Estas corresponden a la número 2 el tema numero 2 como el mismo lo señala que corresponde a la tapa cilindro, tema 7 tapa de piñón de cadena, tema 9 garra tope, tema 13 depósito de combustible y tema 14 depósito de aceite. Al Despacho le extraña pues el análisis frente a esto y más adelante volveré hacer la mención al respecto.

Teniendo en cuenta los lineamientos del Tribunal de la Comunidad Andina, sobre el análisis del Diseño Industrial, este Despacho hará las siguientes precisiones respecto de los productos que ocupan la atención para el presente caso, relacionado también con las diferencias que evidenció:

Manillar posterior que es el tema 6 y gatillo de bloque de seguridad tema 4: se evidencia que los elementos relacionados son diferentes, pues el manillar posterior del producto de la demandante se encuentra con una inclinación o curvatura más baja que la del producto comercializado por los demandados, eso se evidencia a folio 118 del cuaderno 1 de este proceso. La forma de la misma pieza de la demandante, acá se relaciona en la comparación es más pequeña que las del producto de los demandados, el gatillo de bloqueo de seguridad ya hablando del tema 4, también cuenta con una forma estética muy diferente no solo en su forma, sino también en su tamaño.

La empuñadura de la cuerda de arranque: la del demandante es más gruesa y pequeña la empleada por los demandados. Adicionalmente me llamó mucho la atención que comparando este dictamen pericial y también analizando el documento que fue allegado también por la demandante que obra a folios 96-108 del expediente, no es una evaluación comparativa dice MS381 original versus imitación, preparado por Santiago Bueno Sánchez, que es el Ingeniero de Servicio Técnico, que como nos los aclararon también en los alegatos de conclusión hace parte del grupo de empleados de la sociedad del demandante. Se dice que esta empuñadura de cuerda de arranque es genérica esto a folio 100, señala lo siguiente: «el arranque también es un elemento genérico”, haciendo referencia a la pieza que el perito señala como tema número 11, es exactamente el mismo que el empleado de la parte demandante, que el de la parte demandada corresponde a un elemento genérico. Es decir, también verificado el uno y otro el Despacho no encuentra similitud: el de la demandada o el usado por la demandada es un poco más angosto, tiene una apariencia más larga incluso un poco que el de la parte demandante, esto genera las diferencias entre uno y otro producto.

Manillar posterior: contiene líneas y puntos totalmente diferentes no solo en cantidad si no también en la posición.

La base del motor: es a toda luz es diferente pues sus componentes contienen una forma que estéticamente para el Despacho, no se parecen tal como se evidencia en las fotografías anexas al dictamen pericial.

-El acelerador, botón de aceleración: contiene formas diferentes, pues el producto de la demandante es más largo y delgado y el producto de los demandados es más pequeño y ancho.

-El asa de sostén anterior a empuñadura: estéticamente no son iguales o similares, pues se evidencian diferencias en el tamaño, forma y posición.

La palanca de control de freno: de la demandante es más alargada y delgada. Lo mismo ocurre con algunos aspectos como es la tapa de cierre de depósito de combustible, se dice también respecto a esta tapa, se evidencia folio 100 en el documento allegado como evaluación comparativa por la demandante, elaborada por Santiago Bueno Sánchez, que la tapa es un elemento genérico el que usa la parte demandada, entonces en ese orden de ideas, tampoco se evidencia que sean elementos idénticos y también a simple vista tampoco se evidencia esa similitud o igualdad que quieren demostrar la parte demandante.

A pesar de que las dos motosierras tengan características similares como pues lo manifiesta la parte demandante, así como también el dictamen pericial y las declaraciones del mismo perito, hay elementos estéticos del diseño, como los antes mencionados que permiten a este Despacho diferenciar la apariencia física de los dos productos, lo que significa que las diferencias en el diseño de las dos motosierras pueden ser de carácter significativo.

En este punto quiero resaltar que en la conclusión tres, y retomando lo que había manifestado anteriormente el dictamen pericial en el que se menciona que son 19 piezas, pero que no se estudian cuatro de ellas, en ese dictamen pericial se mencionó lo siguiente en las conclusiones, específicamente en la conclusión 3: «acorde a lo anterior, se analizó por similitud un total de 19 componentes de los ubicados en el objeto de las páginas 6 y 7 sobre los valores relacionados en la página cinco, bajo el acápite valores de análisis, generándose como resultado una similitud de al menos 90% en todos y cada uno de los componentes trabajados”, circunstancias que no es cierta pues como se indicó anteriormente, en el dictamen no se tuvieron en cuenta no se analizaron los 19 componentes, de ahí que el resultado de similitud de al menos el 90% es errado no guarda concordancia con lo manifestado por el perito.

Ahora bien, en cuanto a la prueba destinada a determinar la impresión del consumidor, respecto de las diferencias de los dos productos que evidencia a folio 142, se indica que el 41% de los encuestados indicaron que los productos no son similares, es decir, para una gran parte, el 41%, los productos no guardan similitud, señalaron también que el parecido relevante se encuentra en los colores, un 58% de los encuestados, los cuales se sabe que los colores no son objeto del presente litigio. También señalaron que los productos generan un 43% de similitud en la carcasa estructura la cual el mismo perito no tuvo en cuenta en su dictamen pericial porque él mismo considera que no eran relevante, y en cuanto a los demás elementos como palanca para prender, nombre de la marca y la parte del motor, estuvieron entre el 15 y 9% de similitud. Adicionalmente, en dicha prueba no se explicó exactamente la clase de consumidor al que se le realizaron las encuestan o entrevistas, pues solo se indicó que el público objetivo eran hombres mayores de 18 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. Adicionalmente, los resultados refuerzan la postura de este Despacho, encaminadas a concluir que los productos no son idénticos o similarmente parecidos estéticamente, presentando diferencias más que secundarias del diseño protegido de la demandante.

Ahora, no se debe dejar a un lado, que la experticia técnica realizada por el perito analiza la similitud existentes entre las dos motosierras, más no las diferencias, y los resultados allí expuestos, se deben evaluar también entendiendo que el Perito, basó su evaluación en evidencia fotográfica y no en una comparación real y física entre el Diseño Industrial y el producto alegado como infractor, pues así lo manifestó en su declaración dijo que el dictamen pericial lo basó en fotografías mas no en los productos como tal, en el producto que fue adquirido por la demandante y el producto comercializado por la demandada.

Por lo anterior, es de suma importancia resaltar que aunque los objetivos del estudio, eran relevantes, los resultados del mismo pueden no ser objetivos o pueden llegar a variar ya que el estudio debía hacerse entre productos y no entre imágenes como ocurrió en el presente caso. Aunado a lo anterior es importante resaltar, que la comparación entre los productos no pudo

realizarse de forma objetiva, pues si bien se hizo un estudio sobre elementos o tema que para el perito eran relevantes, no se pudo evidenciar con claridad y certeza las formas del diseño, relieves y forma característica, del mismo. Quiero resaltar también que el perito solamente realizó al hacer su dictamen en elementos, componentes, piezas como él lo llama temas que para el eran relevantes, pero dejó a un lado muchos elementos que son objeto del registro, porque la motosierra no solamente se registró, el Diseño Industrial, por pieza separada, siendo un conjunto, pues así se evidencian las imágenes de la misma certificación.

Entonces para este Despacho quedaron muchas dudas respecto de otras piezas que también se consideran importantes y que a simple vista con las fotografías, incluso también debe señalar que existen otras piezas de las que mencioné anteriormente que ni siquiera se veían como para poder hacer una comparación, como el tensor de cadena, este no era claro no se podía ver exactamente cómo era la pieza de una u otra. Así las cosas, deberá este Despacho, señalar, que desestimará las pretensiones de la presente demanda con relación al Diseño Industrial, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

También quiero dejar claro, que llama mucho la atención de este Despacho, que en el dictamen Pericial y en la explicaciones del perito siempre habla de que existe similitud, pero a simple vista hay varios factores de las piezas de los productos que son totalmente diferentes, como lo mencione anteriormente, eso refuerza lo relacionado con el diseño industrial, que es un 10% que a criterio del perito no debía evaluarse, entonces en ese orden de ideas al Despacho no le queda más si no como lo manifestó anteriormente desestimar las pretensiones o lo correspondiente al Diseño Industrial, pues por cuanto a que se haya incurrido en violación a la titularidad que tiene la parte demandante respecto del diseño industrial de la forma como se ha estudiado anteriormente.

Finalmente, el Despacho, señala que el art. 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso exclusivo de la marca se obtiene desde el registro de la misma ante la entidad competente, en el presente asunto el registro se solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que fue debidamente allegado. El Despacho considera que va a pronunciarse respecto, de cada una de las pretensiones de la demanda, para que quede clara la parte resolutiva de la misma:

En cuanto a la pretensión primera señala la parte demandante: “que se declare que el uso de que los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, hacen en Colombia de la marca Stihl Mixta con certificado de registro número 94445 y Stihl Nominativa con registro 142766 para identificar en el comercio guadañas y motosierras infringe el derecho al uso exclusivo que la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg ostenta sobre dichas marcas conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Esta pretensión observa el Despacho que es posible subsumirla, incorporarla, con lo pretendido en la segunda pretensión; la segunda pretensión señala lo siguiente: “que se declare que el uso que lo señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, hacen en Colombia de las marcas Stihl mixta con certificado de registro número 98445 y Stihl nominativa con certificado de registro 142766 para identificar en el comercio guadañas y motosierras se encuentra inmerso dentro de los actos contemplados por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como infracción marcaria, particularmente en los contenidos en los literales a) y d) del artículo 155, pues ambas van encaminadas a que se declare la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante”, entonces se realiza esta salvedad, pues en la parte resolutiva se decidirá de manera conjunta frente a estas dos pretensiones.

Quiero aclarar algo y es que el Despacho evidencia que existe al parecer un error de orden tipográfico, mecanográfico en cuanto a los números de la Resolución, no obstante pues ponemos las correctas y ya sabemos cuáles son, y en la parte motiva se ha hecho una expresa claridad respecto a una y otra, entonces en la parte resolutiva también haremos la corrección correspondiente indicando los números de las certificaciones y los certificados que son correctos para los productos de los cuales es titular la parte demandante.

Solicitó también la parte demandante, pretensión tres: “que se declare que la comercialización que los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, hacen en el mercado Colombiano del producto identificado como motosierras Stihl MS381, que reproduce de manera no autorizada de un diseño confundiblemente similar, que solo presenta diferencias secundarias respecto al diseño industrial con certificado de registro 8570, infringe el derecho de explotación exclusiva que ostenta la sociedad Andreas Stihl sobre dicho diseño, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Teniendo en cuenta, y quiero hacer esta salvedad también respecto todas las pretensiones, hay unas pretensiones que se encuentra marcas y diseño industrial en una misma, téngase en cuenta, que lo que tiene que ver con diseño industrial, se negará, por cuanto como lo mencioné anteriormente el Despacho no considera que los demandados se encuentren infringiendo este derecho, solamente se concederá lo correspondiente a las marcas. En ese orden de ideas, esta pretensión será negada.

Cuarto: “que como consecuencia de cualesquiera de las anteriores declaraciones se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial que vienen desarrollando en contra de los intereses de la sociedad Andreas Stihl, como titular en Colombia de las marcas Stihl con certificado de registro 98445 y Stihl Nominativa con certificado de registro 142766 y el Diseño Industrial con certificado de registro número 8570,” respecto del certificado de registro pues no se concederá la pretensión, respecto de sus marcas sí.

“Que se prohíba a los señores Hugo Beltran Rojas, y Edgar German Mora, la venta y comercialización del producto identificado como motosierra Stihl ms381 por hacer uso de una marca confundiblemente similar a las marcas Stihl Mixta, con certificado de registro 98445 y Stihl Nominativa, con certificado de registro 142776 y reproducir de manera no autorizada el diseño confundiblemente similar que solo presenta diferencias secundarias”, respecto al Diseño Industrial con certificado de registro número 8570 de propiedad de la sociedad Adreas Stihl, no será decretado por lo manifestado anteriormente.

Sexto, “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, retirar de los círculos comerciales todos los productos identificados como motosierra Stihl ms381 por hacer uso de una marca confundiblemente similar a las marcas Stihl Mixta con certificado de registro 98445 y Stihl Nominativa, con certificado de registro número 142766 y reproducir de manera no autorizada un diseño confundiblemente similar que solo presenta diferencias secundarias respecto al Diseño Industrial con certificado de registro número 8570 de propiedad de la sociedad Andreas Stihl”, lo pertinente a esta respecto a diseño industrial.

Séptimo: “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, retirar de los círculos comerciales cualquier otro producto idéntico o confundiblemente similar al Diseño Industrial con certificado número 8570 de propiedad de la sociedad Andreas Stihl también como no se considera infracción respecto este derecho de propiedad industrial, entonces se negará esta pretensión.

Octavo, “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a retirar de los círculos comerciales cualquier otro producto que haga uso de una marca idéntica o confundiblemente similar a las marcas Stihl Mixta con certificado de registro número 98445 y Stihl Nominativa, con certificado de registro número 142766 de propiedad de la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg, incluyendo los envases embalajes, etiquetas, material impreso o publicidad u otros materiales utilizados para la comercialización de producto identificado como motosierra Stihl ms361, o cualquier otro producto idéntico o confundiblemente similar al Diseño Industrial con certificado de registro número 8570 de propiedad de la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg”, se concederá esta pretensión, excepto lo correspondiente al Diseño Industrial.

“Que se prohíba a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, usar las marcas Stihl mixta con certificado de registro número 98445 y Stihl nominativa con certificado de registro número 142766 y el diseño industrial con certificado de registro número 8670, o cualquier otro signo confundiblemente similar para identificar en el mercado colombiano productos comprendidos dentro de las clase 4 y 7 dentro de la Clasificación Internacional de Niza” será concedida.

Décimo: “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, en un término razonable fijado en la sentencia la destrucción de los productos identificados como motosierra Stihl ms381, por hacer uso de una marca confundiblemente similar a las marcas Stihl Mixta con certificado de registro número 98445 y Stihl Nominativa con certificado de registro número 142766, reproducir de manera no autorizada un diseño confundiblemente similar que solo presenta diferencia secundarias respecto al Diseño Industrial con certificado de registro número 8570 de propiedad de la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg”, respecto a este punto es importante mencionar que no se concederá la destrucción de los productos, toda vez que no se declara que haya infracción en cuanto al Diseño Industrial y en cuanto a la marca, la nominativa y la mixta, hay pretensiones que serán concedidas y que se le prohíbe a los demandados el uso de la marca y que se abstengan de comercializar productos bajo dichas clases y que sean registradas por la demandante bajo esas clases. Entonces, en ese orden de ideas y bajo esos criterios no será concedida esa pretensión.

Once, “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora informar a la sociedad Andreas Stihl como titular de los derechos infringidos sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes infractores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, esta pretensión será acogida por este Despacho.

Doce, “que se adopten en contra de los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción a los derechos a la propiedad intelectual de la sociedad Andreas Stihl Ag & Co kg”, esta pretensión no será acogida por este Despacho, toda vez que se considera que las medidas necesarias para evitar la continuación

o repetición de la infracción abarcan las demás pretensiones que serán decretadas, entonces en ese orden de ideas se negará esa pretensión.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Trece, “que se condene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a pagar a favor de mi representado el monto de los perjuicios a ella causados con ocasión a la infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre las marcas Stihl Mixta con certificado de registro número 98445 y Stihl Nominativa con certificado número 142766 y el Diseño Industrial con certificado de registro número 8570”, respecto de diseño industrial pues sabemos que no será concedido. Ahora, pues si bien se estableció una infracción a Derecho Industrial como son las marcas deberá determinarse si con esa infracción se causaron perjuicios y también establecer la cuantificación pues eso también fue objeto número 3, 4 de la fijación del litigio.

En el presente asunto, señala la demandante que el perjuicio ocasionado por la infracción de los demandados a los derechos de propiedad industrial que este ostenta corresponde a el lucro cesante, perjuicio que en los términos del artículo 1641 del Código Civil corresponde a «la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento», según lo manifestado en el escrito de la demanda se establece que la suma por concepto de lucro cesante es de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($61.608.694) el

cual corresponde «multiplicar el valor promedio de la utilidad obtenida por Stihl S.A.S. por la venta de una motosierra de referencia ms381 y ms382, por el número de unidades vendidas por los demandados a través del perfil Agromotores de Colombia”, folio 217 del cuaderno 1.

Conforme a lo probado en el proceso fue posible determinar que los demandados infringen los derechos de propiedad industrial, en cuanto a las marcas con certificado de registro número 280124 y número 98445, no puede entenderse que por este hecho se haya configurado el perjuicio de lucro cesante a la demandante, pues para ello debió demostrarse con certeza que si no fue por la comercialización de los productos de los demandados identificados con los signos infractores, las 137 personas compradoras de estos hubiese comprado las motosierras a Andreas Stihl, es decir que de acuerdo a la forma en que esta alegado el perjuicio, no corresponde a un lucro cesante. Ahora, debe tener en cuenta la demandante, que fue está, quien señaló la referencia ms381 se dejó de comercializar por parte de la misma demandante en el año 2016, lo que implica que no deja de recibir ninguno concepto en cuanto a este diseño, por cuanto con anterioridad a la comercialización del producto infractor la misma demandante había dejado de recibir suma alguna o alguna ganancia por esa referencia ello implica que aunque los compradores de los demandados no pudiera adquirir dicho producto ya había salido el mismo del mercado, es decir incluso no lo iban a adquirir. Por todo lo anterior, se tiene que la demandada no dejó de percibir algún ingreso en ocasión a la comercialización de motosierras, pues ello no fue demostrado.

Ahora, pretensión catorce: “que se ordene a los señores Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a realizar la publicación de la sentencia que ponga fin al presente proceso en un diario de la amplia circulación dentro de los ocho días siguiente a su notificación”, esta pretensión será concedida y finalmente que condene en costas a la parte demandada pretensión que será acogida.

Téngase en cuenta, que si bien el artículo 206 del Código General del Proceso, en cuanto a la estimación de perjuicios señala lo siguiente «dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo». Si bien señala esto el artículo 206 este Despacho considera que haciendo una lectura de dicho artículo, pues señala que el juramento hace prueba del monto, no obstante los criterios que manifestó la demandante respecto a los cuales se deba acceder a dicha solicitud, es decir el lucro cesante, no están probados, no están debidamente probados, el Despacho no considera que exista material probatorio alguno con el cual se pueda evidenciar que efectivamente existió ese lucro cesante en la forma como fue explicada anteriormente.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Ahora, en cuanto a las Agencias en Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 365 y el numeral tercero del artículo 366 del Código General del Proceso, este Despacho fijará las Agencias en Derecho, correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada, para ello se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA 16-1054, específicamente el artículo 5 numeral 1. Lo correspondiente bajo el criterio de la naturaleza del asunto, al tratarse de un proceso sin cuantía determinada, debido a la aplicación del régimen que ocupa la presente acción. Sobre esa base se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

($4.140.580) para cada demandado, en conjunto serían diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que corresponde a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160) entre los dos, como mencione anteriormente, cada uno pagará la mitad correspondiente a sus diez salarios mínimos legales mensuales vigentes

En mérito de lo anteriormente expuesto la Superintendencia de Industria y Comercio administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, han infringido los derechos de propiedad industrial de Andreas Stihl Ag & Co Kg, respecto de las marcas con certificado número 98445 y 28012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de Andreas Stihl Ag & Co kg, respecto de las marcas con certificados números 98445 y 28012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO. ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a abstenerse de comercializar productos registrados para las clase 4 y 7 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados con las marcas Stihl conforme a los certificados números 98445 y 28012.

CUARTO. ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a retirar de manera inmediata de los círculos comerciales todos los productos registrados para las clases 4 y 7 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados con las marcas Stihl conforme a los certificados 98445 y 280124.

QUINTO. ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a retirar de manera inmediata de los círculos comerciales todos los productos envases embalajes etiquetas material impreso o de publicidad u otros materiales utilizados para la comercialización de una marca idéntica o confundiblemente similar a las marcas Stihl registras para las clases 4 y 7 en la Clasificación Internacional de Niza, conforme a los certificados 98445 y 280124.

SEXTO: ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a abstenerse de usar las marcas Stihl registradas para las clases 4 y 7 de la Clasificación Internacional de Niza conforme a los certificados 98445 y 280124.

SÉPTIMO: ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, retirar de manera inmediata de los círculos comerciales todos los productos registrados para la clase 4 y 7 en la Clasificación Internacional de Niza identificados con las marcas Stihl, conforme a los certificados números 98445 y 1280124.

OCTAVO: ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a que dentro de los treinta

(30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia informe a la sociedad Andreas Stihl Ag & Co Kg, la identidad de terceros que hayan participado en la producción y distribución de los productos infractores.

NOVENO: ORDENAR a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia publique la misma en un diario de amplia circulación nacional como es el periódico El Tiempo.

DÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR en costas a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, para efectos se fija como agencias en derecho la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580) por cada demandado, eso es en total diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que corresponde a OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160).

Por secretaria procede a realizar la correspondiente liquidación.

DÉCIMO SEGUNDO: La anterior decisión se notifica en estrado a las partes.

Antes de otorgarle el uso de la palabra a la parte demandante quiero dejar una claridad toda vez que en los numerales primero, segundo, tercero se indicó que el certificado es 28012 pero este corresponde al certificado número 280124. En cuanto al numeral segundo se ordena cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial, respecto de las marcas con certificado 98445 280124 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, tercero ordenar a Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, a abstenerse de comercializar productos

registrados para las clase 4 y 7 de la Clasificación Internacional de Niza, identificado con la marca Stihl conforme a los certificados número 98445 y número 280124 declarar que Hugo Beltran Rojas y Edgar German Mora, han infringido los derechos de propiedad industrial de ANDREAS STIHL, respecto a las marcas con certificado 98445 y 280124 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

La anterior decisión queda notificada a las partes por estrados.

[La parte demandante interpone Recurso de Apelación contra la Sentencia]

Por admin, 26 de julio de 2019