Manuel Antonio Novoa Bermudez vs. American Polygraph Institute y otros

Expediente: 18-273782

Demandante: MANUEL ANTONIO NOVOA BERMUDEZ

Demandado: AMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE Y/O INSTITUTO AMERICANO DE POLIGRAFIA S.A.S.

Funcionaria: CAMILA ANDREA MEDINA GOMEZ.

Teniendo en cuenta que no se presentó ninguna nulidad o irregularidad en el presente caso que impida proferir una decisión de fondo entonces continuaré con la sentencia.

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]

Lo primero que se entrará a determinar es la legitimación. Es un presupuesto sin el cual, sin existir una legitimación no habría lugar tampoco entonces a estudiar tampoco si existe o no una infracción a la propiedad industrial alegado por la parte demandante.

Es así como en materia de propiedad industrial, en la norma se establece la legitimación en el Artículo 238 de la Ley 486 del 2000 el cual señala lo siguiente: “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar la acción ante la Autoridad Nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. En ese orden de ideas, pues quien cuenta con la legitimación en la causa para actuar o para incoar una acción o una demanda por infracción a derechos en materia de propiedad industrial es el titular o tiene que ser el titular de un derecho de propiedad industrial, de los contemplados en la Decisión 486 del 2000. Razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisión o no de esa infracción entraré a estudiar este aspecto.

En el presente proceso se encuentra que en [error del juez] acreditado que el señor MANUEL ANTONIO NOVOA es titular de la marca mixta que se evidencia en la certificación obrante a folio 10 del expediente. Es la marca que se encuentra con certificado número 504594 vigencia al 31 de octubre del 2024, pues lamentablemente no nos funcionó el televisor pero la estamos exhibiendo en este momento acá en unas diapositivas que posteriormente se anexaran al acta de esta diligencia.

Para identificar servicios de la Clase 41 del la Clasificación Internacional de Niza, específicamente servicios de educación y formación para proveer enseñanza, capacitación entrenamiento y actualización de conocimientos relacionadas con la poligrafía, en psicofisiología forense, poligrafía y las técnicas y tecnologías utilizadas para la evaluación forense de la credibilidad, educación no escolarizada sobre del desarrollo de manejo de equipos de poligrafía.

Ese aspecto pues da cuenta la documental que acabé de mencionar y que efectivamente el señor MANUEL ANTONIO NOVOA BERMÚDEZ es efectivamente la persona quien se encuentra legitimada como titular de la marca para entablar esta acción por infracción a derechos de propiedad industrial.

[INFRACCIÓN LITERAL D]

Aclarado el tema de legitimación, no debemos olvidar también la fijación de litigio que se concertó en tres puntos a saber: el primero, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la parte demandada hizo uso de la expresión “American Polygraph Institute”; segundo, determinado lo anterior, se entrará a estudiar si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial que el demandante ostenta sobre la marca mixta que pues se está exhibiendo y se mencionó anteriormente, registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y finalmente encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta el demandante sobre la marca, que se encuentra exhibida, deberá determinarse la existencia del daño reclamado y la cuantía de los perjuicios ocasionados de conformidad con el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

A efectos de establecer la posible infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta la parte demandante, es necesario recordar lo dispuesto en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, norma de pertinente aplicación al caso en concreto teniendo en cuenta lo expuesto en el hecho 1.7, y es así como la norma señalada contempla lo siguiente: “Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.

A partir del contenido de esa norma, se tiene entonces que para que se configure la infracción a los derechos de propiedad industrial, es necesario establecer tres aspectos a saber. El primero el uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor; segundo la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado; y tercero el riesgo de confusión o de asociación del signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados esos tres elementos, corresponde entonces proceder con la protección del derecho que ha sido alegado por la parte demandante

Es así como entonces empezaré a analizar cada uno de los presupuestos del literal d.

El primero de ellos corresponde al uso en el comercio del signo presuntamente infractor. En este caso se probó que la demandada uso la expresión alegada por la parte demandante como infractora. Es así como de conformidad con las pruebas allegada al proceso, es posible concluir entonces que la demandada usa la expresión “American Polygraph Institute” para promocionar servicios de educación en el área de la poligrafía. De ello dan cuenta las documentales aportadas al expediente y que voy a enumerar de la siguiente manera: primero, documental obrado en folio 12 donde se evidencia la expresión “American Polygraph Institute” para promocionar la demandante, la demandada perdón, para promocionarse como una academia líder en el entrenamiento profesional de poligrafistas, con alta reconocida vocación académica y científica en el área de la psicología forense. Además, consolidamos a través de procesos exigentes de estándares de calidad e incremento de destrezas y habilidades para una mayor confiabilidad y validez de cualquier proceso en la aplicación de las técnicas poligráficas más avanzadas y aceptadas a nivel mundial.

Se tiene también la documental obrante a folio 16 donde se observa el ofrecimiento de un curso básico en el cual se indica lo siguiente: “American Polygraph Institute es una organización especializada en el campo de la poligrafía”. Más adelante continúa señalando lo siguiente: “por ello, ofrece a ustedes este importante curso de poligrafista profesional”. Se tiene también la documental obrante a folio 19 en la que se evidencia que el “American Polygraph Institute” expide el certificado que lo acredita como psicofisiólogo forense poligrafista profesional. También la documental obrante a folio 30 del expediente en donde se indica que la demanda “es la primera academia de poligrafía en Colombia y América que cuenta con sala de audiencia propia y tecnológicamente equipada con el objeto de permitir al estudiante de poligrafía desarrollar técnicas y destrezas”.

Finalmente, tampoco se debe dejar a un lado que la demandada no contestó la demanda y en ese sentido hay unos hechos que se deben dar por cierto, los que corresponden a los siguientes: 1.1 “En julio de 2018 el titular del signo registrado realizó una serie de búsquedas en sitios de internet, con sorpresa se encontró un establecimiento denominado American Polygrapgh Institute y/o Instituto Americano de Poligrafía en el que usa para ofrecer servicios de enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con la poligrafía. Es decir, para los mismos servicios que tiene debidamente protegidos la referida marca”. Hecho 1.8 “el signo American Polygraph Institute está siendo usado para distinguir la prestación de servicios de enseñanza, capacitación entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con la poligrafía que tiene como finalidad el entrenamiento profesional de poligrafistas”.

Esas pruebas junto pues con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada, en el cual coinciden las direcciones físicas de la ciudad de Barranquilla, permite concluir que en el presente asunto se encuentra acreditado efectivamente que la demandada hace uso en el comercio de la expresión “American Polygraph Institute” en la forma como pues se mencionó anteriormente.

Continuamos entonces con el segundo aspecto que corresponde a la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Aquí se abordará también el segundo aspecto de la fijación del litigio, relacionado con determinar si el uso de la expresión “American Polygraph Institute” por parte de la demandada constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta el demandante sobre su marca. Para dar respuesta a este punto es necesario realizar el cotejo entre los signos usados tanto por la parte demandante que fue registrado tanto por la parte demandada. El signo usado o el signo registrado por la parte demandante corresponde a la marca mixta que se observa al lado derecho y la expresión usada por la demandada corresponde a la “American Polygraph Institute” que se encuentra en el lado izquierdo de la presentación. A efecto de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto, es necesario también precisar que la marca registrada por la demandante es una marca mixta y que se encuentra registrada para identificar servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza en los cuales ya hice lectura en un inicio.

Por el contrario, la parte demandada usa una expresión, es decir, usa un signo denominativo, por lo que a efectos de realizar el cotejo se tendrá en cuenta que el mismo, es decir el cotejo, es en relación frente una marca mixta con un signo denominativo. Así las cosas, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto. Es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica o figurativa o conceptual o ideológica”, esto en el Proceso 47P 2015. En cuanto a la comparación de signos mixtos y distintivos tenemos también que el mismo Tribunal señala lo siguiente:

los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números individual o conjuntamente estructurados que integran un conjunto o un todo pronunciable que puede o no tener significado concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo y arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo, una o varias palabras y un elemento gráfico, una o varias imágenes. Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo en los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la cabeza del consumidor, puede ser que el elemento preponderante no sea ese sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor de acuerdo con las particularidades de cada caso”.

Los anteriores criterios también se pueden encontrar en el Proceso 35IP de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior pues encuentro que el signo del demandante, el elemento predominante es el elemento gráfico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el tamaño de las figuras abarca la mayor parte del signo, la parte figurativa cuenta con los colores azul y verde los cuales resaltan mucho más que las palabras. En cuanto al diseño encontramos también lo siguiente: se encuentra conformado por un especie de escudo de color azul en el que en el centro se ubica la expresión “LPI” y en los soportes o tenantes del mismo aparecen unas hojas verdes entrelazadas que surgen desde la parte inferior del escudo, parte que es entendida desde la heráldica, como lema o la divisa, en el cual aparece para el caso en concreto y en un tamaño de letra pequeña el elemento denominativo del signo registrado, esto es “Latin American Polygraph Institute”.   Teniendo en cuenta que se evidenció la prevalencia del signo gráfico del signo demandante, se deberá dar aplicación entonces a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina quien al respecto en el Proceso 35IP estableció lo siguiente:

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se deberá identificar cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si es el denominativo o el grafico. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habrá lugar a confusión entre las marcas pudiendo ellas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo cuando puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”.

Es así como se evidencia en el caso que se está estudiando que al predominar el elemento grafico no hay lugar a confusión, más aun cuando se observa que en cuanto a la parte denominativa lo que mas se resalta en el signo y que puede generar impacto en la mente del consumidor, si es del caso, son las letras “LPI”, más no la expresión “Latin American Polygraph Institute”. Adicionalmente, no debemos dejar a un lado tampoco que esta marca mixta que se puede evidenciar se encuentra integrada por tres palabras en idioma extranjero cuyo significado en principio podría considerarse como de fantasía, frente a lo cual el Tribunal de Justicia de la CA en proceso 72IP de 2012 adujo lo siguiente:

cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara a una expresión a nivel local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés, que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

Para el caso objeto de análisis se tiene entonces que las tres palabras “Latinamerican Institute Polygraph” tienen una raíz que sirve al vocablo de la lengua española, esto es “latinoamericano”, “poligrafía” e “instituto”, expresiones que como lo indicó el Tribunal Superior de Bogotá en la Decisión del 6 de mayo de 2019 por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesta en contra del auto que resolvió las medidas cautelares en este mismo proceso:

aunque no se presenta a ninguna duda que exista similitud entre los nombres Latinamerican Polygraph Institute LPI y American Polygraph Institute, lo cierto es que la primera que está registrada a favor del señor MANUEL ANTONIO NOVOA RAMÍREZ mediante resolución número 66078 del 31 de octubre del 2014 se encuentra conformada por tres palabras de origen inglés que individualmente consideradas resultan ser genéricas pues se refieren a aspectos de naturaleza global para el tipo de servicio que presta”.

Ahora, si bien la parte demandante en sus alegatos de conclusión indicó que se deberá tener en cuenta la calidad de la persona es decir que el representante legal de la parte demandada el señor Néstor Diaz era estudiante, MANUEL ANTONIO NOVOA, así como la demandada oferta servicios sin las respectivas autorizaciones, no es menos cierto que ya implica otro tipo de actuaciones judiciales, mas no esta. Finalmente, se deberá tener en cuenta que el signo en controversia usa expresiones que se consideran descriptivas, genéricas y de uso común. Al respecto, se tiene que el Tribunal Andino de Justicia indicó lo siguiente en el proceso 34IP 2013:

la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar en alguna forma el producto o servicio que desea proteger o cuando por si solo pueda servir para identificarlo. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor destino etc. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio del que se trata. Se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva”.

Es así como la expresión que acompaña al signo del demandante es genérica, pues al preguntarse ¿qué es? se tiene que el mismo MANUEL ANTONIO NOVOA, demandante, indicó en el interrogatorio de parteque el signo identifica un instituto de poligrafía, el cual no existía en Colombia y de ahí que se creara la marca. Adicionalmente, tenemos que el apoderado del demandante indicó que si bien la marca es débil no es menos cierto que se debe proteger. Esto, pues cuando señaló que la marca era evocativa. Al respecto tenemos la interpretación prejudicial 16 del 2012 que señala lo siguiente:

Signos evocativos: la marca débil. Un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contienen partículas de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que por su naturaleza no admiten apropiación exclusiva. Al respecto el Tribunal ha sostenido que todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común y si evoca una cualidad del producto o servicio el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades” (proceso 99IP 2004, publicado en la Gaceta Oficial número 1134 del 11 de noviembre de 2004).

Ahora bien, los signos evocativos solo sugieren en el consumidor o usuario ciertas características, cualidades o defectos del producto o servicio, exigiéndole a hacer uso de la imaginación y entendimiento para relacional tal signo con este objeto. El Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que:

las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar comprender que productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y por lo tanto es registrable”. 

De esto se puede concluir que, si bien el apoderado de la parte demandante manifiesta que el signo es evocativo, las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifiestan lo contrario. Es decir, que para que un signo sea evocativo, no tiene (error del juez), el consumidor tiene que usar su imaginación, caso que no ocurre en el presente caso como se mencionó anteriormente, el signo es genérico.

Es por lo anterior que se negaran las pretensiones de la demanda, pues no se encontró probada la infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta el demandante sobre la marca mixta con certificado con número 504594 y que obra folio 10 del cuaderno 2

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

En cuanto a las costas, no se condenará en costas, pues la parte demandada no se pronunció en este proceso.

Es así como en mérito de lo anterior, la Abogada del Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia

SEGUNDO. SIN CONDENA en costas por no aparecer causadas

Esta decisión queda notificada en estrados.

[La parte Demandante interpone Recurso de Apelación contra la Sentencia.]

Por admin, 11 de octubre de 2021