Fecha: 8/08/2019
Expediente No. 18-096305
Demandante: KENTUCKY FRIED CHICKEN HOLDINGS LLC -KFC-
Demandado: ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS -APROCAR-
Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ: Buenas tardes a todos retomamos la audiencia del artículo 373 del CGP una vez hecho el receso después de los alegatos de conclusión. Lo que corresponde hacer ahora es dictar la sentencia, que es lo que procedo a hacer.
Ya están cumplidos todos los presupuestos procesales así que este es el momento para definir el caso.
[LEGITIMACIÓN]
Para empezar, es fundamental partir por recordar que la legitimación en este tipo de procesos de propiedad industrial está dada por el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000. Señala este artículo que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
En esa medida la legitimación en las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial la tiene el titular del derecho. ¿De cuál derecho?, pues de cualquiera de los derechos de propiedad industrial reconocidos también en la Decisión 486 de 2000. Eso es lo primero que uno verifica antes de proceder a hacer los análisis de infracción.
En este caso está acreditado que la demandante, es decir, KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, a quien me voy a referir simplemente como “KFC”, es titular de varias marcas de diversos tipos que están todas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; esos derechos de propiedad industrial son lo que aparecen en los folios 55-89 del cuaderno 1, y los voy a a mencionar:
KFC (etiqueta mixta) clase 42 certificado 182218; KFC (mixta) clase 42 criticado 255291; KFC (nominativa) clase 42 certificado 148690; KFC (nominativa) clase 32 certificado 164604; KFC (nominativa) clase 31 certificado 166282, entre otros.
Ya me voy a referir a ellas de manera más específica cuando hagamos el análisis de la infracción.
Lo cierto es que, solamente, para efectos de la legitimación, tenemos las pruebas que están en folios 55-89 donde constan todos estos derechos, luego KFC está legitimado para proteger o solicitar la protección de estos derechos de propiedad industrial.
[INFRACCIÓN DEL LITERAL D]
Bien. Establecida la legitimación, hablemos ahora de la infracción.
Para establecer la posible infracción encontramos varias normas dentro de la Decisión 486 pero es importante aquí que recordemos el contenido del literal d del artículo 155 de la Decisión.
Dice el artículo 155 que “el registro de una marca concede a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Cito esta norma porque es la adecuada para estudiar este caso según los hechos de la demanda.
¿Qué surge de esta norma? Lo primero es que, para que se configura la infracción tenemos que estar frente a un uso no autorizado en el comercio de un signo distintivo que está registrado en el caso de las marcas. Eso es fundamental, el uso no autorizado. Porque los usos autorizados, si bien se trata del uso de un signo, pues no podría considerarse infractores. Lo segundo que hay que establecer es las similitudes o identidades del signo registrado con el signo presuntamente infractor; y el tercer elemento es el riesgo de confusión o asociación entre el signo que se aduce infractor y el signo registrado. Si están estos elementos pues no hay otra salida que proteger los derechos del titular, que es el demandante en este tipo de procesos.
Comencemos entonces a hablar del uso en el comercio de los signos que se aducen infractores.
Por las particularidades de este caso es importante partir por precisar que entre demandante y demandado, existía una relación comercial, pues estas partes se encontraban unidas, para lo que aquí interesa, por dos contratos de franquicia celebrados el día 19 de noviembre del año 2003. A través de dichos contratos se autorizó por parte de la demandante a la demandada el uso de sus marcas; esto, conforme a la aceptación del hecho 1.3 de la demanda, que además se puede corroborar con los documentos que aparecen a folio 109 a 210 del cuaderno 1 que es donde están los contratos. Entonces, entre las partes APROCAR que es la demandada y KFC, pues existía esa relación comercial. Estaban unidas a través de esta relación comercial.
Esta relación se extendió hasta enero de 2018, fecha en la que la relación se terminó mediante una comunicación de 23 de enero de 2018 enviada a la demandada, y en la que KFC manifestó que daba por terminados los contratos de franquicia. Esto se puede verificar con las documentales que están a folio 235-238 del cuaderno 1 y además fue confirmado por el representante legal de la demandada en la 1:07:00 de su interrogatorio de parte, donde aceptó esta circunstancia. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle sobre ese tema.
Sobre este punto, sea del caso recordar que en materia de propiedad industrial los titulares de marca cuentan con la posibilidad de conceder autorización a terceros para el uso de los signos. Esto es perfectamente válido, esto está autorizado por la Decisión. El artículo 162 señala que, el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva; luego, esto es una posibilidad que desde la misma Decisión Andina se encuentra habilitada.
En este caso está acreditado, como lo mencioné, que en el marco de los contratos de franquicia que existían entre KFC y APROCAR, KFC concedió licencia a la demandada para el uso de sus marcas, es decir, dentro de ese contrato se encontraba la autorización, es decir, la licencia para el uso de esas marcas.
En esa medida, el comportamiento de la demandada solamente puede considerarse infractor en tanto que el uso de las marcas se haya realizado por fuera de la habilitación que se había concedido con la licencia. Es decir, durante el tiempo que existió la licencia no podría hablarse de una infracción, pero de manera posterior a la terminación de la licencia nos encontraríamos en ese escenario donde tendríamos que analizar la infracción al derecho de propiedad industrial.
Esto lo que implica es, y esto es medular, determinar si en este caso que en este caso cesó la autorización de un uso concedido mediante licencia y si hubo un uso posterior a la licencia. Insisto, solamente en ese escenario se puedo dar la infracción y este es precisamente el problema más complejo que tiene este caso, es la determinación acerca de la terminación de la licencia.
Para responder este planteamiento es fundamental dejar claro, entonces, la finalización del vínculo contractual que unía a las partes. Pero, pese a ello es importante dejar claro también que debido a que mi competencia se limita a la determinación de la infracción conforme al artículo 24 del Código General del Proceso y no a aspectos contractuales que yo no los puedo tocar, yo no me voy a referir al cumplimiento o al incumplimiento de los contratos de franquicia y mucho menos me voy a referir a, si eran válidas o no, las cláusulas que las partes pactaron en ese contrato. Ese no es el objeto de este proceso y esa no es mi competencia, hasta allá no puedo llegar. Luego tengo que resolver este caso analizando toda la situación desde el punto de vista de propiedad industrial y marginándome de los aspectos contractuales, que eso no me corresponde definirlo a mí y le va a tocar a otro juez hacerlo, pues si es que esa situación se llega a dar entre ustedes.
Es claro que el vínculo que permitía a la demandada la utilización de las marcas KFC finalizó en enero de 2018 debido a que de manera unilateral, la demandante en este proceso manifestó a la demandada su decisión de no continuar con el contrato, amparándose para ello en el numeral 15.1 de los contratos de franquicia, en donde habían pactado la posibilidad de terminar su acuerdo mediante notificación, siempre que se dieran algunas circunstancias que también pactaron, pero cuya ocurrencia, insisto, no me corresponde verificar. Si eso pasó o no, eso no lo voy a determinar yo. Lo cierto es que hubo una manifestación de terminar los contratos.
De lo anterior resulta que la finalización de la relación comercial no es otra cosa que la materialización del deseo de KFC de que la demandada no continuará utilizando las marcas cuya autorización de uso habían sido otorgadas. En esa medida, una vez haya sido informada la demandada del cese de la autorización su acertado proceder habría sido el de no continuar utilizando los signos, pues el uso posterior a la terminación ya no estaría amparado por las leyes de propiedad industrial, en tanto ya no contaba con la aquiescencia del titular.
Acerca de este punto, recuérdese que de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho que por excelencia otorgan las marcas es el derecho de exclusiva y que la forma de otorgar a otros la posibilidad de hacer uso de las marcas, sin violar ese derecho de exclusividad, se materializa a través de lo que se conoce como una licencia.
Luego basta verificar, en casos como este, si el uso aducido como infractor estuvo respaldado o no por la voluntad del titular; si estuvo respaldado por esa voluntad. O si por el contrario, ese titular puso fin a la habilitación que en su momento se había otorgado.
Todo (sic) y es muy importante que lo tengamos en cuenta, se da al margen de la discusión acerca del incumplimiento o el cumplimiento del contrato, insisto, eso es un aspecto que le corresponde definir a un juez, que no es el juez de propiedad industrial. El juez de propiedad industrial se debe limitar como en mi caso, como me ocurre a mí, a verificar que el titular exteriorizó su deseo de hacer cesar la licencia pues esa es la forma en la que se hace valer el derecho más importante en materia de propiedad industrial que es el derecho de exclusiva.
Me gustaría agregar además, que asumir una posición contraria a esta redundaría en perjuicio de los consumidores. Lo anterior si tenemos en cuenta que ante la voluntad del titular de que el licenciatario no continúe haciendo uso de las marcas, una reacción forzada de continuar haciendo uso de ellas, implicaría que los consumidores se encuentren en el mercado con un supuesto origen empresarial, pues ellos se van a encontrar con marcas que son idénticas.
Pero la realidad de las cosas es que esto solo es un origen empresarial aparente ya que, ante la falta de voluntad del titular, es evidente que quien continúa con el uso de las marcas no solo no cuenta con su aquiescencia sino que tampoco cuenta con su respaldo, ni con todo lo que ese respaldo implica para que puedan venderse productos y servicios que uno pueda denominar legítimamente marcados.
Retomando los hechos de nuestro caso, dado que el cese en el uso de las marcas por parte de la demandada solo se materializó hasta el dia 1 de junio de 2018, en el caso del establecimiento ubicado en Valledupar, y el 7 o 8 de junio del establecimiento ubicado en Santa Marta, según lo señalo el representante legal de la demandada a 1:01:09 de su interrogatorio. Es que puede concluirse que existió un uso de los signos de KFC sin contar con autorización para ello durante el periodo comprendido entre enero de 2018, que es el momento en que la demandante exterioriza la intención de que no se continúe haciendo uso de las marcas y junio de 2018, fecha en la que efectivamente cesó el uso de aquellas. Las cuales, valga decirlo, eran usadas en el nombre del restaurante, en todo el material que usaban como empaques para el pollo, para las papas, papel para sandwiches, los conocimientos y uniformes de los empleados según nos lo explico el representante legal en la hora 1:10:38 durante audiencia inicial.
Sobre este punto, durante ese mismo interrogatorio, el representante legal de la demandada reconoció haber utilizado los signos que aparecen a folios 55-83 del cuaderno 1. En ese momento se hizo el interrogatorio, el ejercicio de preguntar uno por uno y a través de esas preguntas pudo establecerse cuáles eran los signos que se habían utilizado.
Todo esto entonces da lugar a la configuración de la infracción de varios de los derechos de propiedad industrial de la demandante, aunque no de todos. Me voy a referir a los signos que advierto infringidos son: KFC (etiqueta mixta) clase 42 certificado 182218; KFC (mixta) clase 42 certicado 255291; KFC (nominativa) clase 42 certificado 148690; KENTUCKY (nominativa) clase 29 certificado 108442; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 42 certificado 148689; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 29 certificado 242755; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 30 certificado 245754; COLONEL SANDERS (nominativa) clase 29 certificado 94447; COLONEL SANDERS RECEIPTS (mixta) clase 29 certificado 944448; y la marca figurativa de la clase 43 que tiene certificado 325926.
La infracción a estas marcas está demostrada, por cuanto se tratan, algunos de estos registros, son los que amparan los servicios de restaurante y otros amparan productos como pollo o productos que contienen pollo, y pues esto es justamente la actividad económica desarrollada por la parte demandada.
En ese orden de ideas, estamos frente al uso de signos idénticos para identificar productos o servicios idénticos a los registrados, lo cual, a la luz del artículo 155 de la Decisión 486, da lugar a que se presuma el riesgo de confusión y en consecuencia, está completamente materializada la infracción.
No puede decirse lo mismo en relación con los registros que les voy a mencionar a continuación: KFC (nominativa) clase 32 certificado 164604 registradas para tabacos y cerillas; KFC (nominativa) clase 31 certificado 166282 registrada para gutapercha, goma plástica, etc; KENTUCKY (nominativa) clase 30 certificado 169654 registrada para todos los productos comprendidos en la clase 30 de la versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, estos corresponden a café, te, cacao, azúcar, entre otros; KFC (nominativa) clase 30 certificado 244729 registrada para café, te, cacao, azúcar, entre otros; KFC (nominativa) clase 29 certificado 180691 registrada para productos químicos industriales; y CORONEL SANDERS (nominativa) clase 30 certificado 44036 registrada para café, te, cacao, azúcar, entre otros.
En relación con estos registros no advierto infracción, dado que los productos y servicios que aquí se amparan no tienen nada que ver con la actividad que realiza la demandada, ni tampoco veo ningún tipo de conexidad. Entonces en relación con esos certificados no advierto que se configure la infracción.
Ni tampoco sobre las siguientes tres marcas: CORONEL (nominativa) clase 29 certifcado 339705; CORONEL (nominativa) clase 30 certificado 339706; y CORONEL (nominativa) clase 43 certificado 334785. ¿Por qué no advierto infracción sobre estas marcas? Son las únicas que durante el interrogatorio la demandada no reconoció haber utilizado y, pues ninguna de las fotografías que están en el expediente permiten verificar si se uso específico de este específico signo distintivo. Entonces, en relación con estas tres marcas no está acreditado el uso del signo en el comercio.
En ese orden de ideas, habré de reconocer en la parte resolutiva de esta sentencia la configuración de la infracción respecto de los signos que primero mencione.
[INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS]
Verificada la infracción, pasemos a hablar de los perjuicios.
Al ser subsanada la demanda la accionante afirmó que el perjuicio sufrido en ocasión a la infracción es el lucro cesante. Sobre la forma en que se materializó ese lucro cesante no hay explicación en el memorial de subsanación. Sin embargo, se puede revisar la demandada para darse cuenta que allí, en uno de los hechos, se explica en qué consistió ese lucro cesante (folio 102 cuaderno 4) y dice “se ven afectados los ingresos de mi representada quien en razón de los incumplimientos contractuales y la terminación de los ifa no recibe actualmente regalías por las operaciones y ventas por los dos locales operados por APROCAR SAS”.
Pues bien, dado que esto es un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio indemnizable es aquel que se derive del uso no autorizado de las marcas. En ese sentido, en este caso no puede hablarse de un lucro cesante en la forma en que la demandante lo reclamo, ya que las regalías que no está recibiendo por el cese de la operación de los dos locales que antes operaba APROCAR, no son una consecuencia derivada de la infracción, sino una consecuencia derivada de la terminación de la relación comercial que sostenían. Pero ello es un aspecto que yo no tengo definir.
Mi reproche en este caso no proviene del presunto incumplimiento de los deberes contractuales de la demandada, sino del uso no autorizado de los signos durante un periodo de tiempo que ya especifiqué. Razón por la cual no es posible condenar a pagar esa suma, porque se está reclamando no es una consecuencia derivada de la infracción.
Luego, ese lucro cesante no es indemnizable en este proceso. Es importante aclarar, además, que el sistema de indemnizaciones preestablecidas contenido en la Ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015, al que la demandante se acogió, no releva del deber de demostrar el perjuicio. En todo caso sigue estando esa carga en cabeza de quien lo alega.
Este sistema únicamente revela el deber de demostrar la cuantía del perjuicio. Sobre este punto, el artículo 2.2.21.1 del Decreto 1074 de 2015 dice lo siguiente, “se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción”. Luego, no es suficiente acogerse al sistema, sino que es necesario demostrar el perjuicio y luego si el juez procede a hacer la cuantificación. Dicho esto, entonces voy a acoger las pretensiones de manera parcial.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Me resta referirme a las agencias en derecho. En cumplimento de los artículos 365 y 366 del CGP, fijo las agencias en derecho correspondientes a esta instancia que deben ser pagadas por la demandada. Para ello tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo PSAA 1610554, específicamente artículo 5 numeral 1 que se refiere a procesos de primera instancia, pero bajo el criterio de la naturaleza del asunto, ¿por qué? porque este un proceso sin, o sea sí tiene cuantía (sic), pero cuantía indeterminada. Debido a que la demandante se ha acogido al sistema de indemnizaciones preestablecidas y pues este sistema es de cuantía indeterminada y solo es posible determinarla hasta el momento de dictarse la sentencia. Sobre esa base, fijo por concepto de agencias en derecho cuyo máximo en este caso sería el de 10 SMMLV voy a fijarlo en 6 SMLMV, es decir, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.
Antes de proceder a la parte resolutiva, voy a aclarar algo sobre la pretensión tercera. No voy a ordenar la incautación como se solicitó, sino la entrega de los productos de la demandada a la demandante. ¿Por qué? porque primero, la SIC no cuenta con la infraestructura para que procedamos con una incautación, no tenemos un archivo para este tipo de procedimientos, no tenemos cómo almacenarlos, ni tampoco responde a un proceder de una ejecución forzada de las órdenes. Luego, es suficiente ordenar la entrega del demandado al demandante. Entonces, si voy a acoger la pretensión, pero con una modificación.
SENTENCIA
En mérito de lo expuesto el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR que ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS infringió en los derechos de propiedad industrial de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, específicamente los derechos que ostenta sobre las siguientes marcas: KFC (etiqueta mixta) clase 42 certificado 182218; KFC (mixta) clase 42 certificado 255291; KFC (nominativa) clase 42 certificado 148690; KENTUCKY (nominativa) clase 29 certificado 108442; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 42 certificado 148689; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 29 certificado 242755; KENTUCKY FRIED CHICKEN (nominativa) clase 30 certificado 245754; COLONEL SANDERS (nominativa) clase 29 certificado 94447; COLONEL SANDERS RECEIPTS (mixta) clase 29 certificado 944448; y la marca figurativa de la clase 43 que tiene certificado 325926.
SEGUNDO. ORDENAR a ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS cesar inmediatamente en los establecimientos localizados en el centro comercial Mayales Plaza de la ciudad de Valledupar y Buenavista de la ciudad de Santa Marta los siguientes actos: el uso de las marcas de titularidad de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC; la comercialización de productos que contengan las marcas de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC; el uso de uniformes de personal que contengan las marcas de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC; la utilización de letreros o cualquier otro elemento que identifique al local como parte de la cadena de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC a través del uso de logos y marcas de propiedad de dicha sociedad.
TERCERO. ORDENAR a ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS entregar a KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC todos los elementos y productos en los cuales se empleen las marcas de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, y que identifiquen los establecimientos localizado en el centro comercial Mayales Plaza de la ciudad de Valledupar y Buenavista de la ciudad de Santa Marta operados por ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS, así como también la de los materiales utilizados para la operación del negocio que contengan los signos de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, incluyendo envases, servilletas, vasos, uniformes, pancartas, software, publicidad, decoración interior y exterior de los locales, y cualquier material al que la sociedad ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS haya tenido acceso en virtud de los contratos de franquicia suscritos con la demandante. Lo anterior se debe realizar en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de esta audiencia y deben ser entregados en el lugar de Colombia que la demandante le señale a la sociedad demandada.
CUARTO. ORDENAR a ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS el cierre de los establecimientos comerciales localizados en el centro comercial Mayales Plaza de la ciudad de Valledupar y Buenavista de la ciudad de Santa Marta, así como cualquier otro en el que la demandada comercialice productos usando las marcas de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC sin su autorización.
QUINTO. CONDENAR en costas a ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE SAS por concepto de agencias en derecho se fija la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos ($4.968.696).
SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Está decisión queda notificada en estrados.
Ambas partes interpusieron recurso de apelación.
El juez concede los recursos de apelación.
No siendo otro el objeto de la diligencia se da por terminada a las 3:32 pm.