Travel Reservations S.R.L. – Servicios Online S.A.S. vs. Gustavo Alberto Alvarez

Fecha: 13 de octubre de 2020
Radicación: 18-83033
Demandante: TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. – SERVICIOS ONLINE S.A.S.
Demandado: GUSTAVO ALBERTO ÁLVAREZ ZULUAGA y CARLOS ÁLVAREZ
Funcionario: HUGO ALBERTO MARTÍNEZ LUNA

Vamos a proceder a proferir sentencia dentro del presente asunto.

[ANTECEDENTES]

Dejando claridad que las accionantes indicaron hacer parte de un mismo grupo empresarial “DESPEGAR”, en el cual TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. sería titular de los signos mixtos “DESPEGAR.COM” de la siguiente forma: (i) signo mixto “DESPEGAR.COM”, tipo mixto certificado 230944 clase 39 del 21 de diciembre del 2020; (ii) marca “DESPEGAR.COM el mejor precio para tu viaje”, tipo mixta 495126 clase 39 del 28 de febrero del 2024 vigente al 28 de febrero vigente; (iii) “DESPEGAR.COM” tipo mixta 275831 clase 38 vigente hasta el 21 de diciembre del presente año.

De igual forma, se expresó que identificó la existencia de un portal web identificado con el nombre dominio www.despegar.net.co así como de un establecimiento de comercio físico homónimo respecto del nombre de dominio preciso que es titular de Carlos Álvarez, en tanto al segundo se encuentra inscrito a nombre de Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga, como comerciante adscrito al registro mercantil.

Agregó que existe un vínculo indefectible y evidente, entre los referidos portal web y establecimiento de comercio. La expresión “DESPEGAR.NET.CO” es utilizada por los accionados de forma mancomunada para el ofrecimiento de los servicios relacionados al turismo, paquetes de viajes, alojamientos, entre otros, idénticos a los que comercializan los accionantes con sus signos. Sobre la base de lo anterior, puso de presente que los actos desplegados por los accionados constituyen una infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre el uso no autorizado de sus signos, pretensiones, aquí, solamente de orden declarativo y respecto a la infracción a derechos de propiedad industrial de las demandadas por configurar singularmente confundibles. Consecuencialmente solicitó que se profirieron diversas órdenes a los demandados, como es la de abstenerse de usar la expresión “DESPEGAR” y en general el cese de los actos que constituyen la infraccionó debido a la confusión que producen con sus signos.

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]

Consideraciones respecto legitimación por activa. De manera inicial, se indica que el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional Competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Sobre la titularidad de la marca TRAVEL RESERVATIONS S.R.L., acreditar la existencia de unos derechos de los cuales es titular, con el aporte de los siguientes certificados obrantes al consecutivo 0 página 11: “DESPEGAR.COM”, mixta certificado 230944 clase 39 del 21 de diciembre del 2020; hay una marca mixta “DESPEGAR.COM” el mejor precio para tu viaje”, certificado 495126 clase 39 vigente hasta el 28 de febrero del 2024; “DESPEGAR.COM” mixta 275831 con número de certificado 275831 clase 38 vigente hasta el 21 de diciembre del 2020.

En este orden de ideas, siendo TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. la titular de las marcas antes aludidas, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto, al tenor de lo señalado por el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000. En este punto, es de advertir que no se hace ningún pronunciamiento sobre la titularidad de dichos signos respecto de SERVICIOS ONLINE S.A.S., conforme a las documentales obrantes, dichas sociedad no sería titular de los signos acusados como infringidos, y su interés en el presente asunto se circunscribe la licencia extendida por la sociedad extranjera, pero que evidencia una clara falta de legitimación en el presente asunto. Respecto de dicho accionante, en todo caso carece de titularidad respecto a los signos que acusan infringidos.

[INFRACCIÓN]

Ahora bien, adentrándonos al análisis de la infracción de conformidad al artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, que contiene diferentes modalidades de infracción a las marcas, señala en lo pertinente lo siguiente: “Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (…); d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”

A fin de verificar que se configuró está infracción en el caso bajo análisis, este despacho debe tener en cuenta las confesiones asociadas derivadas de las sanciones impuestas conforme al artículo 97 y 372 del C.G.P. Sobre el particular, conforme a los hechos 410 y 411, Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga y su establecimiento de comercio denominado “DESPEGAR.NET.CO” se encontraría registrados para ejercer actividades como operadora de agencia de viajes. Conclusión que se refuerza al contenido del Registro Mercantil y el Registro Nacional de Turismo obrantes a consecutivos 0 página 8 y 9, así como el contenido del Derecho de Petición del 11 de enero del 2018, suscrito por Dayana Katherine Gutiérrez Gil, quien indicó haber adquirido un paquete turístico cuyo responsable corresponde al accionado en su calidad de “CEO DESPEGAR” de quien, además, proporciona el discado (316) 617-6337 como dato de contacto; esto obra a folio 3 de la página 7 del consecutivo 0.

Por su parte, de acuerdo a las contracciones derivados de los hechos 47, 48 y 413, Carlos Álvarez es titular de nombre dominio www.despegar.net.co, conclusión que se refuerza de la traducción oficial del portal “whois” (consecutivo 6 página 2) según el cual este accionado habría registrado el mencionado nombre de dominio y web a su nombre. Además de proponerse como dato de contacto administrativo y técnico, él se ofreció como dato de contacto tanto administrativo como a nivel técnico, a lo cual se suma que, según el hecho 4.12, entre el portal identificado con el nombre de dominio “DESPEGAR.NET.CO”, y el mencionado establecimiento de comercio, existiría algún tipo de vínculo comercial. Conclusión que se corrobora por el uso coincidente de un número telefónico como dato de contacto; a saber (316) 617-6337, tanto en el Registro Mercantil y Nacional de Turismo, e incluso en ofertas comerciales de Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga (páginas 7, 8 y 9 del consecutivos 0), como los datos de registro de la página 7, 8 y 9 del consecutivo 0, como los datos de registro depositados para el nombre de dominio consecutivo 6 página 2 por parte de Carlos Álvarez.

Si bien es cierto puede aludir que dichas conclusiones se apartan de los pronunciamientos cautelares según los cuales es el único dato de contacto, sería insuficiente en esa etapa sumaria para establecer un vínculo accionado. También lo es que, a la altura de esta actuación del proceso, y agotado el estadio de contradicción, la no contestación y contestación extemporánea, así como la inasistencia a las partes, por demás injustificada a la presente audiencia que se trata del artículo 362, genera la configuración de confesiones que este juzgador no puede obviar.

Sumado a ello, no es posible conclusión distinta que la existencia a un vínculo comercial entre los accionados; ciertamente el uso idéntico de las expresiones “DESPEGAR.NET.CO” como distintivo de los establecimientos de comercio, tanto físico como el portal web, así como el uso mismo de reiterado número telefónico de contacto, implicaría al menos un ejercicio concurrencial coincidente que, ciertamente, no puede excusarse bajo el argumento de una casualidad milagrosa. Bajo la regla de la sana crítica, difícilmente sería viable endilgar a dos comerciantes que concurren bajo una misma denominación y datos de contacto.

Respecto a los nombres de dominio, valga la pena reiterar que estos permiten a los usuarios poder ingresar en un conjunto de bienes que se organizó un empresario para desarrollar su actividad económica. De manera que razonable considerar un conjunto de medios incluido la respectiva página web, como un establecimiento de comercio en los términos 516 del Código de Comercio. En consecuencia, del nombre dominio que le permite identificar la dirección del sistema en el que se encuentre el conjunto de bienes en cuestión, quien podría considerase como un signo distintivo equiparable a la enseña comercial.

Ahora bien, en lo pertinente del uso de la expresión “DESPEGAR.NET.CO” se observen pantallazos del portal web DESPEGAR.NET.CO del 13 diciembre del 2017 obrantes a folio 2 y siguientes, página 10 del consecutivo 0, y del 21 de 02 del 2018, según las cuales en dicha web se ofrecerían servicios turísticos, tales como hospedajes, viajes, etiquetes, restaurantes entre otros (página 4 y consecutivo 0) que son identificados con un signo mixto “DESPEGAR.NET.CO la mejor opción para tu viaje”, caracterizado por el uso de las expresiones “DESPEGAR.NET.CO la mejor opción para tu viaje” y la imagen de un aeroplano en ascenso  –lo que parecería ser un aeroplano en ascenso–. Así como también el redireccionamiento a un perfil de la red social Facebook que haría igualmente uso a las expresiones “DESPEGAR” y “DESPEGAR.NET.CO” obrante a folio 2 de la página 10 del consecutivo 0.

Teniendo en cuenta lo anterior, y conforme a las pruebas aportadas, es dable considerar que a través del portal web DESPEGAR.NET.CO se comercializan viajes, paquetes y servicios turísticos, entre otros, reproduciendo de forma similar el elemento denominativo contenido en los signos del accionante. A sí las cosas, es claro que en el presente caso los accionados en el desarrollo de la actividad económica utilizan el signo “DESPEGAR.NET.CO” y las expresiones “DESPEGAR” y “DESPEGAR.NET.CO”, con lo cual podría generarse un riesgo de confusión por los derechos de propiedad industrial que la demandante tiene sobre los signos “DESPEGAR.COM” y “DESPEGAR.COM el mejor precio para tu viaje”, especialmente las clases 38 y 39 de la Clasificación de Niza en la que aparecen los servicios sobre viajes y la remisión de información vía digital sobre pasajes y turismo general.

A fin de establecer si ese uso que hace el demandado infringe los derechos de la demandante, debe partirse por señalar que estamos frente al cotejo de signos mixtos de la demandante y el otro un signo mixto de los demandados. En ese orden, para hacer un cotejo entre los mismos, es pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el punto ha señalado que la corporación para poder llevar a cabo este análisis, lo primero que se debe determinar es, ¿cuál es el elemento característico de los signos?, y después proceder al cotejo. A esto, agrega el Tribunal que por regla general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particulares de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Esto se ha dicho en el proceso 17IP del 2013.

Siguiendo lo referido, lo primero que se advierte es que al elemento preponderante de los signos mixtos de la demandante, es la expresión de “DESPEGAR”, ciertamente el elemento con más protagonismo observados los signos en conjunto, sin que la añadidura de las terminaciones “.COM” dibuje tal conclusión, la misma es indicativa de una expresión de una dirección electrónica.

Por su parte, el signo utilizado por el demandado ocurre lo mismo, esto es “DESPEGAR”, la expresión “DESPEGAR.NET.CO la mejor opción para tu viaje”, las expresiones “NET.CO” y “la mejor opción para tu viaje”, son indicativas, y la vinculación a un portal web, así como el servicio, suele ser el indicativo, particularmente, esta última del servicio de paquetes turístico y viajes que se pretende ofertar respectivamente. Por lo tanto, el caso del signo utilizado por los demandados, la palabra o expresión “DESPEGAR” es la que genera mayor impacto y causa protagonismo en el signo, siendo este el elemento preponderante.

De tal suerte que los extremos de la comparación son las expresiones “DESPEGAR”, dejando como única conclusión que los elementos relevantes de los signos confrontados son idénticos ortográficamente y fonéticamente, al compartir la misma cantidad de silabas, silabas tónicas, así como identifica sucesión de vocales y la idea que evocan en sí general. En este sentido, se reitera que las expresiones “.NET” y “.CO”, y “la mejor opción para tu viaje”, además de indicativas no confían suficiente distintividad al signo de los accionados, en tanto al elemento más relevante se insiste es la expresión “DESPEGAR”. Tan es así, que el signo utilizado se observó con relación y énfasis respecto de las demás la expresión que se añade.

En el caso de las expresiones “DESPEGAR” y “DESPEGAR.NET.CO” de los accionados, y el elemento preponderante del signo mixto del accionante –esto es “DESPEGAR”–, es claro que con el uso de tales expresiones se hace una reproducción del elemento preponderante de las marcas TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. Todas estas circunstancias permiten concluir que la demandada infringe los derechos de propiedad industrial de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. en los términos del literal D del artículo 155 en el que se reprocha “usar en el comercio un signo idéntico similar la marca respecto de cual esquiar productos o servicio cuando tal uso pueda causar confusión o riesgo o sanción con el titular de registro”.

Para que lo anterior quede suficientemente claro, es necesario precisar que, si significa usar, en el contexto de la acción por infracción de propiedad industrial, al respecto se ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo lo dispuesto por el literal D del artículo 155 de la Decisión 486, que la prohibición prevista de la norma posee 2 elementos fundamentales:

  1. El determinativo referido a impedir el uso de una marca conocida o registrada en el comercio.
  1.  Condicionar cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión y asociación, y que en relación al uno (1) elemento, es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar la marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa en el comercio y cuál es su alcance.

De esta manera, relacionarse el comercio con una actividad, esta se define como un conjunto de operaciones notariales sistemáticas ordenadas que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Lo cual lleva a concluir que la expresión usar en el comercio, se refiere a utilizar y disfrutar de una marca o signo cualesquiera de los actos que configuran en el comercio.

Lo anterior en tanto que, como se vio a los demandados, han hecho uso de los signos similares a aquellos TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. para el desarrollo de su actividad comercial, esto es la oferta de planes turísticos, vuelos, hospedajes, en general viajes. Conducta a través de la cual se genera un riesgo de confusión entre el público destinatario, especialmente si tenemos en cuenta que el servicio infractor guarda relación con aquellos amparados, lo que podría implicar que los consumidores adquieran un servicio de los demandados pensado que se trata o se encuentran vinculados a los de la accionante.

Ahora bien, como se expuso en la parte inicial de esta providencia, cabe reiterar que bajo el entendido que solo TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. aprobó ser titular de los signos infringidos, será solo respecto a está accionante quien se pre fijará a favorabilidad de las pretensiones, y no sobre SERVICIOS ONLINE S.A.S. Ahora bien, cuestión distinta respecto a la negación de la infracción de los literales A del artículo 155, no se observa la configuración alegada de la infracción, por cuanto no se advierte que los accionados fabriquen un producto en particular en el que se entiendan aplicados los signos o haya fabricado etiquetas para tal efecto. Máxime si se tiene en cuenta que en el presente asunto se debate la oferta de un servicio y no de un producto; por lo que esta pretensión particular no está llamada a prosperar. Ahora bien, dejando claridad que la pretensión en lo particular del literal D 155 se considera prefijada y que la de la A no va a prosperar.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Ahora bien, agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento lo previsto en el artículo 365 y 366 del numeral del Código General del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para esto, se tendrá en cuenta las tarifas establecidas del Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PSAA1610554 específicamente del artículo 5 del numeral 1, proceso de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto de tratarse de un proceso sin cuantía determinada.

Sobre esa base fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a 5 SMLMV, esto es la suma de $4.389.015 COP, es así como se acoderan las pretensiones de la demanda, frente a lo cual es importante, voy hacer la siguiente precisión. Básicamente es que la prevención 1 y 7 se negaran bajo las consideraciones ya expuestas, dado que no se encontró probado la fabricación de etiquetas, ni la impresión en un producto particular.

En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales proferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR la pretensión primera a la demanda por los motivos expuestos a la providencia.

SEGUNDO. DECLARAR que Carlos Álvarez, infringió el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto de las marcas titularidad TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. identificado con los certificados 230944495126 y 275831, conforme a la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. ORDENAR a Carlos Álvarez cesar de manera inmediata los actos que constituyen infraccionan de los signos titularidad de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L.

CUARTO. ORDENAR a Carlos Álvarez, a suspender y abstenerse de utilizar la expresión “DESPEGAR” a título de enseña, marca y/o nombre comercial, para identificar el portal web “DESPEGAR.NET.CO”, y promocionar servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. ORDENAR a Carlos Álvarez abstenerse de usar el dominio de “DESPEGAR.NET.CO” asociados a servicios comprendidos dentro de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. ORDENAR a Carlos Álvarez retirar todo aviso o publicidad, grabado o pancarta en los que utiliza la expresión “DESPEGAR.NET.CO” a título de enseña, marca y nombre comercial, asociados comprendidos dentro de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

OCTAVO. NEGAR la pretensión séptima conforme a la pretensión parte motiva de esta providencia.

NOVENO. DECLARAR que Gustavo Álvarez Zuluaga infringió en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto a las marcas de titularidad TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. identificados con los certificados 230944495126 y 275831, conforme a la parte motivo de esta providencia.

DÉCIMO. ORDENAR a Gustavo Alvares Zuluaga cesar inmediatamente con los actos que constituyen una infracción de las marcas titularidad TRAVEL RESERVATIONS S.R.L. identificadas con los certificados 230944495126 y 275831.

UNDÉCIMO. ORDENAR a Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga abstenerse de utilizar la expresión “DESPEGAR” a título de enseña y marca comercial para identificar su establecimiento de comercio y promocionarse servicios, comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

DUODÉCIMO. CONDENAR en costos a los demandados por conceptos de agencias en derecho la suma fija, se fija la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales vigentes, esto es la suma de $4.389.015 COP.

Por secretaría procédase a realizar liquidación de costas, decisión que notificó en estrados.

[La parte Demandanda interpone Recurso de Apelación contra la sentencia]

By admin, October 13, 2020