Silvia Mor Saab vs. Oftalmos e Instituto Barraquer

Fecha: 13/09/2019
Radicado: 17-062464
Demandante: Silvia Mor Saab y otros
Demandado: Sociedad Oftalmos S.A. e Instituto Barraquer de América
Funcionario: Asesora Asignada – Carolina Valderruten Ospina

[ANTECEDENTES]

Bueno siendo las 5:37 p.m. del 13 de septiembre de 2019 reanudamos la audiencia dentro del proceso con radicado número 17-062464 para emitir la decisión de fondo dentro del presente asunto, la cual como ya se manifestó previamente se emitirá de forma anticipada conforme a lo establecido en el numeral tercero del artículo 278 del Código General del Proceso, reunidos como se encuentran en el presente asunto los presupuestos procesales.

Lo primero que se debe manifestar es que conforme al artículo 282 del Código General del Proceso, cuando si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes; por eso entonces el despacho como manifestó previamente encuentra probado la excepción de prescripción, por lo que hará alusión a esta excepción sin entrar analizar otros aspectos de fondo del proceso, como lo serían la existencia uno de un nombre y enseña comercial en cabeza de las sociedades demandadas.

[PRESCRIPCIÓN]

Y teniendo en cuenta eso entonces tenemos que conforme a lo establecido en el artículo 2512 de Código Civil, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir los derechos o acciones por el transcurso del tiempo sumado a la inactividad de su titular, de lo que se desprende que la prescripción presenta dos modalidades, una adquisitiva y otra extintiva, siendo esta última la que se va analizar en el caso concreto.

Respecto a la prescripción extintiva, se tiene que su propósito consiste en que la acción correspondiente se tenga como extinguida una vez transcurrido cierto lapso del tiempo, que por lo general la Ley es la que nos indica cuanto tiempo es el que se debe esperar, sin que se ejerza la acción por parte de su titular, mediante la radicación de la respectiva demanda; por ello la prescripción [Inaudible], este tipo de prescripciones es considerada como una especie de reproche o sanción para el titular de la acción dada su inactividad.

En materia de propiedad industrial, la prescripción extintiva, se encuentra consagrada en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000, según el cual: “La acción por infracción prescribirá a los dos (2) años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso a los cinco (5) años contados desde que se cometido la infracción por última vez”.

Del contenido de estas norma se desprende que de materia de propiedad industrial existen dos modalidades de prescripción, una ordinaria y una extraordinaria, la ordinaria depende del conocimiento del titular de la acción sobre el hecho constitutivo que configura la infracción, esto es el uso no autorizado de su derecho de propiedad industrial, la segunda con se configura a partir de la ocurrencia de la infracciona misma con independencia de conocimiento del titular de la infracción, por ello, es posible sostener que la prescripción en la modalidad ordinaria ostenta un carácter subjetivo en tanto que la misma modalidad ordinaria ostentaba un carácter objetivo.

Sobre lo anterior, la Corte Suprema de Justicia Sala Civil en Sentencia del 29 de julio del 2007 con ponencia del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sostuvo lo siguiente.

“En primer término que una y otra clase de prescripción ostentan diferente naturaleza, en tanto a la ordinaria estructura como subjetiva la extraordinario por el contrario se encuentra  netamente objetiva, como quiera que en [Inaudible], se torna refractaria a cualquier consideración de otro tipo, ello es así a medida que la comentada disposición hizo depender la primera del conocimiento que el interesado haya tenido o debido tener del hecho que daba base a la acción, y la segunda del momento que nace el respectivo derecho, en virtud de la operancia de aquella implica el conocimiento real o presunto por parte del titular de la respectiva acción en concreto de la ocurrencia del hecho que la genera”.

Ahora, debido que la ley consagra ha manifestado dos modalidades de prescripción en materia de propiedad industrial, cabe entonces preguntar que cual de ellas es la que debe ser aplicada en el caso bajo estudio. Al respecto se tiene que en la Sentencia del 4 de junio del 2014 proferida por esta Delegatura dentro del proceso identificado con el radicado 13-146788, se indicó que ambas modalidades de prescripción son independientes y autónomas por lo que corren simultáneamente, perfeccionándose a que ellas que haya reunido las condiciones establecidas en la ley en primer lugar.

Para el cómputo del término de la prescripción también es necesario tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha manifestado que para determinar el plazo de prescripción es relevante diferenciar el tipo de infracción de que se trata, la cual puede ser instantánea, continuada, permanente o compleja; y que esta diferenciación sería relevante para realizar el cómputo de la prescripción, sólo para el término de la prescripción extraordinaria, esta es la de 5 años puesto que: “ respecto del plazo de dos años dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja”, esta cita es tomada de la IP 90 del 2016 página 12.

Entonces, en el presente asunto el Despacho encuentra que el fenómeno de la prescripción que operó se dio bajo la modalidad de la prescripción ordinaria, esto es la de los dos años establecida en la Decisión 486 de 2000, ¿por qué?, porque como se pasará a explicar más adelante, el titular de las marcas objeto de este litigio tuvo conocimiento del presunto uso infractor de sus signos distintivos.

Ahora, precisado en lo anterior, entonces se debe precisar nuevamente cual es la calidad en la que están interviniendo los integrantes de la parte actora del proceso, conforme al artículo 1155 del Código Civil:

“Los asignatarios a título universal con cualquiera palabra que se les llame y aunque en el testamento se les califique de legatarios son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, lo que guarda relación con lo manifestado esta mañana en esta audiencia a momento de realizar el control de legalidad.”

Para lo cual volveré a citar una parte de la sentencia número SC10200-2016 del 27 de julio de ese año, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en la cual se manifestó lo siguiente.

El ordenamiento jurídico, en algunos casos, autoriza que a pesar de existir una probabilidad de personas legitimadas para el ejercicio de la acción esta sea instaurada por una sola de ellas, pero en esos eventos el efecto distintivo del agotamiento de la jurisdicción también se generará respecto de los demás cotitulares de ella, tal situación se presenta en la sucesión mortis causa de la herencia no yacente, ciertamente es un ente moral de modo que no puede ser parte demandante, ni demandada en un proceso, pero si lo pueden ser los herederos que en su calidad de tales representan al causante, por eso demandados civil para la sucesión es hacerlo para los herederos en tal carácter es decir, como coparticipes en la comunidad universal hereditaria”.  

Esto para hacer énfasis en que los integrantes de la parte activa, esto es los litisconsorcio cuasinecesario, conformados por la señora Silvia Mor, Eugenia Barraques [Inaudible], José Ignacio Barraque Sourdis, Margarita Barraques Sourdis, Silvia Barraquer y María Camila Barraquer, todos ellos en su caso estarían actuando en representación; lo podría llamar como una especie de representación del difunto, del causante, más no el nombre propio, ¿y para qué hago énfasis en eso?, porque como ellos están es ejerciendo un derecho o una acción que tenía ese difunto en su nombre entonces el término de prescripción se debe computar es con base en el conocimiento que pudo no haber tenido el señor Ignacio Barraquer Coll sobre el uso infractor de sus marcas, no respecto al conocimiento que hayan tenido a las personas que menciona y que integrarían el litisconsorcio cuasinecesario de este proceso o lo que sería lo mismo la totalidad de los sucesores reconocidos en el proceso de sucesión del señor  Ignacio Barraquer Coll. Como se ha manifestado entonces estas personas no están ejerciendo una acción propia, sino que ellos están ejerciendo en este proceso el 17062464 la acción que en vida el señor Ignacio Barraquer Coll pudo haber ejercido.

Entonces teniendo esto presente, entra el Despacho a estudiar la situación en el caso concreto, y se tiene conforme a lo manifestado por la totalidad de los integrantes de los extremos procesales de este asunto Ignacio Barraquer Coll fue el gerente de la SOCIEDAD OFTALMOS S.A. y miembro fundador del INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, sociedades que conforman el extremo pasivo del trámite de la referencia y que en consecuencia fueron acusados por la demandante Silvia Mor Saab de estar usando sin autorización las marcas del fallecido Ignacio Barraquer Coll.

De igual forma la totalidad de los integrantes de los extremos procesales manifestaron que el establecimiento de comercio CLINICA BARRAQUER es propiedad de OFTALMOS S.A. desde su creación en el año 1968, y que dicho establecimiento se ha denominado como CLINICA BARRAQUER desde esa fecha a la actualidad, y que el INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA ha ostentado ese nombre también desde su creación en el año de 1964.

Al respecto, sobre esto que acabo de manifestar se debe tener en consideración lo manifestado por la señora Silvia Mor Saab el 5 de abril de 2018, en dicha oportunidad la mencionada afirmó que desde hace 20 años conoce la CLINICA BARRAQUER, esto se puede escuchar en el minuto 00:07:06 de la grabación, unos segundos después manifiesta que desde hace 20 años conoce que hay un letrero muy grande que dice CLINICA BARRAQUER a fuera del edificio de la CLINICA, minuto 00:07:24 posteriormente en el minuto 00:10:42 se le pregunta a la señora Silvia Mor, ¿desde hace cuánto conoce usted que OFTALMOS y la CLINICA utilizan las marcas?, y ella responde desde hace unos 30, 35 o 40 años.

El día de hoy la señora Silvia Mor Saab, manifestó que conoce OFTALMOS e INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, porque laboró en dichas entidades por cerca de 2 años; además, conoce la sociedad OFTALMOS porque es socia, es accionista de esa sociedad.

También manifestó la mencionada que como ella trabajó en la CLINICA BARRAQUER entonces sabía que las hojas de la papelería, las que ofrece la papelería estaban marcadas como CLINICA BARRAQUER, y a su vez manifestó que su difunto esposo desde que lo conoció y hasta el año de 2007 fue el gerente general de la sociedad OFTALMOS propietaria del establecimiento de comercio que CLINICA BARRAQUER, [Inaudible] nos manifestó también que el mencionado Ignacio Barraquer Coll, desempeñaba sus funciones desde el Piso 4 del Edificio que se ubica en la Calle 100 de la Ciudad de Bogotá, que se identifica como CLINICA BARRAQUER, nombre que conforme a lo sostenido por la mencionada nunca ha sido modificado o quitado.

Además, la mencionada Silvia Mor preciso que el señor Ignacio Barraquer era socio de OFTALMOS y que este participaba de manera activa en las asambleas de accionistas, tanto en su nombre propio como el de la señora Silvia Mor, ella al ser consultada como participaba ella en calidad de accionista en esa asamblea, dijo que ella le otorgaba poder a Ignacio, para que la representara.

Por su parte el litisconsorcio cuasinecesario Ignacio José Antonio Barraquer, afirmó que su padre es el titular de las marcas objeto de este litigio, trabajó durante toda su vida como gerente general de OFTALMOS S.A. sociedad que el 20 de diciembre de 1968 inauguró el edificio que se encueta ubicado en la Calle 100, que ha sido conocido desde ese entonces y hasta la actualidad como CLINICA BARRAQUER, el mencionado también sostuvo que su padre fue socio de OFTALMOS S.A. desde su fundación y que el difunto desempeñó sus funciones como gerente general de esa sociedad, desde el Piso 4 del edificio que él decía era el edificio CLINICA BARRAQUER.

Respecto al INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA y su relación con el titular de las marcas objeto de este litigio, es decir el señor Ignacio Barraquer Coll, litisconsorcio cuasinecesario manifestó que su padre fue miembro fundador de dicho instituto, el cual ha operado desde su fundación en el 3 Piso de la CLINICA BARRAQUER, también afirmó que el instituto siempre ha tenido el nombre INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA desde su creación.

Por otro lado, la señora Eugenia Barraquer Sourdis manifestó que el señor Ignacio Barraquer Coll, fue el gerente general por muchos años de OFTALMOS S.A. sociedad propietaria del establecimiento de comercio CLINICA BARRAQUER, precisando debido a una pregunta del despacho que su padre era conocido en el medio de las IPS o de las instituciones prestadoras de servicios de salud como el gerente general de la CLINICA BARRAQUER.

En cuanto a la relación de su padre con el INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, manifestó que este fue miembro fundador de dicho instituto, el cual se fundó alrededor de la segunda mitad de los 60 y la mencionada también manifestó también manifestó que dicha institución no ha modificado su nombre desde su creación, por su parte el representante del INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA el 5 de abril de 2018 y el día de hoy en esta audiencia, manifestó que ese instituto ha ostentado ese nombre desde la fecha de su creación en 1964 de manera ininterrumpida, además en la audiencia celebrada el día de hoy preciso que el señor Ignacio Barraquer Coll fue el miembro fundador de ese instituto, miembro de junta y que una oportunidad desempeño funciones como secretario general del instituto.

Al ser indagado sobre las funciones desempeñadas por el instituto por parte del Despacho, el representante legal del INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, manifestó que entre otras funciones tiene la enseñanza a nivel de posgrado en especialidades relacionadas con la oftalmología, la cual desempeña con autorización del Ministerio de Educación, precisando debido a una pregunta del Despacho que, en el diploma, el diploma lo concede el INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA.

Por otro lado, el representante legal de OFTALMOS manifestó que esa sociedad es propietaria del establecimiento CLINICA BARRAQUER, desde su creación, el cual registró ante la Cámara de Comercio en el año de 1972, que también es propietaria del parqueadero Barraquer desde el año 2000 y de otro establecimiento que se llama OPTICA BARRAQUER, en cuanto al titular de las marcas objeto de este proceso indicó que el Ignacio Barraquer Coll, fue subgerente general desde la constitución de la sociedad hasta el año 2010 y que él a su vez fue accionista de dicha sociedad desde el comienzo; precisando que aún lo sigue siendo, hay un proceso de sucesión, indicó que el señor Ignacio seguía siendo accionista porque a la fecha todavía se está tramitando su proceso de sucesión en un juzgado.

Entonces cómo se puede observar la totalidad de los integrantes de los extremos procesales coinciden en manifestar que el señor Ignacio Barraquer Coll, se desempeñó como gerente general de la sociedad OFTALMOS desde su creación hasta el año 2007 o 2010, eso es como uno de los puntos en donde si no están de acuerdo en el año en que se retiró, si fue en 2007 o en 2010 y que el señor a su vez fue uno de los cuatro miembros fundadores del INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA y calidad que no perdió hasta a la fecha de su deceso.

Además, coinciden en el hecho de que el señor Ignacio Barraquer Coll en vida fue accionista de la sociedad OFTALMOS propietaria del establecimiento de comercio CLINICA BARRAQUER, coincidiendo además la totalidad de los integrantes de los extremos procesales que desde la fundación de la CLINICA BARRAQUER, en los años 60; dicha clínica se encuentra ubicada en la Calle 100 de la Ciudad de Bogotá, que está clínica funciona en un edificio que está pintado de blanco, un edificio grande que está pintado de blanco y que en su fachada tiene la enseña CLINICA BARRAQUER, que siempre ha sido la misma y que solo en el año 2010 se le adicionó en la parte inferior la expresión CENTRO OFTAMOLOGICO, además las partes fueron concordantes al manifestar que el señor Ignacio Barraquer Coll, desempeño siempre sus funciones como gerente general OFTALMOS S.A. desde el cuarto piso del establecimiento de comercio CLINICA BARRAQUER.

En ese orden de ideas, al valorar en conjunto las declaraciones rendidas por la totalidad de los integrantes de los extremos procesales, bajo las reglas de la sana critica conforme a lo ordenado en el artículo 176 del Código General del Proceso, el Despacho concluye que no es posible afirmar que el señor Ignacio Barraquer Coll no tuvo conocimiento del uso que la sociedad demandada está realizando de sus marcas registradas. No es posible que el mencionado no hubiese visto en aproximadamente 40 años en los que se desempeñó como gerente general de OFTALMOS S.A. la enseña que identifica el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 100 de la Ciudad de Bogotá, la cual coincide con la expresión CLINICA BARRAQUER.

O que el señor Ignacio Barraquer Coll después del año 1994 no se hubiera percatado del uso de su marca nominativa BARRAQUER que fue la primera marca que registro con certificado de registro número 172825 por parte de la sociedades demandadas, máxime si para esa fecha y con posterioridad a está ostentaba la calidad de gerente general de OFTALMOS S.A. y de accionista de la misma sociedad, a la vez que la calidad de miembro fundador INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, situación que también se presentaría respecto a las otras 3 marcas registradas por el Ignacio Barraquer Coll.  

De igual forma, conforme a las reglas de la sana crítica no es posible afirmar que el señor Ignacio Barraquer Coll, no tenía conocimiento de que el INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, por ejemplo otorga títulos académicos a nivel de maestría en oftalmología bajo esa denominación, esto es INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA, como tampoco sería posible sostener que el titular de las marcas objeto de este litigio con posterioridad al año 1994 no tuvo conocimiento de que su marca se usaba por parte de la sociedad OFTALMOS S.A. en su papelería, y en ese sentido sí el mencionado hubiera tenido la intención de ejercer la acción por infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del artículo 244 de la Decisión 486 de 2000; se tiene que debió haberla ejercido antes del 23 de abril de 2013 respecto a la marca con certificado de registro número 422837, antes del 31 de marzo de 2013 respecto a la marca con certificado de registro número 420607, antes del 30 de junio de 2002 respecto a la marca con certificado de registro número 231599 y antes del 29 de noviembre 1996 respecto a la marca con certificado de registro número 172825.

Así las cosas, debido que la demanda se presentó el 13 de abril de 2017, es claro que para la fecha su presentación ya había operado el fenómeno de la prescripción extintiva de la acción frente al señor Ignacio Barraquer Coll, fenómeno que se presenta por cómo se manifestó al inicio de estas consideraciones por la inactividad de la parte para ejercer las acciones que el derecho le otorga en virtud de lo dispuesto en el artículo 2512 del Código Civil.

En consecuencia, el Despacho declarará aprobada la excepción de prescripción de la acción formulada por las sociedades demandadas, al contestar la reforma de la demanda, tal como se observa a folios 135 y 136 del cuaderno 2 y en consecuencia deberá proceder a negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Debido a esta decisión se debe proceder a la condena en costas a los integrantes de la parte demandante, para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA16-10554 de 2016, específicamente de dicho acuerdo se aplicaría el día, el criterio establecido en el artículo 5 numeral 1, esto es para los procesos en primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto, ¿por qué?, porque la competencia de esta entidad se asigna por la naturaleza del asunto con independencia de la cuantía.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Sobre esta base se fija por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 7 S.M.L.M.V, esto es la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($5.796.812 COP).

Así las cosas, en mérito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DELCARAR probada la excepción de la acción por infracción marcaria interpuesta por la señora Silvia Mor Saab, esta prescrita.

SEGUNDO. En consecuencia, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante, para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho a favor de las sociedades demandadas la suma correspondiente a 7 S.M.L.M.V, esto es la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($5.796.812 COP). Por secretaría realícese la liquidación correspondiente.

Decisión que queda notificada en estrados.

[La parte demandante presenta Recurso de Apelación contra la sentencia]

By admin, September 13, 2019