Premium Trading Ltda. vs. Krokicol S.A.S.

Fecha: 22/10/2019
Radicado: 18-192916
Demandante: Premium Trading Ltda.
Demandado: Krokicol S.A.S.
Funcionario: Asesora Asignada – Adriana Camila Gómez Bernal

Buenas tardes nuevamente, siendo las 04:53 p.m. del 22 de octubre de 2016, reanudamos la audiencia de instrucción y juzgamiento dentro del expediente con radicado 18-192916, demandante PREMIUM TRADING L.T.D.A. demandada KROKICOL S.A.S. Peviamente se escucharon los alegatos de conclusión y el despacho había decretado un receso de hora y media, se alargó un poco, a efectos de proferir la decisión de fondo, nuevamente todo a la luz de los alegatos expuestos por la apoderada de la parte demandante. Siendo así, ya se ha realizado el ultimo control de legalidad, el proceso ya dijimos que se encontraba saneado y después de ese saneamiento solo procedimos a escuchar los alegatos, entonces hay lugar a dictar la sentencia.

[LEGITIMACIÓN Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN]

Entonces agotado el debate probatorio, escuchados los alegatos de conclusión y cumplidos los presupuestos procesales, le corresponde a este Despacho determinar si la sociedad demandante se encuentra legitimada para invocar la acción de la referencia, en virtud de un contrato de licencia que afirma sostiene con THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., en caso afirmativo, determinar si la demandada al comercializar los zuecos cuya muestra reposa en el expediente, incurrió en los actos de confusión, engaño, explotación de la reputación ajena y violación de normas; y si ello es así, determinar si hay lugar a condenar a la demandada al pago de una indemnización de daños y perjuicios con fundamento en los literales A y C del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

Para iniciar el estudio de los puntos expuestos, el Despacho como primera medida se pronunciará sobre la verificación en el presente asunto de los ámbitos de aplicación de la Ley de competencia desleal. Tenemos entonces, que conforme al artículo 2º de la mencionada ley, los comportamientos previstos en ella tendrán la consideración de desleales siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, la finalidad concurrencial se presumirá cuando por las circunstancias en que se realiza o se lleva a cabo el acto, este se releva objetivamente idóneo para mantener e incrementar la participación de quien lo comete o de un tercero. En lo que se concluye entonces, que lo que se debe verificar es la aptitud o la idoneidad de ese acto que se alega desleal, para incrementar o no la participación en el mercado bien sea del competidor demandado o de un tercero, o de quien realiza el acto. Por el ánimo de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno siempre en deterioro de otro competidor que por lo general es quien demanda.

En el presente asunto, se evidencia que es posible aplicar la presunción que establece ese artículo 2º, pues los hechos que PREMIUM TRADING LTDA. atribuyó a KROKICOL se relevan objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación de la sociedad demandada en el mercado de la comercialización de zapatos, ante la posibilidad de que los consumidores se hubieran desviado o confundido de una prestación a otra, ante la falta de claridad en el mercado acerca del origen empresarial de los productos que ella comercializa; lo que a su vez se puede traducir en una pérdida de ingresos económicos para la sociedad demandante, y un correlativo aumento en los ingresos de la sociedad demandada, esto último salvo lo relacionado con el acto de engaño en esta demanda sobre lo que el Despacho se pronunciara más adelante, teniendo en cuenta que el acto de engaño no se encuadra dentro de lo que acaba de manifestar el despacho.

Ahora, respecto al ámbito subjetivo y territorial que están establecidos en los artículos 3 y 4 de la Ley 256 del 96, encuentra el Despacho que luego de escuchar los interrogatorios de las partes de los representantes legales de las sociedades que integran las partes, y observar las pruebas allegadas al expediente; es posible concluir que ambas participan en el mercado colombiano de comercialización de zapatos, en especial zapato tipo zueco de material EVA; lo que a su vez cumple con el ámbito territorial, debido a que esa comercialización se realiza en el territorio colombiano.

Establecido eso entonces pasamos a estudiar las excepciones de fondo formuladas por la sociedad KROKICOL al momento de contestar la demanda, las cuales denominó: falta de legitimidad en la causa por activa, por incumplimiento de requisitos y formalidades, y falta de legitimidad en la causa por titularidad en derechos. Esto nos lleva a hacer un análisis también del artículo 21 de la Ley de competencia desleal, el cual establece la legitimación para instaurar esta acción.

Entonces se tiene, que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 del 96, está legitimada para demandar en ejercicio de la competencia desleal: “cualquier persona que participe o presente su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos denunciados”. Del contenido de la norma se colige entonces que para el ejercicio de las acciones establecidas en el artículo 20 de competencia desleal, basta que quien demanda demuestre su participación en el mercado o su intención de participar en él, sin que se le pueda exigir mayores requisitos a acreditar otras circunstancias. En este caso, quien demanda, como ya se manifestó, acreditó que participa en el mercado de la comercialización de zapatos zuecos en material tipo EVA.

Ahora, en el presente asunto la demandada para sustentar las excepciones mencionadas afirmó lo siguiente: “El demandado no está legitimado para actuar en el presente asunto, toda vez que el contrato de licencia suscrito con WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA no se encuentra registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual no surte efectos contra terceros”.

Esto se puede observar a folio 187 del cuaderno 1, afirmación para la cual se valió del texto del artículo 162 de la Decisión 486 de 2000; en consonancia con lo anterior para sustentar la excepción de falta de legitimidad en la causa por titularidad de derecho, la pasiva sostuvo lo siguiente:

“El contrato de licencia aducido por la demandante fue efectuado el pasado 30 de junio de 2017 entre 2 sociedades a saber, PREMIUM TRADING LTDA. y WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., pero las marcas de las cuales se acusa un uso indebido por parte de la sociedad demandada no están registradas a nombre de WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., sino a nombre de sociedad distinta extranjera, la cual es DISNEY ENTERPRISES INC. Lo que determina claramente la falta de legitimidad en la causa para actuar por parte de PRIMIUM TRADING LDTA., ya que el contrato de licencia traído como prueba es celebrado con una persona jurídica distinta de quien ostenta los derechos de registros marcarios traídos como fundamento de la presente acción”. Esto se lee a folios 194 y 195 del cuaderno 1.

Entonces, a efectos de llevar a cabo el estudio de estas excepciones, se procederá a su análisis en conjunto porque ambas están encaminadas a lo mismo, esto es a decir que la falta de esa licencia y que ese contrato de licencia no habilitaría a la sociedad demandante para ejercer la acción de competencia desleal. Entonces, debido a que los supuestos facticos en los que se sustentaran las pretensiones del accionante, giran en torno al presunto uso sin autorización de unos signos distintivos, lo primero que se debe tener en consideración en el estudio de las excepciones mencionadas y relacionadas con la legitimación de la demandante, es que el presente asunto tuvo lugar a raíz del ejercicio por parte de PREMIUM TRADING LTDA. de la acción declarativa y de condena, por la presunta comisión de actos de competencia desleal que prevé el artículo 20 en su numeral 1, según el cual el afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados, y en consecuencia se le ordena al infractor remover los efectos producidos por estos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.

Es así como la acción descrita, no tiene como finalidad la protección en sí misma de los signos mencionados, pues para ello se encuentra una acción diferente en la normatividad que sería la consagrada en la Decisión 486 de 2000, sino que la finalidad de la acción del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, tiene como finalidad la protección de la libre y la sana competencia en el mercado, a efectos de garantizar que los comerciantes observen al concurrir a un mercado, los deberes de conducta que señala el artículo 7 de esa ley.

Al concordar lo anterior con el contenido del artículo 21 de la Ley 256, se tiene que PREMIUM TRADING LTDA. para demostrar su legitimación en este asunto, solo se tenía que acreditar su participación en el mercado o la intención de participar en él, y como ya se manifestó este se encuentra acreditado; además, lo único que tenía que demostrar además era que sus intereses económicos podían haberse afectado o pudieran haberse llegado a verse afectados por los actos concurrenciales que denunció, pues si ello es lo único que exige el articulo al que se ha hecho mención.

Por lo expuesto, con independencia de si PREMIUM TRADING LTDA. es o no licenciataria de las marcas de titularidad DISNEY ENTERPRISES INC., la actora si se encuentra legitimada para actuar como demandante en el proceso de la referencia; pues su participación en el mercado de la comercialización de zapatos se encuentra acreditada como lo evidencian las certificaciones obrantes a folios 45 a 47 del cuaderno 1, a través de las cuales se informan de los montos cancelados por el accionante por conceptos de regalías y aporte al fondo de marketing de una compañía denominada THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., y se hace constar que se encuentra autorizada para comercializar calzado tipo EVA sandalias 3 puntadas. De igual forma, es posible sostener que eventualmente de acreditarse la deslealtad del comportamiento de la accionada, los intereses de PREMIUM TRADING podrían verse afectados, en la medida de como ya se ha mencionado existe la posibilidad que los consumidores se hubieran desplazado de una prestación a otra, lo que a su vez tiene la potencialidad de reducir los ingresos económicos de la demandante y aumentar los de la demandada.

Lo anterior fue puesto de presente por el Despacho, al resolver la solicitud de medida cautelar mediante Auto número 93840 del 13 de septiembre de 2018, en el que se desestimó el decreto de las cautelas solicitadas no por ausencia de legitimación de la actora, sino por falta de apariencia de buen derecho de la solicitud cautelar, decisión que valga decir fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, por auto del 11 de diciembre de 2018. Ahora, es necesario hacer alusión a esta providencia, en la cual el superior sostuvo que el registro del contrato de licencias suscrito entre PREMIUM y THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., era necesario para que tal negocio fuera oponible a terceros, pues de lo contrario la demandante no podía oponer a la pasiva su condición de licenciataria para manifestarle que se encuentra autorizada para explotar entre otros los derechos de propiedad intelectual, cuya titularidad le pertenece a DISNEY ENTERPRICES INC, argumento que fue recogido por el apoderado de la sociedad demandada para fundamentar las excepciones bajo estudio.

Sobre esta afirmación del superior, es necesario realizar las siguientes precisiones, lo primero,  como ya se verifico la acción ejercida por la demandante es de competencia desleal y no de propiedad industrial, por tal motivo la existencia o no del contrato de licencia como ya se manifestó no sería tan relevante, pues este aspecto no necesariamente incide en la legitimación de la actora para ejercer la acción impetrada, sino en la configuración o no de los actos de competencia desleal. Ahora, si se van a configurar esos actos es otro tema, pues como ya se expuso en la acción de competencia desleal basta con que el demandante acredite que participa en el mercado y que sus intereses económicos se pueden ver afectados. En cambio en la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, si es imperativo que quien demanda sea el titular de las marcas, pues así lo ordena el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, en virtud de cual fuere el titular del derecho para solicitar la protección judicial.

Ahora, segundo punto, no es cierto que un contrato de licencia de marca no registrado ante la autoridad de registro sea inoponible a terceros, como lo afirmo el superior al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el Auto 93840 del  13 de septiembre de 2018, lo anterior debido a que con la finalidad de garantizar la aplicación del régimen común de propiedad industrial y preservando el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los países miembros de la Comunidad Andina se permitió a estos realizar adecuaciones a la Decisión 486 de 2000, a efectos de permitirles desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de la legislación interna. Para tal efecto, la Comunidad expidió la Decisión 689 de 2008, por medio de la cual se autorizó a los países miembros a desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la ley 486: los artículos 9, 28, 34, 53, 138, 140, 162 y 202; y el capítulo 5 del título 2º y el capítulo 3º del título 15.

Respecto al artículo 162 de la ecisión 486 de 2000, se autorizó a los países miembros a establecer como opcional el registro o no de un contrato de licencia, en virtud de lo anterior el gobierno colombiano profirió el decreto 729 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente algunos artículos de la decisión 486 de 2000; y en el artículo 5º de la mencionada ley expresamente dispuso lo siguiente: “el registro de los contratos de licencia de marca será opcional, en consecuencia la ausencia de dicho registro no afectara la validez u oponibilidad de tales contratos”; este artículo fue recogido en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, en el artículo 2.2.2.20.5.

Así las cosas, el proceso es concluir que a Colombia el registro de un contrato de licencia de marca no es un requisito indispensable para la oponibilidad de ese acto jurídico a terceros, motivo por el que el despacho precisamente no hizo alusión a ese aspecto en el Auto número 93840 del 13 de septiembre de 2018.

Esto guarda relación con lo manifestado por la apoderada de la sociedad demandante en sus alegatos de conclusión, quien también hizo alusión a estas normas para argumentar que no era necesaria la inscripción del contrato de licencia como erróneamente se había manifestado. En ese orden de ideas, las excepciones de falta de legitimidad en la causa por activa por incumplimiento de requisitos y formalidades, y la excepción de falta de legitimidad en la causa por titularidad en derechos no están llamadas a prosperar pues en el presente asunto la demandante si acredito su legitimación para instaurar la acción.

[PRESCRIPCIÓN]

Ahora tenemos una tercera excepción que fue la de prescripción, propuesta por la demandada, Quien se limitó a transcribir sin citar en debida forma pronunciamientos de esta Delegatura, relacionados con esta figura en procesos de competencia desleal, para posteriormente afirmar que tanto la prescripción ordinaria como la extraordinaria se habían configurado en el caso concreto, manifestando que:

“Al no haberse probado ni establecido con plena claridad la fecha del conocimiento ni la fecha de los actos supuestamente desleales, debe predicarse que si en algún momento los hechos se presentaron estos ocurrieron fuera de los dos años y tres años establecidos en la ley, situación que permite aplicar la prescripción de la acción por competencia desleal” (Folios 196 a 200).

Sobre esta excepción, basta manifestar que la demandada no cumplió con la carga de precisarle al despacho el [Inaudible], a partir del cual debía iniciar el computo del término de la prescripción establecida en el artículo 23 de la Ley de competencia desleal, aspecto que era absolutamente necesario y que no puede ser suplido por el Despacho, al ser esta una excepción propia que no puede ser estudiada de oficio. Entonces, le correspondía a la parte demandada la carga de decir: “desde tal día usted tiene que contar la prescripción”, y dado que esto no sucedió, pues el Despacho no puede entrar a hacer mayores análisis frente a esa excepción, por lo que habrá de negarla.

Ahora sí, establecido a que no hay lugar a que prosperen las excepciones propuestas, entramos entonces a hacer un análisis de cada uno de los actos de competencia desleal atribuidos a la sociedad KROKICOL.

[CONFUSIÓN]

El primer acto a analizar es el de confusión, que está establecido en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, a través del cual el legislador pretende reprimir cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa a la que proceden los productos o servicios que adquieren en el mercado.

A efectos de determinar si KROKICOL tuvo una intención de crear confusión en los consumidores en el mercado, entre sus zuecos tipo EVA y los fabricados y comercializados por la demandante o si dicha condición en realidad se llegó a materializar, no basta con analizar los signos empleados en uno y otro producto, debido a que ese análisis correspondería más a uno de propiedad industrial y no a uno de competencia desleal, esto debido a que la acción por infracción a derechos de propiedad industrial y la acción de competencia desleal, defienden bienes jurídicos diferentes y por ende requieren de la acreditación de supuestos facticos.

Tal y como se manifestó en la Sentencia del 16 de agosto de 2018, proferida en el expediente número 16203775; en el caso concreto, para analizar la configuración del acto de confusión era necesario conocer las prestaciones mercantiles de cada una de las partes, esto es su forma, su precio y sus canales de comercialización, la forma en la que los consumidores lo identifican, no solo los consumidores los participantes en el mercado, lo que incluye distribuidores, proveedores. Y, la impresión que cada una de esas prestaciones genera en los consumidores, para determinar si se presenta la confusión alegada, ya que está no se deriva del simple uso de un signo distintivo ajeno, sino de todos esos otros elementos previamente mencionados.

Al analizar los elementos de convicción que reposan en el expediente en busca de la prueba de la prestación comercial de la demandante, se tiene que debemos atenernos a lo manifestado por el representante legal de PREMIUM TRADING al absolverse el interrogatorio de parte, y a unas imágenes que se observan en el escrito de demanda correspondiente a unos zapatos y a las certificaciones allegadas por la sociedad [Inaudible] que dan cuenta de que la demandante se dedica a la comercialización de zapatos.

Sin embargo, se aclara que no reposa en el expediente esa prestación, es decir, no tenemos un par de zapatos de la demandante para poder visualizarlos y analizarlos con más detalle. El estudio de las imágenes en mención, pues no bastan para acreditar la prestación de la actora, o al menos cuál es la percepción que tienen los participantes del mercado respecto a esa prestación, ni sobre la forma como los consumidores la identifican en el mercado, esto es si los consumidores cuando acuden al mercado están buscando un zapato tipo zueco, un zueco tipo EVA, unos zapatos de Mickey, unos zapatos de Mickey Mouse, unos zapatos de DISNEY, si acuden buscando específicamente zapatos de PREMIUM TRADING; no tenemos conocimiento frente a estos puntos.

Ahora, en cuanto a la prestación de la demandada, se observa que en el expediente reposa un par de zapatos en colores azul y amarillo, corresponden a unos zuecos con una correa que vienen empacados en una bolsa plástica transparente, y que el representante legal de la demandada en su interrogatorio de parte reconoció como propios o como fabricado por la sociedad que representa; ahora sobre como los participantes del mercado  identifican, conocen esa prestación, cuál es su percepción frente a ella, no hay elementos de convicción en el expediente pues tampoco se sabe cómo es que los consumidores identifican las prestaciones de KROKICOL, como la solicitan en el mercado, qué percepción tienen de esta, cuál es su grado de reconocimiento y demás.

Ahora, el Despacho observa que a juicio de la actora, la confusión desleal que atribuyo a la demandada se deriva a los usos de la imagen de los personajes de Mickey y/o Minie Mouse propiedad de DISNEY, como se puede extraer del folio 139 del cuaderno 1. A su vez, se tiene que a folio 141 del mismo cuaderno, la demandante al describir el actuar del consumidor aseveró que este acude al mercado a satisfacer la necesidad de un calzado infantil tipo EVA con diseños infantiles de DISNEY. De lo expuesto, el Despacho concluye que los consumidores de los productos comercializados por las partes, acuden al mercado es a buscar un zapato con un diseño de DISNEY, con independencia de quien sea su fabricante o distribuidor; lo que elimina el riesgo de confusión alegado por la demandante, pues en el presente asunto no se acreditó que los consumidores tuvieran conocimiento sobre los diferentes empresarios autorizados para usar las marcas de titularidad de DISNEY ENTERPRICES, basadas en los personajes de Mickey y Minie Mouse, o que es conocimiento para ellos fuera determinante al momento de adquirir zapatos tipo zueco en material EVA con la imagen de Mickey o Minie, ni que conocieran cuáles son los estándares de calidad que impone DISNEY a sus licenciatarios, por lo que no se probó la afirmación de PREMIUM TRADING de que los consumidores acuden al mercado pretendiendo encontrar el empresario idóneo que cumpla con los estándares de calidad del producto impuestos por DISNEY como se afirmó a folio 141 del cuaderno 1.

Es más, en el expediente no habrá una sola palabra que acredite que los consumidores asocian las prestaciones de la sociedad demandante o sus productos con PREMIUM TRADING, ni siquiera con DISNEY, y es más de lo que se acaba de manifestar y de lo que se manifiesta en la demanda lo que se extrae es que los consumidores terminarían asociando esos zuecos que adquieren en el mercado con DISNEY, porque acuden es a buscar productos con la imagen de DISNEY mas no con PREMIUM TRADING. Ni mucho menos está acreditado que ellos identifiquen a PREMIUM TRADING LTDA. como una licenciataria de las marcas de DISNEY o que PREMIUM TRADING se encuentra asociada a DISNEY o a Mickey o Minie Mouse de alguna manera.

Ahora, se afirmó en los alegatos de conclusión que los productos de las pasivas se emplean para confundir al consumidor que los compra, con el anhelo de adquirir un zapato tipo zueco de material EVA con diseños de DISNEY; sin embargo, en el expediente no habrá prueba de que realmente lo último sea lo que mueve a los consumidores a adquirir las prestaciones de PREMIUM TRADING o de KROKICOL, debido a que no está acreditado qué es lo que motiva al consumidor, entonces, en realidad el consumidor acude al mercado porque quiere unos zapatos de Mickey o Minie, o aquí se ha dicho que de personajes de DISNEY y DISNEY tiene a muchos personajes no solo a Mickey y Minie; o será que acuden a conseguir unos zapatos zuecos, con material EVA con independencia del personaje, y lo que mueve a las personas a adquirir uno u otro zapato es el precio del producto, los colores que tienen, que les pueden parecer unos más llamativos que otros; eso lo desconocemos en este asunto no tenemos certeza sobre esos puntos.

Además, en el presente asunto se encuentra totalmente descartada la confusión y el riesgo de asociación, debido a que KROKICOL en sus zapatos sea por cumplir una norma técnica o cualquier orto de cualquier otro tipo, en sus zapatos manifiesta que son fabricados en la suela e la parte inferior de la suela, manifiesta que los zapatos son fabricados por KROKICOL, emplea el símbolo de una tortuga que es el símbolo que emplea KROKICOL demás; entonces esto impide que algún consumido cuando adquiera un producto piense que está adquiriendo un producto por PREMIUM TRADING L.T.D.A., pues ahí está clarísimo que el fabricante fue KROKICOL.

Ahora, sostuvo la apoderada de la demandante en los alegatos que en este asunto se encuentra acreditada la confusión entre dos prestaciones, y que las prestaciones consisten en: comercializar zapatos en material tipo EVA a través de una red de distribución a un mismo consumidor final; debido a que el Despacho desconoce la percepción o conocimiento de los participantes del mercado respecto de las prestaciones de las partes, se reitera no es posible afirmar que existe confusión entre una y otra prestación. Además, en relación a esa manifestación, se tiene que el hecho de que ambas partes se dediquen a la fabricación de zapatos para venta a distribuidores, convierte a estos últimos en los consumidores es decir a los distribuidores; sobre este punto se aclara, ambas empresas demandante y demandada manifestaron que se dedican es a fabricar zapatos para distribuirlos a otras personas, quienes se encargan de comercializarlos, es decir, ellos no le venden a consumidor final, ninguno de los dos tiene establecimientos de comercio abiertos al público o almacén.

Es así como entonces, el consumidor de cada uno de las sociedades serían esas personas que adquieren los zapatos para su posterior reventa, y siendo así esos consumidores no serían catalogados como consumidores medios sino como consumidores especializados, pues, las personas que se mueven en ese mercado las personas que adquieren zapatos para reventa, deben conocer muy bien quienes son la totalidad de las personas que fabrican zapatos, que fabrican zapatos en material EVA, que fabrican zapatos tipo zueco, saben la calidad de los materiales que emplea cada uno y demás; entonces para el despacho no es plausible y no se encuentra acreditado que un consumidor de este tipo que es especializado pueda llegar a confundir a PREMIUM TRADING con KROKICOL.

Finalmente se recalca que en este asunto, el análisis se debe realizar entre las prestaciones de las empresas que conforman los extremos de las lisis, esto es entre las prestaciones de PREMIUM TRADING y las prestaciones de KROKICOL S.A.S.; para terminar si existe confusión entre uno u otra, lo que descarta un análisis entre las prestaciones de la demandada y la de DISNEY, pues para ello se requeriría que DISNEY ENTERPRICES INC fuera parte en este proceso. En consecuencia el acto de confusión no se encuentra acreditado.

[ENGAÑO]

Ahora, pasamos al análisis del acto de engaño el cual se sustentó de la siguiente manera:

El ahora demandado está pretendiendo el registro de una marca figurativa que a todas luces, tiene como objeto inducir a error a la Superintendencia de Industria y Comercio como a los consumidores, sobre su presunta legitimidad o legalidad frente a uno de los signos que utiliza en el calzado que fabrica y comercializa. Ese signo que de manera engañosa pretende lo solicitó de manera amañada frente a la autoridad nacional, con el fin de evitar ser alcanzados por los abogados de DISNEY y de mi mandante, pero que a todas luces pretende legitimar de manera fraudulenta el uso ilegitimo que acá se pone en conocimiento (Esto es tomado del folio 142 del cuaderno 1).

De lo anterior, de entrada se observa que el acto de engaño no se puede tener por configurado, pues la presentación de la solicitud de registro de una marca ante la autoridad nacional de registro no satisface el ámbito objetivo de aplicación de la competencia desleal, a no corresponder a un hecho o un acto realizado o llevado a cabo en el escenario del mercado, en el cual se intercambian bienes y servicios, sino que ese dicho solo tiene lugar en una instancia netamente administrativa; conclusión que no se modifica por el simple hecho de que en la lectura en el párrafo leído se haga alusión a los consumidores, pues estos carecen de participación en el trámite administrativo de registro de una marca.

Lo anterior fue puesto en conocimiento de la demandante mediante Auto número 93840 del 13 de septiembre de 2018, obrante a folio 44 del cuaderno 2, en el que esto fue puesto de presente y desde esa fecha hasta acá no se allegaron mayores elementos de convicción u otros elementos de convicción, que pudieran llegar a modificar la conclusión que el despacho anticipo en el auto que resolvió las medidas cautelares. Ahora, en los alegatos de conclusión la apoderada de PREMIUM TRADING hizo alusión a otros argumentos dentro de este acto de engaño, pero estos argumentos no serán tenidos en cuenta porque vamos con el principio de congruencia y esos fueron expuestos solo en los alegatos de conclusión, y ni la parte demandada ni el despacho tuvieron oportunidad previa de analizarlos, no se hizo uso de ninguna reforma de la demanda o algo por el estilo.

[EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]

Pasamos entonces ahora a estudiar el acto de explotación a la reputación ajena, establecido en el artículo 15 de la ley 256 de 1996. Al leer el contenido de dicho artículo, el Despacho concluye que consagra dosn supuestos: el primero referente a cuando se explota la reputación de un empresario en el mercado, y el segundo cuando se emplea un signo distintivo ajeno.

Frente al primero supuesto, tenemos que la apoderada de la demandante en sus alegatos de conclusión resalto que a la reputación a la que se hacía alusión en ese acto, no era la reputación de Mickey y Minnie Mouse, sino la reputación de DISNEY, que es un empresario altamente reconocido en el mercado. Frente a esto se resalta que no se evidencia cuál sería el interés que le asiste a la demandante para instalar una acción en busca de la protección de la reputación de un empresario ajeno, de un tercero, esto es de DISNEY. Ahí debería estarse haciendo alusión es a la reputación de PREMIUM TRADING, por lo que la demandante en el presente asunto debía era propender por la protección de su propia reputación esto es la de PREMIUM acreditando la existencia de la reputación, y su indebido aprovechamiento por parte de la demandada. Y a lo anterior se suma que no se probó que KROKICOL estuviera pretendiendo, y es más nunca se afirmó en el escrito de demanda que KROKICOL estuviera pretendiendo aprovecharse de la reputación de PREMIUM TRADING, se ha es manifestado a lo largo de toda la demanda y de todo el proceso que KROKICOL se aprovecha de la reputación de DISNEY o Mickey y Minnie Mouse.

Ahora, al analizar el segundo supuesto, relacionado con el empleo de signos distintivos ajenos, se tiene que este acto busca proteger al comerciante que se ha esforzado para posicionar sus signos distintivos en el mercado, o sea marcas, nombres comerciales, enseñas; de modo que otros comerciantes no se apalanquen la explotación en el mercado de esa reputación, no hagan un uso parasitario de los esfuerzos que ese otro empresario diligente ha llevado a cabo para posicionar sus signos distintivos. Al verificar si en el presente asunto cuales son esos signos distintivos ajenos que presuntamente se emplean, se tiene que en este asunto se acreditó la titularidad sobre cuatro marcas en las que se usa la imagen de Mickey o Minie Mouse, o dicho de otra manera se acreditó la titularidad de cuatro marcas basadas en esos personajes, que corresponden a los certificados de registros número 483610, 479978, 289658 y 289655 obrantes a folio 26 a 40 del cuaderno 1.Al revisar esas certificaciones se encuentra que las cuatro marcas mencionadas son propiedad de la sociedad DISNEY ENTEERPRICES INC.

Ahora, establecido que hay unos signos distintivos y que al parecer estos signos son usados sin autorización de su titular, se pregunta el Despacho si el licenciatario de esas marcas puede instaurar una acción por competencia desleal con fundamento en el inciso 2º del artículo 15 de la Ley 256 de 1996. La respuesta a este interrogante no es absoluta es decir no es definitiva, no es de si o no ¿por qué?, porque hay que tener en cuenta que tal y como se manifestó en el Auto número 116053 del 20 de noviembre de 2018 obrante a folio 61 del cuaderno 2: “En cada caso deben analizarse las circunstancias particulares que dan sustento a la conducta considerada como desleal, a efectos de determinar si quien demanda puede legítimamente plantear su petición; es decir, si legítimamente puede reclamar la reputación de algo o de alguien”.

En el presente asunto, haciendo alusión a este proceso, dado que se alega como desleal la explotación de los personajes Mickey y Minie Mouse, es necesario establecer qué habilita al accionante para reclamar la protección de la reputación de esos personajes o de las marcas de DISNEY ENTERPRICES, pues omitir tal verificación implicaría aceptar que cualquier persona puede instaurar acciones por competencia desleal, solicitando la protección de la reputación ganada por otro en el mercado, aun cuando ningún interés le asista”.

En el presente asunto se encuentra acreditado que la demandante es licenciataria de las marcas mencionadas en Colombia, de lo cual dan cuenta los documentos contenidos en el CD obrante a folio 118 del cuaderno 1, en especial los vistos en la carpeta denominada prueba 21, y los documentos obrantes a folios 232 a 269 del cuaderno 1 allegados por THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A.

Ahora, luego de revisar esos documentos, se tiene que a folio 256 del cuaderno 1 se observa la cláusula 21 B, mediante la cual las partes acordaron expresamente lo siguiente:

“Ustedes no llevaran a cabo ninguna acción de la ley, u otro procedimiento legal en contra de los infractores de nuestra propiedad o en contra de personas que estén haciendo un uso no autorizado de nuestra propiedad, incluyendo el material licenciado o por cualquier otra razón con respecto a las disposiciones de este acuerdo, sin obtener primero nuestro consentimiento por escrito”.

En esa medida en este proceso, dadas las particularidades del caso, era necesario que la demandante acreditara, que la propietaria de los signos distintivos mencionados con anterioridad, le confiriera autorización por escrito para iniciar la acción de la referencia en busca de la protección de esos signos distintivos. Debido a que ese aspecto no se encuentra acreditado, el Despacho no puede tener legitimada la demandante para instaurar el acto con fundamento en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, y por ello no entrará a analizar si le asiste o no interés para reclamar o salvaguardar la reputación de dichos signos distintivos, y de los personajes de Minie y Mickey Mouse y mucho menos de DISNEY.

[VIOLACIÓN DE NORMAS]

Así las cosas, nos resta analizar el acto de violación de normas, de cuyo contenido se desprenden que son dos los requisitos que se requieren para su configuración: el primero la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva que debe ser significativa, como consecuencia de la violación de una norma diferente o diversa a las contenidas en la Ley 256 de 1996.

En el presente asunto, la accionante omitió informar al Despacho en qué consistió esa ventaja competitiva significativa que obtuvo KROKICOL S.A.S. al presuntamente infringir el régimen de propiedad industrial, en especial el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, omisión que no solo consiste en no haberla informado sino en haberla probado, porque aparte de que hay que decir cuál es la ventaja hay que probarla. A juicio de la actora la demandada no paga canon, regalía, o suma alguna por el derecho de explotación de las marcas de Mickey o Minie Mouse, por lo que a su juicio los actos desplegados por KROKICOL consisten en sustraerse de los pagos por concepto de licencia, lo que va en detrimento de PREMIUM TRADING; esto lo manifiesta a folio 155 del cuaderno 1.

Frente a esta afirmación se tiene, que se desconoce si el no pagar ese canon o licencia representan en realidad una ventaja competitiva significativa para KROKICOL, no sabemos cuántos zapatos vende KROKICOL con la imagen de Mickey y Minie Mouse, puede que sean pocos los pares que se vende, puede que sean más los pares que vende la sociedad demandante, puede que le representen mayores ganancias a la demandada la venta de zapatos con otros personajes. Segundo, desconocemos si al solicitar una licencia tal vez DISNEY podría decirle a KROKICOL: “puede usarlo a 0 COP, o solo me tiene que pagar el 5%, el 20%”, no se sabe cómo se hubiera llevado a cabo esa negociación; lo que impide establecer si la ventaja que se alega en realidad es significativa.

Si, puede que no pagar una licencia ya le representé a uno una ventaja ¿pero esa ventaja es significativa?, no se sabe porque no sabemos cuáles son las condiciones en las que se comercializan las prestaciones de la demandada; es más, no sabemos si todos los zapatos que vende la demandada son de Mickey o Minie Mouse, puede que tenga otros personajes en sus zapatos, no lo sabemos. Por lo que también desconocemos si en realidad KROKICOL mejoró su posición en el mercado en comparación con la demandante, o si a raíz de ello sus ventas se incrementaron de una manera significante.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Frente a todo lo manifestado, el Despacho aclara que lo que se observa es una serie de afirmaciones que no se encuentran sustentadas, y sabido es que las afirmaciones de las partes no sirven de prueba, por eso es que el artículo 167 del Código General del Proceso les impone la carga de probar el supuesto hecho de las normas que consagran el objeto jurídico que ellas perciben, y en el presente asunto se encuentra que la actora no cumplió en debida forma con dicha carga, por lo que hay lugar a negar todas las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, condenar a la demandante PREMIUM TRADING LTDA. al pago de las costas procesales.

Por lo que se fijara por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 1 SMMLV, esto es OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP) teniendo en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo número PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, atendiendo el criterio de la naturaleza del asunto por ser este el que se emplea para determinar la competencia de este despacho para conocer las acciones de competencia desleal.

Así las cosas, en lo mérito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR la totalidad de las pretensiones instauradas por PREMIUM TRADING LTDA. contra KROKICOL S.A.S.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho una suma equivalente a 1 SMMLV,  esto es la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP). Por secretaría efectúese la correspondiente liquidación.

Decisión que queda notificada en estrados.

By admin, October 22, 2019