Premium Trading Ltda. vs E-Onze S.A.S.

Fecha: 22/10/2019
Radicado: 18-198024
Demandante: Premiun Trading Ltda.
Demandado: E-Onze S.A.S.
Funcionario: Asesor Asignado – Carolina Valderruten Ospina

[ANTECEDENTES]

Buenas tardes, siendo las 5:20 p.m. del 15 de octubre de 2019. Reanudamos la audiencia de instrucción y juzgamiento entre el expediente con radicado número 18198024 demandante PREMIUM TRADING LIMITADA demandada demanda E-ONZE S.A.S. Previamente se había decretado un receso de dos horas, en virtud de lo establecido en el artículo 373 a efectos de culminar algunos detalles de la decisión de fondo.

Entonces, antes de decretar la suspensión se había realizado el ultimo control de legalidad sin que se advirtiera la existencia de alguna causal de nulidad o alguna irregularidad de tipo procedimental que debiera ser subsanada, siendo así pues entonces, se tiene que cumplido los presupuestos procesales, luego de haber escuchado los alegatos de conclusión y demás, pues lo pertinente es emitir la decisión de fondo, que consiste en determinar si la sociedad demandante se encuentra legitimada para invocar la acción de la referencia en virtud de un contrato de licencia que afirma sostiene con THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A., en caso afirmativo, determinar si la demandada a comercializar los zuecos, cuya muestra pues se allego al expediente y que son estos tres zapatos que se pueden observar en el estrado, incurrió en los actos desleales de confusión, explotación de la reputación ajena y violación de normas. Y de ser así determinar si hay lugar a condenar a la demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios, aplicando los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

[ÁMBITO DE APLICACIÓN]

Iniciaremos estudiando, analizando si en el presente asunto se cumple con el ámbito objetivo y aplicación establecido en el artículo segundo de la Ley de competencia desleal, según el cual, los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias en que se realiza se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. En la norma expuesta se concluye que para verificar si los hechos atribuidos a la demandada pueden ser analizados bajo la óptica de la Ley de competencia desleal se requiere establecer en primer lugar si tales supuestos tienen la aptitud o la idoneidad para mantener o incrementar su posición en el mercado o la de un tercero. En el caso concreto el Despacho evidencia que es posible aplicar la presunción consagrada en el artículo segundo de la Ley de competencia desleal, pues los hechos que PREMIUM TRADING LIMITADA atribuyó a E-ONZE S.A.S. se revelan objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de la última de las nombradas, ante la posibilidad de que consumidores de la primera se hubieran desplazado hacia las prestaciones de la segunda, es decir de la demandada como consecuencia de una presunta falta de claridad en el mercado acerca del origen empresarial de los productos comercializados con la imagen de Mickey y Minnie Mouse.

Ahora pasamos a analizar los ámbitos subjetivo y territorial establecidos en los artículos tercero y cuarto de la Ley 256 del 96. El artículo tercero consagra que la Ley de competencia desleal se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquier otros participantes en el mercado, la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia del sujeto activo y del sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.

Al analizar las pruebas que reposan en el expediente, en especial estos tres zapatos que se allegaron, se concluye que tanto y unas imágenes que reposan en el escrito de demanda, en conjuntos con el interrogatorio de parte que rindió el representante legal de la sociedad demandante, se puede concluir que tanto la demandante como la demandada participan en el mercado colombiano comercializando calzado en especial zapatos zueco tipo [Inaudible]  lo que además cumple con el ámbito territorial consagrado en el artículo cuarto de a Ley 256 del  96, pues esa comercialización se realiza en el mercado colombiano.

Ahora, debido a que la demandada guardó silencio durante el término de traslado de la demanda y no justificó su inasistencia a la audiencia inicial celebrada el pasado 12 de septiembre de 2019, a continuación se expondrán los hechos que deberán tenerse por ciertos en virtud de lo consagrado en el artículo 97 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 372 del mismo estatuto.

Entonces, del hecho primero se da por cierto que el 30 de junio de 2015 la demandante adquirió la licencia de uso de derechos de propiedad industrial de DISNEY lo que incluye derechos de su explotación de los personajes de Mickey y Minnie Mouse. Del hecho segundo se tendrá por cierto en qué consiste el objeto social de la demandante, del hecho tercero se tendrá por cierto que el contrato de licencia mencionado contempla como productos licenciados: pines, zapatos tipo zueco en evapu, sandalias tipo evapu con suela ergonómica con capellada y trabilla, sandalia con capellada completa tipo evapu.

Del hecho número cuarto se tendrá por cierto que, de la suscripción del contrato de licencia mencionado, la demandante se ha dedicado a fabricar y distribuir en el mercado colombiano una línea de productos con pines, zapatos tipo zueco en evapu que contienen las marcas Mickey y Minnie Mouse como se observa a folio 118 del cuaderno 1. Del hecho 15 se tendrá por cierto que la demandante, en virtud del contrato de licencia debe pagar un porcentaje por concepto de regalías sobre ventas, sumar por concepto de garantías y una parte al fondo común de marketing conforme a las cláusulas 4, 4.1 a 4.6 y 3.6 de los contratos firmados para las vigencias 2015-2017 y 2017-2019, respectivamente. El hecho sexto, se tendrá por cierto que la demandada no cuenta con licencia para usar las marcas de DISNEY.

El hecho séptimo, se tendrá por cierto que la demanda ofrece en el mercado calzado tipo eva con diseños de Mickey y Minnie Mouse en capellada, en pines y la banda que recubre el calzado como se observa folio 119 y 120 del cuaderno 1. Del hecho octavo, se tendrá por cierto, que la demandada ofrece los zapatos mencionados mediante la marca SUPERBUENO con certificado de registro número 413341 registrada ante la SIC por [Inaudible] representante legal de la demandada. Del hecho noveno, se tendrá por cierto que al realizar una búsqueda de la expresión SUPERBUENO Calzado en Google los primeros resultados arrojan paginas como Mercado Libre y Provident, mediante las cuales se comercializan los productos infractores de la demandada como se observa folios 120 y 121 del cuaderno 1. Hecho diez, se aclara que no hay hecho diez.

Once, del hecho 11, se tendrá por cierto que la demandada también comercializa sus productos a través de la red social Facebook mediante la cuenta E-ONZE SAS. Del hecho 12, se tendrá por cierto que en el comercio no virtual, se comercializan productos marca SUPERBUENO que contienen las marcas Mickey y Minnie Mouse y que la impresión de las fotografías que en folio 122 del cuaderno 1, corresponden a productos ofrecidos, adquiridos en el local Chanclas y Babuchas JS, ubicado en la Carrera 11 # 11-26 entrada 2, local 3 del centro de Bogotá, por un precio de $10.000 para la línea infantil y $15.000 para la línea de adultos. Del hecho 13, se tendrá por cierto que en la parte inferior de la suela de los productos adquiridos se informa que los productos son fabricado por E-ONZE SAS con NIT 900494980-7 que coinciden con los de la sociedad demandada de acuerdo a su certificado de existencia y representación legal. Del hecho 14, se tendrá por cierto que además los zapatos mencionados tienen en su costado pines con la marca SUPERBUENO, empleada también en la correa y en la parte inferior de la suela.

Del hecho número 15, numerado en la demanda como 14, se tendrá por cierto que la demanda es una persona jurídica, que la demandada perdón es una persona jurídica con domicilio en Itagüí, cuyo objeto social consisten en la fabricación de otros tipos de calzado excepto de cuero y piel, y que su representante legal es el señor [Inaudible] Del hecho número 16, que en la demanda se numera como 15, se tendrá por cierto que pese a no contar con licencia la demandada utiliza en el mercado, signos similares a algunos de los signos protegidos en Colombia. Del hecho número 17, numerado en la demanda como 16, se tendrá por cierto que los productos que comercializa la demandada son similares en diseño, gama cromática y estilo de banda a los fabricados y comercializados por la demandante. Y el hecho número 18, numerado en la demanda como 17, se tendrá por cierto que la demandante no cuenta con establecimiento de comercio abierto al público y que solo cuenta con la fábrica en la que produce los productos a puerta cerrada.

Se aclara que no se tendrá por cierto, que la demandada compite en el mercado de manera desleal, como lo afirmó la apoderada de la sociedad demandante en sus alegatos de conclusión, en los que manifestó que ese era un hecho que debía tenerse por cierto ante la falta de contestación, debido a que la calificación sobre la deslealtad o no los hechos que se presumen ciertos, corresponde es al Despacho que deberá luego de realizar el análisis correspondiente determinar si esos hechos se ajustan o no a los parámetros de deslealtad que establece la Ley 256 del 96.

[CONFUSIÓN]

Entonces, entramos ahora sí a analizar los actos de competencia desleal que se atribuyen a la sociedad demandada, el primero de ellos es el de confusión, el cual se configura según lo establecido en el artículo décimo de la Ley 256 del 96, cuando la conducta de un competidor del mercado, tiene como objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Con la tipificación de este acto, el legislador pretende reprimir cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos y los servicios que ellos adquieren en el mercado. En este asunto, pues se tiene que no nos vamos a fijar en si hay confusión respecto a establecimiento de comercio porque ya se manifestó que ninguna de las dos sociedades lo tienen, en los alegatos de conclusión la abogada, dijo que ni la demandante ni la demandada, tenían establecimientos abiertos al público, ellos lo que hacen es que fabrican y luego distribuyen para reventa.

Entonces, vamos a enfocar en el análisis de las prestaciones mercantiles ofertadas por ambas sociedades en el mercado, a efectos de determinar si se presenta la confusión alegada. Entonces, para determinar si E-ONZE SAS tuvo intención de crear confusión en los consumidores y en el mercado entre sus zapatos tipo Eva y los fabricados y comercializados por la sociedad demandante o si dicha confusión en realidad se materializó porque la norma contempla también el riesgo de asociación, no basta solo con analizar los signos empleados en ambos productos con el objetivo de establecer si son idénticos o similares y en consecuencia pueden generar o generan confusión entre uno y otro, pues ello correspondería un análisis desde la perspectiva o desde la óptica de la propiedad industrial mas no de la competencia desleal.

Lo anterior, debido a que la acción por infracción a derechos de propiedad industrial y la acción por competencias, por actos de competencia, tutelan bienes jurídicos distintos, por lo que ambas imponen al interesado la acreditación de supuestos de hecho también diferentes, al respecto el Despacho en Sentencia del 16 de agosto 2018, proferida dentro del expediente con radicado número 16-23775 sostuvo que:

“La utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente por sí misma para configurar acto de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, pues el bien de propiedad industrial en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa como medio o instrumento para lograr el efecto que la Ley pretende reprimir, esto es si constituye el medio para producir la confusión que es el hecho que la norma pretende evitar, de donde se sigue entonces que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de una acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a este derecho, sino que debe encaminarse entre otras cosas a determinar si dicha utilización indebida, genera o no un riesgo de confusión en el mercado.”

Entonces, en el caso concreto, para determinar si se configura o no este acto, es necesario conocer primero en qué consisten las prestaciones de las partes, como se dan a conocer estas en el mercado, qué productos son los que venden, cuáles son sus precios, que canales de comercialización emplean, la forma en que los consumidores y demás participantes en el mercado las identifican, al igual que la forma en que los mencionados identifican posteriormente determinar si se presenta la confusión alegada, ya que esta no se deriva del simple uso del signo distintivo como ya se ha manifestado, pues ese acto corresponde a otro supuesto normativo que es del artículo 15 de la Ley 256 del 96, que es el que reprime el uso de signos distintivos ajenos, porque aceptar lo contrario implicaría dar paso a sostener que el legislador contempló o quiso proteger lo mismo en dos actos diferentes en la confusión y la explotación de la reputación ajena.

Entonces, ya pasando a determinar si en el presente asunto con los elementos de convicción que se allegaron, se acredita o no esta configuración se entiende que en el expediente reposan, se puede establecer que en el expediente reposan evidencias de que ambas empresas tanto la demandante como la demandada, se dedican a la fabricación y comercialización de zuecos tipo Eva, esto se extrae de la imagen respecto a la sociedad demandante, de la imagen contenida en el hecho cuarto de la demanda que obra folio 118 del cuaderno 1, que es igual a la que se observa folio 3 del cuaderno 2.

Esa imagen debe ser concordada con lo que manifestó el representante de PREMIUM TRADING a la absolver su interrogatorio de parte, quien en esa oportunidad le precisó al Despacho que su prestación mercantil consistía en la fabricación de zapatos en material tipo Eva, especialmente zuecos para adultos y niños y que luego de fabricar esos zapatos lo que hacía era distribuirlos a diferentes comerciantes para que estos procedieron como a la reventa de estos productos y en dicha oportunidad el representante legal precisó que en sus zapatos lo que hace es usar los signos de la empresa DISNEY, los signos distintivos de la empresa DISNEY y en especial la imagen de los personajes de Mickey y de Minnie Mouse.

Respecto a la prestación de la demandada, se observa que la parte actora allegó estos tres zapatos que se encuentran en el estrado, que consisten en unos zapatos, tipo zueco, material Eva y en los que se observa, pues al menos en este si se ve la imagen de Mickey, de Mickey Mouse y este tiene uno roticos que parecen también simular como la cara del ratón Mickey Mouse.

Se aclara que hay un par de zapatos talla 34 y un zapato pequeñito talla 22, ambos en color gris. Y si se observan en la parte inferior, en la parte de la suela, al menos en los que son talla 34, se puede observar que se especifica que estos zapatos fueron fabricados por E-ONZE SAS con NIT 900494980-7, el chiquitico si no, no tiene esa información.

Entonces ahora, conforme a lo manifestado ya se dijo también esta sentencia por el representante legal de la demandante y la presunción de certeza del hecho 18, que en la demanda está numerado como 17, las partes no cuentan con establecimientos de comercio abiertos al público, desde lo expuesto se desprende que hasta el momento ambas empresas está acreditado que ambas empresas se dedican a una misma prestación, que consiste en la fabricación y distribución para reventa de calzado tipo zueco en material Eva.

Ahora, respecto al precio de cada una de las prestaciones el Despacho observa que el representante legal de la sociedad demandante a la absolver el interrogatorio de parte manifestó que trata de vender un zapato a un precio de  $13.000  COP esto lo dijo en el minuto 11 y 40 en adelante. En tanto que la demandada comercializa sus zapatos a $10.000 COP si se trata de la línea infantil y a $15.000 si se trata de la línea para adultos conforme a la presunción de certeza derivada del hecho doce de la demanda.

Ahora, vamos a analizar entonces que tenemos respecto a la forma que se comercializan estos productos. El representante legal de la sociedad demandante manifestó en el interrogatorio de parte que, para esa esa labor de comercialización la realiza a través de una red logística a vendedores a nivel nacional, una red logística de establecimientos constituidos con canales especializados como almacenes: BATA, SPRING STEP, CENCOSUD, ALMACENES FALABELLA, HOME CENTRY y el canal mayorista especializado en centros comerciales como SAN ANDRESITO y SAN VICTORINO. Esto lo dijo al minuto 5 a 5:30 de la grabación. En cuanto a la forma en que se comercializan las prestaciones de la demandada solo se cuenta con la presunción del hecho noveno y el contenido del certificado de registro abierto a folio 51 y 52 del cuaderno 1.

Al analizar el contenido de las imágenes vistas en el hecho mencionado y en el mencionado certificado de existencia y representación legal, se tiene que a través de prueba indiciaria se puede atribuir el contenido de esas imágenes a la sociedad demandada, lo anterior teniendo en cuenta que la marca mixta SUPERBUENO con certificado de registro número 413341, cuya parte nominativa corresponde a SUPERBUENO se encuentra registrada a nombre de [Inaudible], representante legal de la sociedad demandada como se observa folio 7 del cuaderno 1 y que dicha marca se encuentra impresa en los zapatos fabricados por la demandada allegados como prueba. ¿Dónde se observa esta marca SUPERBUENO? Aquí en esta parte de la suela, esto se observa en los tres zapatos y también en los costados que sostienen, que unen el zapato con la correa y esto se observa en los tres zapatos.

De lo recién expuesto el Despacho infiere que la sociedad E-ONZE emplea el nombre mixto SUPERBUENO para comercializar el calzado que fabrica. Ahora, teniendo en cuenta en consideración que la parte nominativa en el signo mencionado anteriormente corresponde a SUPERBUENO y que la imagen superior vista folio 120 del cuaderno 1 que corresponde como que a los criterios de búsqueda empleados para realizar la búsqueda en MERCADO LIBRE se lee SUPER-BUENO-ZAPATOS y que en la parte inferior de la imagen, en la parte inferior derecha de la imagen que voy a folio 121 se lee zuecos marca SUPERBUENO para niña y que en la imagen del folio 120 del cuaderno 1 se observan también unos zapatos de color azul, similares a estos zapatos de color gris, solo cambia es el color. El despacho concluye que E-ONZE oferta sus productos a través de internet, de la internet.

Ahora, sobre la forma en que los participantes en el mercado identifican las prestaciones de las partes no reposan elementos de juicios en el expediente, por lo que se desconoce por completo cómo los consumidores, proveedores, distribuidores y demás participantes en el mercado identifican las prestaciones de PREMIUM TRADING y de la demandada E-ONZE. Bajo ese contexto pasa el Despacho entonces a concluir que el acto de confusión atribuido a la demandada no se encuentra acreditado conforme pasa a exponerse: en el expediente no reposan pruebas que acrediten como es que los participantes en el mercado identifican las prestaciones de la sociedad demandada, mucho menos que estas son identificadas por el uso de su productos en la imagen de los personajes de Mickey y Minnie Mouse, ni que esas prestaciones sean conocidas como Zuecos Disney, como lo sostuvo el representante legal de la actora al minuto 6:25 de ese interrogatorio.

En este punto hay que tener en cuenta una cosa y es que la sociedad demandante que es PREMIUM TRADING no es la única que se encuentra autorizada para usar en este tipo de zapatos la imagen de Mickey y Minnie Mouse, pues como lo manifestó el representante legal de la actora, otras empresas como: BATA, CROYDON y VÍA TROPICAL, tienen también licencia para explotar la imagen de Mickey y Minnie Mouse en calzado. Además, en una de las certificaciones que se aporta con la demanda expedida por [Inaudible], también se hace alusión a otras empresas que pueden explotar la imagen de Mickey y Minnie Mouse, se desconoce si se han otorgado otras licencias por parte de la propietaria de las marcas para la explotación de esos personajes en calzado tipo zueco y tipo Eva, pero llegado el caso también lo que se tiene es que no sé, lo que se quiere decir es que no sabe si en verdad el consumidor cuando acude al mercado y dice: quiero unos zapatos de Mickey y Minnie Mouse, está pensando en PREMIUM TRADING, o al revés, que va y pide unos zapatos PREMIUM TRADING pensando que le van a dar unos zapatos que tienen la imagen de Mickey y Minnie Mouse.

Para analizar este punto es pertinente traer a colación lo manifestado por la demandante a folio 133 del cuaderno 1, en el que expuso que el consumidor medio que según afirmó es el que se, el que mayormente acude al mercado a adquirir estos productos, no está en capacidad de distinguir si los productos pertenecen a E-ONZE o a PREMIUM si entre ambas existen relaciones comerciales, si los productos se obtienen bajo un sistema de franquicias o si se han otorgado licencias de uso. Al respecto, se tiene que en el proceso no se ha acreditado que efectivamente los participantes del mercado y en especial los consumidores tengan en cuenta los aspectos que se mencionan a folio 133 del cuaderno 1, al momento de adquirir un zapato en el que se emplea la imagen de Mickey o Minnie Mouse o de realizar las negociaciones con sus fabricantes. Esto debido a que no se allegaron pruebas, a que no existen estudios de mercado, no tenemos testimonios de consumidores, de proveedores, de distribuidores que den cuenta de ese hecho.

Por el contrario, al hacer un análisis del escrito de la demanda, lo que se observa es que los consumidores acuden al mercado a buscar un zapato de Mickey y Minnie Mouse y así también lo dijo el representante legal de la sociedad actora al absolver el interrogatorio de parte y al se le preguntaba: “¿Y entonces cómo identifican su prestación y demás?”. “Ah no la gente va y dice, quiero un zueco de Mickey y Minnie”. Entonces, lo que se observa es que la gente acude buscando un zapato de Mickey y Minnie con independencia de quien los fabrica, con independencia de si tienen o no licencia y es más en los alegatos de conclusión la apoderada también lo manifestó, justo al inicio de los alegatos y dijo: “Es que el consumidor no siempre repara en que el producto es legal o no, entonces no se va a fijar si se trata de un sistema de franquicias, eso no lo hace un consumidor o al menos en este expediente no se acreditó que se realizará”.

Entonces, lo que se colige como les manifestaba es que los consumidores acuden al mercado a satisfacer su necesidad de adquirir zapatos en los que se emplea la imagen de Mickey y Minnie Mouse asociada a DISNEY, con independencia de la persona que los fabrica o distribuye, lo que elimina riesgo de confusión alegado por la demandante, pues en el presente asunto no se acreditó que los consumidores tuvieran conocimiento sobre los diferentes empresarios autorizados para usar en sus productos la imagen de los mencionados personajes, que ese conocimiento fuera para ellos determinante al momento de adquirir zapatos tipo Eva con la imagen de Mickey o Minnie Mouse, ni que conocieran los estándares de calidad dispuestos por DISNEY a sus licenciatarios como se manifestó en la demanda, porque en la demanda se dijo que por lo general los consumidores, el consumidor medio iba al mercado a buscar un zapato fabricado por un licenciatario porque el licenciatario cumplía con los parámetros de calidad que le impone DISNEY, pero es que es más al momento de esta sentencia se desconocen cuáles son esos parámetros de calidad que le impone DISNEY a los licenciatarios, tampoco eso no está acreditado.

Por lo que no se probó que PREMIUM TRADING, no se probó la afirmación de PREMIUM TRADING de que los consumidores acuden al mercado pretendiendo encontrar el empresario idóneo que cumple con los estándares de calidad del producto impuestos por DISNEY como se afirmó al folio 134 del cuaderno 1. Es más, no hay una sola prueba en el expediente que acredite que los consumidores asocian las prestaciones de la demandante a sus productos con ella, es decir no hay evidencia de que los consumidores al acudir al mercado a satisfacer una necesidad de compra de calzado infantil lo hagan con el anhelo de comprar unos zapatos elaborados por PREMIUM TRADING LIMITADA a quien identifica como una licenciataria de las marcas de DISNEY o al menos de las que guardan relación con Mickey y Minnie Mouse.

Además, otro hecho que elimina de tajo la confusión y el riesgo de asociación que se pretender reprimir a través del acto de confusión establecido en la Ley 256 de 1996, tiene que ver con que la demandada identifica sus zapatos con la marca SUPERBUENO, que ya se mencionó y se observa a los costados y en la suela, en esta parte interior del zapato, donde se apoya el talón ahí está impreso la marca con que se identifican los zapatos que es SUPERBUENO y el uso de Mickey y Minnie Mouse son a manera de adorno, no ha título de marca.

Además, se aclara que el zapato es fabricado por E-ONZE SAS no por PREMIUM TRADING, no por DISNEY ENTERPRISE, no por THE WALT DISNEY, no los fabrica E-ONZE SAS con NIT 900494980-7, esto se observa al menos en los zapatos talla 34 como se manifestó previamente en el 22, talla 22 si no se puede ver esto último. Entonces, con fundamento en lo manifestado, para el Despacho no se encuentra figurado el, configurado el acto de confusión.

[EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]

Pasamos entonces a analizar el acto de explotación de la reputación ajena establecido en el artículo 15 de la Ley 256 del 96. Al analizar este artículo se tienen que contemplar dos supuestos: El primero es cuando un empresario se aprovecha en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, esto es cuando un comerciante se aprovecha de la reputación de otro comerciante. Y el segundo supuesto es cuando se emplean signos distintivos ajenos, entonces el primer supuesto en el presente caso no se da, no se da por la sencilla razón de que Mickey y Minnie Mouse no son comerciantes en el mercado, entonces son unos personajes de ficción inanimados, no existen en realidad y ellos por ende no pueden gozar de reputación comercial o industrial. Y en el presente asunto tampoco se está discutiendo porque no se dijo así en la demanda que se estaba explotando la reputación de DISNEY, ni tampoco está acreditado que la sociedad demandada haya tratado de explotar la reputación de PREMIUM TRADING.

Entonces, tenemos que realizar el estudio de este acto a raíz del segundo supuesto que es el empleo de signos distintivos ajenos sin autorización, el cual busca proteger al comerciante que se ha esforzado para posicionar sus signos distintivos en el mercado, ya sea marcas, nombres comerciales o enseñas comerciales. De modo que otros comerciantes no se apalanquen en el mercado realizando un uso indebido o no autorizado o parasitario de esos derechos de propiedad industrial o de la reputación ya ganada pues por esos derechos de propiedad industrial.

Entonces, lo primero que se tiene que verificar para dar aplicación al segundo supuesto es que el empleo de unos signos distintivos y esos signos distintivos se encuentren en cabeza de una persona que obviamente no puede ser a quien se demanda. En el presente asunto se acreditó que DISNEY ENTERPRISE INC es la propietaria al menos de cuatro marcas figurativas en las que se emplean imágenes asociadas a Mickey y Minnie Mouse que corresponden a los certificados de registro 483610, 479978, 289658 y 289655. Se allegaron otros certificados, otras certificaciones marcarias, pero corresponden a marcas nominativas que no es el caso y a una marca de DISNEY.

Entonces, dado que las marcas como ya se mencionó, al menos las cuatro que se mencionaron, son propiedad de DISNEY ENTERPRISE INC, el Despacho se pregunta si el contrato de licencia que la demandante afirma ostentar para usar las marcas de DISNEY ENTERPRISE INC es suficiente para sostener que a la actora le asiste un interés para reclamar por el uso no autorizado de los signos registrado en Colombia, en los que se emplea la imagen de Mickey y Minnie Mouse. Este punto se ha puesto de presente a la actora desde que se radicó la demanda, pues esto se excusa en los Autos número 93838 del 13 de septiembre de 2018, cuando se desestimó la medida cautelar solicitada, cuando se radicó la demanda y en el Auto 122907 del 11 de diciembre del mismo año, que corresponde al Auto por medio del cual se resolvió el recurso de reposición y apelación presentado contra la primera providencia nombrada. Entonces, este siempre ha sido un punto importante y es por qué a PREMIUM TRADING le asistiría un interés para demandar sustentándose la demanda en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Entonces, entramos a verificar lo primero es si la demandante cuenta con el contrato de licencia que sostuvo, tal como se sostuvo en su demanda y se tiene que en el expediente hay un CD que reposa a folio 114 del cuaderno 1, que contiene dos contratos de licencia uno para vigencia 2015-2017 y el otro de vigencia 2017 a 2019. Vamos a hacer referencia al último contrato que sería el último que estuvo vigente. Entonces el contrato 17674 del 30 de junio de 2017 fue celebrado por THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA SA y PREMIUM TRADING LIMITADA, luego de revisar el contenido no se observa que la empresa DISNEY ENTERPRISE INC haya participado en la celebración de ese negocio jurídico, pese a que ella es la titular de los signos ajenos que presuntamente se usan sin autorización por parte de la demandada, el hecho de que DISNEY ENTERPRISE INC. no haya participado en esa negociación impide al despacho tener claridad sobre qué habilita al accionante para reclamar la protección de las marcas basadas en los personajes de Mickey y Minnie Mouse, tal como se expuso y vuelve y se reitera en los Autos número 93838 del 13 de septiembre de 2018 y 122907  del 11 de diciembre del mismo año.

Sobre lo anterior, se precisa que en el proceso de la referencia no se acreditó cuál es la relación que existe ente DISNEY ENTERPRISE INC propietaria de los signos distintivos THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A. suscribiente en calidad de licenciante del contrato de licencia mencionado y [Inaudible]. Esta última sociedad que se encargó de expedir la certificación vista folio 50 del cuaderno 1. Si bien es cierto ante la falta de contestación de la demanda e inasistencia de la demandada a la audiencia inicial, se tuvo como cierto el hecho primero en el que se afirmó que el 30 de junio de 2015 la actora adquirió la licencia de uso de los derechos de propiedad intelectual de DISNEY, entre otros los derechos de explotación sobre los personajes Mickey y Minnie Mouse, también lo es que el Despacho no puede desconocer el subcontenido de esos contratos aportados por la propia demandante que se encuentran en el CD como ya se manifestó que obra folio 114 del cuaderno 1 y que dan cuenta de lo ya manifestado.

Esto es, que los contratos fueron firmados por una persona que no ostenta la titularidad de los signos distintivos mencionado previamente, pues ante este vacío el Despacho no puede entrar a determinar si en realidad a la demandante le asiste el interés para invocar el artículo 15 de la Ley 256 del 96, por lo que la explotación de la reputación ajena no se encontraría acreditada.

[VIOLACIÓN DE NORMAS]

Y entonces queda por analizar el acto de violación de normas contemplado en el artículo 18 de la Ley 256 del 96, según el cual se considera desleal la despectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica.

De esto se sigue que para la configuración de esta conducta desleal se requieren dos cosas: primero, la realización de una efectiva ventaja competitiva que además es calificada porque tiene que ser significativa y la segunda, la acreditación de la vulneración de una norma que debe ser diferente a las contempladas en la Ley 256 del 96. En el presente asunto, la accionante omitió informar al Despacho en que consistió la ventaja competitiva significativa que E-ONZE SAS obtuvo al presuntamente desconocer el régimen de propiedad industrial en especial ordenado en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, omisión que no solo consiste en no informarla sino que también en no probarla. Esto se puso de presente también desde el inicio del proceso cuando se resolvió la solicitud de medidas cautelares, pues en esa oportunidad ya se les había manifestado que no se había mencionado en qué consistía la ventaja competitiva significativa.

Al hacer un análisis del escrito de demanda, se tiene que a juicio de la actora la demanda no paga canon, regalía o suma alguna por el derecho de explotación de las marcas Mickey y Minnie Mouse, esto lo afirma folio 146 del cuaderno 1, por lo que a su juicio los actos desplegados por E-ONZE SAS consiste en sustraerse de los pagos por concepto de licencias, lo que va en detrimento de  PREMIUM TRADING LIMITADA esto lo afirma el folio subsiguiente, que es el 147.

Lo anterior o esas afirmaciones no sustituyen las omisiones de la demandante, pues si en gracia a discusión el despacho procediera el estudio de este acto con su sustento en esas afirmaciones, se encontraría con que el hecho de que se desconoce a la fecha, si en realidad para E-ONZE SAS no pagar licencia se genera una ventaja competitiva y si esta ventaja es significativa.

Desconocemos cuántos zapatos ha vendido, desconocemos si tal vez sus ventas se incrementaron a raíz del uso de la imagen de los personajes de Mickey y Minnie Mouse frente a otros zapatos de otros comerciantes o zapatos también fabricados por ella en los que empleen otras imágenes o ninguna imagen. Entonces, todo esto es necesario para determinar si en verdad si hubo una ventaja, no sabemos si por ejemplo pasó del puesto cinco al puesto uno, si sus ganancias se incrementaron exponencialmente, ventaja que no se puede concluir del simple hecho de que se afirma que ellos no pagan IVA, de que no pagan una licencia porque además no sabemos si tal vez que ellos le piden una licencia al titular de las marcas, esto es a DISNEY ENTERPRISE, tal vez DISNEY le pudo haber dicho que él no la necesita, que las puede usar a cero pesos o que el porcentaje que le va a cobrar por licencia, no va a ser del 13 % o del 17 % como se lo cobra a PREMIUM TRADING sino que podía ser del 20 % o del 10 % todos estos son factores totalmente desconocidos para el Despacho y que sí eran necesarios para poder entrar a hacer un análisis sobre esta ventaja competitiva y su significancia.

Entonces en este asunto, lo que se observa es que no se cumplió en debida forma con la carga de la prueba que establece el artículo 167 del Código General del Proceso y que la demanda está sustentada en una cantidad de afirmaciones, muchas de ella no probadas, al interior del proceso y como es sabido las afirmaciones de las partes no sirven de prueba porque no le está dado a las partes crear su propia prueba, principio del derecho probatorio y pues en el presente asunto no queda otra que como se concluye negar la totalidad de las pretensiones ante la falta de acreditación de la configuración de los actos desleales, que se atribuyeron a la sociedad demandada.

Ahora, se realizó por parte de la apoderada una solicitud, de la apoderada de la demanda una solicitud de medidas cautelares en el curso de los alegatos de conclusión en caso de que llegaran a prosperar las pretensiones, dado que se van a negar la totalidad de las pretensiones, pues no hay lugar a entrar a analizar esa solicitud cautelar.

Si bien es cierto lo manifestado por la apoderada de la sociedad actora al inicio de sus alegatos de conclusión, la piratería hoy en día es un hecho innegable y que está [Video cortado]

(…)

Como les digo, solo faltaba manifestar esta parte de la sentencia, que después en ese sitio finaliza manifestando que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba que le imponía el articulo167 del Código General del Proceso. Se observaban que muchos de los hechos de las demandas consistían en afirmaciones que como bien es sabido no puede ser consideradas como prueba por ser este un principio del derecho probatorio. Ahí termina la grabación.

A Renglón seguido, ese día se les manifestó que la apoderada de la parte demandante y sus alegatos de conclusión, al iniciar había realizado una manifestación sobre el problema actual de la piratería en Colombia y como la piratería está perjudicando ostensiblemente a los comerciantes colombianos. Frente a esa manifestación el Despacho puso de presente que con la sentencia no se quería desconocer esta situación, ni se quería como desproteger al comerciante legal, pero que tal vez, la vía de iniciar una acción por la presente comisión de Datos de Competencia Desleal, no era la adecuada para buscar la protección de ese comerciante, que tal vez seria la justicia penal la llamada a dirimir este conflicto y a intervenir en defensa de los comerciantes, por lo que tal vez, se reitera, esa era una vía más adecuada para proteger esos derechos y no esta porque los requisitos que se deben demostrar en una acción de competencia desleal, difieren de los que se puedan demostrar por la vía penal.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Manifestado eso, se manifestó que como se negarían la totalidad de las pretensiones en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se procedería a condenar a la condena en costo de la parte demandante, fijando por concepto de agencia en derecho un monto de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP), equivalente a un salario mínimo. Ese salario se calculó teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Concejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo número PSAA16-10554 del 05 de agosto del 2016, aplicando el criterio de la naturaleza del asunto, ¿Por qué la naturaleza del asunto?, porque la competencia de este despacho para conocer de los procesos de competencia desleal se designa por la naturaleza del asunto y no por su cuantía.

Así las cosas, en merito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial asignada a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia en usos de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR la totalidad de las pretensiones instauradas por PREMIUM TRADING S.A.S. contra E-ONZE S.A.S.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandante. Para tal efecto, se fijan como agencias en derecho una suma equivalente a un salario mínimo mensual legal, esto  es la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP).

Por Secretaria efectúese la correspondiente liquidación. Decisión que queda notificada en estrados.

[La parte demandante interpone Recurso de Apelación contra la Sentencia]

By admin, October 22, 2019