Madecentro Colombia S.A.S. vs. Ducasse Colombia S.A.S.

Fecha: 01/08/2019
Radicado: 18-259711
Demandante: Madecentro Colombia S.A.S.
Demandado: Ducasse Colombia S.A.S.
Funcionario: Asesora Asignada – Carolina Valderruten Ospina

[LEGITIMACIÓN]

Al deber que impone el Código General del Proceso a través del numeral 3º del artículo 178 del Código General del Proceso, según el cual en cualquier estado del proceso el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcial en los siguientes eventos, y el 3º dice: “cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”. En este asunto observa esta juzgadora que se presenta el ultimo de los supuestos mencionados, esto es la carencia de legitimación en la causa por la parte demandada, y además esta que es una sesión que puede ser declarada de oficio, es una excepción que fue propuesta por la sociedad demandada al momento de contestar la demanda, sobre la cual también se pronunció en la debida oportunidad la sociedad demandante al descorrer el traslado de las excepciones de mérito.

 La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva se encuentra a folio 17 del cuaderno 2, y sobre esta se pronuncio la parte demandante como se observa a folio 45 y 46 del cuaderno 2. Ahora, no se correrá traslado para alegar de conclusión por el siguiente motivo, los alegatos tienen como finalidad que las partes se pronuncien sobre sus consideraciones respecto al debate probatorio, a las pruebas que se practicaron y que se recaudaron a lo largo del proceso; y en este caso como no hay más pruebas salvo las documentales que se aportaron con la demanda y la contestación, no hay necesidad de darles el uso de la palabra para que presenten sus alegatos de conclusión. Máxime cuando como ya se manifestó, la parte demandante ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas que fueron allegadas por la parte demandada, las pruebas documentales que se allegaron por dicha parte, y sobre todo sobre esta excepción que se va a declarar probada.

Entonces en ese sentido, el Despacho emitirá sentencia anticipada en cumplimiento de lo establecido como ya les manifesté en el numeral 3º del articulo 278, advirtiendo que no se configuraría ninguna causal de nulidad en especial la establecida en el numeral 6º del artículo 133 del Código General del Proceso, por los motivos que se expusieron con anterioridad.

Entonces, en este proceso se trataba de establecer, el objeto del litigio consistía en establecer si la sociedad DUCASSE COLOMBIA S.A.S. había usado la expresión “Mobile”, si dicho uso se había realizado a titulo de marca y si ese uso configuraba una infracción a los derechos de propiedad industrial que la parte demandante afirmo ostentar, y declarar que configurada la infracción se debería entonces determinar si se había probado la existencia de daños y perjuicios alegados por la sociedad demandante, y a su vez probar la cuantía de dichos daños y perjuicios, esto ultimo bajo el sistema de indemnizaciones prestablecidas.

A juicio de la demandante, la sociedad demandada había venido usando la expresión “Mobile” además de otros lugares en su página web, así mismo la marca infractora y los productos que se ofrecen se encuentran en otras paginas como www.losretales.co y es.escript.com; también uso esa expresión “Mobile” en su catálogo de productos y afirmó que lo usó en un material publicitario y en otras paginas web, esto lo afirmó a lo largo del hecho 3º de la demanda, como se observa a folio 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122 del cuaderno 1; todos estos folios que acabo de mencionar corresponden al hecho 3º y allí se describe el presunto uso de la expresión “Mobile” por parte de la sociedad demandada.

La sociedad demandada, al contestar la demanda propuso las excepciones de: falta de legitimación en la causa por activa como se observa a folio 8 del cuaderno 2, falta de legitimación en la causa por pasiva, folio 17 del cuaderno 2, entre otras. Entonces, el Despacho al observar la totalidad de las pruebas documentales que se han allegado al expediente, encuentra que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas perciben; lo anterior implica que las partes deben acreditar al juez a través de los diferentes medios de prueba los hechos en los que fundamentan sus pretensiones, sin que sea suficiente para tal fin que la parte se limite a realizar una serie de afirmaciones sobre lo que considera constituya la infracción de sus derechos de propiedad industrial, o sobre el supuesto uso de sus derechos por parte de otra persona, pues: “Las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen en el sistema procesal civil colombiano de importancia probatoria, a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas; caso en el cual su eficacia proviene de estas y no de la sorción de la parte” (Conforme a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente Jorge Antonio Castillo Rúgeles, expediente número 6459 página 16).

En ese sentido, le correspondía a la parte demandante acreditar que el uso de la expresión “Mobile” en estas páginas web de las cuales se aportan los pantallazos y en el catalogo que se aportan era realizado por parte de la sociedad demandada esto es DUCASSE COLOMBIA S.A.S., y eso no sucedió en este asunto. ¿Por qué?, la parte demandante allegó como sustento como prueba de los supuestos facticos en los que sustentó sus pretensiones las siguientes pruebas documentales, allega:

La impresión de un catálogo, que presuntamente pertenece a la sociedad demandada, esta obra a folios 34 a 111 del cuaderno 1. Allega la impresión de unos pantallazos de unas paginas web que reposan a folio 112 y 113. A folio 114 se observa que allega un CD, al revisar ese CD el contenido del CD se tiene que contiene los mismos documentos que allegó impresos con anterioridad al CD, esto es el catalogo que ya les mencioné que obra a folios 34 a 133.Allega el certificado de existencia de la sociedad demandante, y el certificado de existencia de la sociedad demandada, estos están de folios 2 a 22, y de folio 23 a 27 del cuaderno 1; ese CD también contiene la constancia de el acta de no acuerdo de no conciliación de la audiencia celebrada entre las partes, que también obra en físico a folios 28 a 33 del cuaderno 1; y contiene el escrito de demanda que obra a folio 115 a 127. Entonces no contiene otros elementos de prueba.

Al descorrer el traslado de las excepciones de merito la parte demandante no allegó otros medios de prueba, solo allegó el escrito que obra a folios 45 a 47 del cuaderno 2, entonces esas son la totalidad de las pruebas que obra en el expediente. Al analizar dichos elementos se encuentra que, primero, la sociedad demandada que es DUCASSE COLOMBIA S.A.S. tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. de Colombia.

Ahora, se empieza a hacer el análisis del catálogo que presuntamente corresponde a la sociedad demandada y ¿qué se observa?, a folio 35 se observa que está hablando de DUCASSE INDUSTRIAL, que es una organización enfocada al diseño de soluciones integrales para la industria del mueble y la construcción, sus mas de 45 años de experiencia la han posicionado como el principal fabricante de sistemas para la industria en Latinoamérica, ahí ya hay un hecho que hace dudar al Despacho sobre si en realidad la sociedad demandada la que usa la expresión “Mobile” ¿por qué?, porque se está hablando de una empresa que tiene 45 años de experiencia, y si revisamos la fecha de constitución de la sociedad demandada se tiene que esta se constituyó, mediante documento privado sin número el 2 de enero de 2018, documento que fue inscrito el 3 de enero de 2018 bajo el número 02290953 del libro 9; es decir, la sociedad demandad si contamos desde el 2018 tiene aproximadamente 1 año y medio de constitución, de existencia, de trayectoria y no 45 años.

Se manifiesta en ese mismo folio, este es el 35 del cuaderno 1, que la sociedad que elaboro este catalogo en el año 2011 formo el departamento de diseño y desarrollo compuesto por un grupo de técnicos y profesionales, capaces de responder a las necesidades que surgen de cada etapa del proceso de desarrollo del producto; a folio 36 se observa que dicha sociedad se gano en el año 2005, la sociedad propietaria de este catalogo en 2005 fue premiado como una de las 35 mejores empresas para trabajar en Chile por el [Inaudible], estamos hablando de una sociedad al parecer chilena.

Ahora, si pasamos a revisar el contenido de los pantallazos que fueron impresos que obran a folio 112 y 113, encuentra el Despacho que a folio 112 el pantallazo de la parte superior corresponde a una impresión parcial de la pagina web www.losretales.co/catalogo-en-linea/ducasse, al revisar se afirma que los retales es un distribuidor exclusivo de la marca DUCASSE INDUSTRIAL de Chile, una organización enfocada al diseño de soluciones integrales para la industria del mueble y la construcción; entonces volvemos a lo mismo, se está haciendo referencia es a una sociedad chilena y no a la sociedad colombiana. Ahora, en ese mismo folio 112 la impresión del pantallazo inferior corresponde a la impresión de la página web https:/es.escript.com, y esto corresponde a la impresión de un catalogo DUCASSE de la línea Mobile en PDF, al revisar ahí perfectamente se observa que se está haciendo referencia a DUCASSE AZTECA no a DUCASSE COLOMBIA.

Ahora pasamos al folio 113, en el folio 113 se aporta una impresión de la pagina web www.ducasseindustrial.com, al revisar el contenido de dicha impresión se observan 2 puntos importantes: el 1º que se está hablando de una empresa con 50 años de trayectoria, tiene en la parte superior izquierda se observa un 50 abajo años y dice “de trayectoria”, la sociedad demandada como ya lo dije solo tiene año y medio de experiencia aproximadamente; pero además a renglón seguido al lado del 50 dice: “DUCASSE INDUSTRIAL CHILE”, entonces está impresión corresponde a una sociedad chilena y no a una sociedad colombiana. Esos pantallazos se deja constancia que corresponde a los mismos que se observan a folios 117, 118, 119, 120 del cuaderno 1.Y no hay más pruebas del presunto uso infractor.

Ahora, la sociedad demandante manifestó para sustentar sus pretensiones como les manifesté, que la sociedad demandada había hecho uso de la expresión “Mobile” además de otros lugares en su pagina web, al respecto a esta afirmación contenida en el echo 3º se debe manifestar lo siguiente: no se afirmó cuales otros lugares. Entiende el Despacho entonces que sería en la pagina de los retales y en la impresión que dice: “DUCASSE AZTECA” sobre los cuales ya me referí, y dice que en su pagina web. Pero doctor falta algo muy importante, y es la prueba de que esa pagina web pertenece a DUCASSE COLOMBIA S.A.S., eso no basta con afirmarlo eso hay que probarlo y existen los medios de prueba para acreditar ese hecho, en este expediente no está acreditado que esa pagina web pertenezca a la sociedad demandada, pero si hay indicios de que al parecer pertenece a una sociedad chilena.

Ahora, se afirmó también que la marca infractora y los productos que se ofrecen se encuentran en otras páginas web www.losretales.co y como les manifesté en la escript.com; pues no se probó que la página web www.losretales.co fuera propiedad de la sociedad demandada, por el contrario la sociedad demandada si allegó un registro WASE de esa página web, y ahí aparece que el propietario es la sociedad Los Retales y los Retales no hace parte de este expediente. Y respecto a la página de escript.com pues no está probado quién es el propietario de esa página, lo que se observa es que allí como que se colgó un catalogo en el que se hace referencia a la línea Mobile, pero esto es DUCASSE AZTECA, no es DUCASSE COLOMBIA, no hay forma de relacionar esta pagina con la sociedad demandada.

También se manifestó, que se había hecho uso de esa expresión en el catalogo de los productos, el catálogo de los productos que como ya les manifesté obra a folios 34 a 113 del cuaderno 1, catálogo que como ya les expliqué no corresponde a la sociedad demandada sino a una sociedad chilena con más de 45 años de experiencia en el mercado; es decir, que llegado el caso ahí si hay un uso si se puede ver que se usa la expresión “Mobile”, pero no lo estaría usando la sociedad que aquí figura como demandada sino otra sociedad. Y se afirmó que también se usaba la expresión “Mobile” en el material publicitario y en la página web, sobre la pagina web ya me referí y sobre el material publicitario salvo los elementos de prueba que ya les manifesté, no hay ningún otro, no hay mas pruebas de la publicidad que supuestamente realiza la sociedad demandada, al expediente no se allegaron.

Ahora, de lo que se ha manifestado ¿qué concluye el Despacho?, que llegado el caso que el uso de la expresión “Mobile” que si se observa, se observa a folios 38 del cuaderno 1, 47, 50, 54, 57, 60, 66, 68, 113, del cuaderno 1; no lo realiza la sociedad que fue demandada en este asunto, es decir DUCASSE COLOMBIA S.A.S., la sociedad demandante es decir MADECENTRO COLOMBIA al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, se refirió expresamente a esta excepción manifestando lo siguiente:

“Falta de legitimación por pasiva, plasma en su escrito el accionado que los hechos narrados en el libelo de mandatorio no son atribuibles a él, precisando que los pantallazos corresponden a unas publicaciones y páginas de internet de DEPOSITOS LOS RETALES, afirmando que no tienen ni han tenido relación contractual, comercial o publicitaria con ellos y de DUCASSE INDUSTRIAL CHILE, asegurando que son 2 personas jurídicas diferentes a DUCASSE COLOMBIA, por lo tanto hay falta de legitimación por pasiva.”

Resulta desconcertante esta excepción planteada por el demandado, cuando en el mismo escrito al pronunciarse sobre los hechos indica: “usa una marca diferente como lo es DUCASSE INDUSTRIAL bajo la autorización de su registro en Colombia, la sociedad INVERSIONES EL OTOÑAL L.T.D.A.”, y anexa autorización de uso de marca; sin embargo, en la misma pagina de DUCASSE INDUSTRIAL CHILE aparece que es Colombia en la opción de contacto como se muestra a continuación y hay un pantallazo. Lugo dice: así mismo cuando alguien ingresa en el buscador Google DUCASSE COLOMBIA la primera pagina que aparece es la anterior a como se muestra enseguida, y hay una impresión de un pantallazo en el que se observa que el primer resultado corresponde a DUCASSE INDUSTRIAL S.A., luego TECNIFACIL S.A.S., el tercero es DUCASSE INDUSTRIAL DEPOSITO LOS RETALES, y el cuarto SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDISA DUCASSE en MERCADO LIBRE Colombia.

Continúa afirmando:

“Esta misma autorización cobija que comercialice productos promocionados en la pagina web referenciada, entre ellos los identificados con la marca “Mobile”, además en el mismo escrito cuando se pronuncia sobre el hecho 1, asegura que utiliza el signo “Mobile” supuestamente como descriptivo; es decir, ya aceptó que usa la marca “Mobile”, pero presenta una excepción manifestando que los hechos narrados y constitutivos de la infracción no le son atribuibles, se contradice e incluso se puede pensar que la presente excepción es un acto de mala fe, que busca por todos los medios zafarse de una responsabilidad por el uso de un signo protegido rayando incluso en actos de fraude procesal. Esta excepción no está llamada a prosperar cuando es claro que el accionado a reconocido el uso de la marca “Mobile”, y las páginas de internet referenciadas en la demanda dan cuenta que DUCASSE COLOMBIA es una filial de DUCASSE INDUSTRIAL CHILE que a través de la primera está utilizando una marca protegida por mi poderdante.”

Respecto a lo anterior el Despacho pone de presente lo siguiente, la relación comercial, contractual o publicitaria entre Los RETALES y la sociedad demandada no está acreditada, y llegado el caso si este iba a ser un fundamento de las pretensiones de la demandante pues era ella conforme el articulo 167 la encargada de acreditar ese hecho; 2º como les manifesté cuando se lee lo de la página de www.losretales, ellos están diciendo que son proveedores de DUCASSE INDUSTRIAL una sociedad chilena, y si tiene negocios lo tiene es con la sociedad chilena no con la sociedad colombiana. Ahora, que afirma que son dos personas DUCASSE INDUSTRIAL CHILE y DUCASSE COLOMBIA son dos personas jurídicas diferentes, claro que si son dos personas jurídicas totalmente diferentes, una esta constituida en Chile y la otra constituida acá en Colombia desde enero de 2018 con el NIT 901143664-3, no puede inferirse que son la misma sociedad porque compartan en su razón social la expresión DUCASSE.

Dice que en la pagina de DUCASSE INDUSTRIAL que sería la chilena aparece DUCASSE COLOMBIA como uno de sus distribuidores, el hecho de que la sociedad demandada aparezca en la pagina web de la sociedad chilena como una de sus distribuidoras, no implica que sea la sociedad colombiana la que realiza el uso que aquí se acuso como infractor o que sea la responsable de las pruebas que se allegaron para acreditar el uso, ese es el problema en este proceso el uso lo realiza otra sociedad no la que aquí se demandó. Ahora, yo no puedo inferir que se trate de la misma sociedad solo por el hecho de que en Google alguien ingrese como criterio de búsqueda DUCASSE COLOMBIA, y aparezca como resultado DUCASSE INDUSTRIAL S.A.C.O., eso a mí no me basta para afirmar que estamos hablando de la misma sociedad.

Dice que la sociedad demandada aceptó el uso infractor, y que entonces estaría actuando como de mala fe y rayando incluso con actos de fraude procesal. Esas afirmaciones no pueden ser aceptadas por el Despacho por lo siguiente, no es cierto que la sociedad demandada haya aceptado el uso, a lo largo de toda su contestación manifestó:

“Nosotros no usamos la expresión Mobile, llegado el caso el que la usa es MOBILE INDUSTRIAL CHILE, y lo que se hace es subsidiariamente es que si usted va a decir que yo soy el que lo uso, entonces tenga en cuenta que la expresión “Mobile” es descriptiva, es genérica, y nadie podrá apropiarse de dicha expresión, mucho menos para los bienes que se comercializan por las sociedades integrantes del esquema autor y pasivo, debido a que hacen referencia a rieles y a artículos que son móviles y de ahí e uso de la expresión “Mobile”.

Esa es su defensa, el primero dice: “yo no la uso, pero llegado el caso si usted considera que yo soy el que la uso, tenga en cuenta que no podría condenarme porque esa expresión es descriptiva y es genérica”. Ahora, se afirma que esta sesión no estaría llamada a prosperar, cuando es claro que el accionado a reconocido el uso y las paginas de internet referidas en la demanda dan cuenta de que DUCASSE COLOMBIA es una filial de INDUSTRIAL CHILE. Ahí volvemos a lo mismo parte demandante; las afirmaciones hay que probarlas como le dije al principio, no basta con hacer manifestaciones para que a uno le crean, por lo menos en un proceso judicial que lo que está diciendo es verdad, toda afirmación que una persona realice tiene que ir sustentada en algún medio de prueba. En este caso ¿qué se debía probar?, que la sociedad DUCASSE COLOMBIA si es que se quería sostener este argumento para traer abajo la excepción, había que probar que DUCASSE COLOMBIA es una filial de DUCASSE INDUSTRIAL CHILE, y es que para ser una filial una sociedad de otra no basta con que compartan parte de su razón social que en este caso sería la expresión DUCASSE.

El artículo 260 del Código de Comercio establece lo siguiente:

“Subordinación. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente caso en el cual aquella se denominará filial o con el concurso por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subordinada.”

En el artículo 261 no se establecen unas presunciones de subordinación, se va a presumir que una empresa está subordinada a otra y nos trae varios supuestos, entre ellos cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente por el concurso de otras personas, cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima en la junta de socios o en asamblea, cuando la matriz directamente por intermedio en el concurso de las subordinadas ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad, igualmente habrá subordinación para todos los efectos cuando el control para los supuestos previstos por el presente artículo sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas, bien sea directamente o por intermedio del concurso de entidades las cuales estas posean más del 50% del capital, o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones.

Entonces, en este asunto ¿qué se observa?, que no se acreditó esta afirmación de que la sociedad aquí demandada es una filial de la sociedad DUCASSE INDUSTRIAL, sociedad chilena que si es la que ha hecho el uso de la expresión “Mobile”. ¿Y esto cómo se probaba?, esto se prueba con el certificado de existencia y representación legal, porque el articulo 30 de la Ley 222 de 1995 impone la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil de la situación de subordinación, dice ese artículo:

“Cuando de conformidad por lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configura una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado, que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad, y actividad de los vinculados; así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la configuración de control y el articulo continúa diciendo que si las partes no lo hacen deberá hacerlo la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Bancaria entiéndase hoy en día Financiera, dependiendo de si las sociedades están vigiladas por una u otra entidad”.

En este asunto, al revisar el Certificado de Existencia y Representación Legal que se aportó de la sociedad demandada, que obra a folios 23 a 27 del cuaderno 1, no se observa que se haya inscrito ninguna situación de subordinación, este certificado es del 3 de octubre del 2018, entonces me parece perfecto que nos hayan traído uno mas reciente que es el del 26 de julio de 2019. Esta la constitución, una reforma, nos dicen la duración, nos hablan del objeto social, cuál es la actividad principal, cuál es su representante legal, las facultades del representante, quién es su revisor fiscal, principal, suplente y no hay registro de ninguna situación de control en cumplimiento de lo establecido en el articulo 30 de la Ley 222 de 1995, entonces, no puede tenerse por cierto el hecho de la situación de que la sociedad demandada corresponda a una filial de la sociedad DUCASSE INDUSTRIAL CHILE.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Por lo anterior, el Despacho declarara probada la excepción de merito de falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que negara la totalidad de las pretensiones de la demanda; y en consecuencia condenará en costas a la sociedad demandante, para tal efecto se fijara por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 5 SMMLV, teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo que regula las agencias del derecho en el año 2 de agosto de 2016, y aplicando el criterio de la naturaleza del asunto; esto porque la competencia asignada tanto a los jueces civiles del circuito como a esta entidad en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se asigna por la naturaleza del asunto con dependencia de la cuantía. Entonces hay que aplicar ese criterio a efectos de fijar las agencias en derecho.

Así en merito de lo expuesto la abogada del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 5 SMMLV. Por secretaría realícese la liquidación de las costas.

Decisión que queda notificada en estrados.

[La parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia]

By admin, August 1, 2019