Luima S.A.S. vs. Importadora Israel S.A.S.

Fecha: 31/08/2020
Radicado: 18-200855
Demandante: Luima S.A.S.
Demandado: Importadora Israel S.A.S.

Funcionario. Asesor Asignado – Diego Andrés Castillo Guzmán

[ANTECEDENTES]

Bueno, volvemos otra vez reanudamos la audiencia y en el sentido de que se encuentran todos los presupuestos procesales y el agotamiento de las etapas del proceso en legal forma y ante la ausencia de causales de nulidad, procedo a dictar sentencia, con base en lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación del litigio y el cual quedó de la siguiente forma:

  1. Determinar si la SOCIEDAD LUIMA S.A.S. es titular de la marca mixta FAIR LADY JUMBO para distinguir productos de la clase 8, de la clasificación internacional de Niza.
  • Determinar si IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. ha realizado el uso en el mercado del signo FAIR LADY para distinguir productos idénticos, similares o conexos para los cuales se encuentra registrada la marca FAIR LADY JUMBO, sin autorización de la SOCIEDAD LUIMA S.A.S.
  • Establecer si con el uso del signo FAIR LADY para productos antes descritos IMPORTADORA ISRAEL infringió los derechos de propiedad industrial que tiene LUIMA S.A.S. sobre la marca FAIR LADY JUMBO para distinguir productos de la case 8 de la clasificación internacional de Niza.
  • Establecer si con ocasión de la presunta infracción IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. generaban daños y perjuicios a LUIMA S.A.S. y en que cuantía.

[LEGITIMACIÓN]

Empezamos por hablar de la legitimación por activa y en este sentido de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000: “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante cualquier autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la eminencia de una infracción”.

En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual de manera previa a decidir sobre la comisión de la infracción, es preciso verificar la existencia de el derecho y su titularidad.

En el presente asunto se encuentra acreditado que la SOCIEDAD LUIMA S.A.S. es titular de la marca mixta FAIR LADY JUMBO, esto es FAIR LADY JUMBO, que identifica productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como pinzas para uñas, limas para uñas, estuches de manicura, aparatos manuales para encrespar el cabello, maquinillas o maquinas cercenadoras o recortadoras para cortar el pelo o de afeitar, aparatos de depilación, aparatos e instrumentos manuales para manicura y pedicura cuya vigencia va hasta el 30 de enero de 2023, según prueba documental contenida en el archivo denominado “180726-certificado de registro de marca FAIR LADY JUMBO” obrante en el CD correspondiente al consecutivo 1820855000, esto es el consecutivo 0 del expediente que aparece virtualmente en el sistema de trámites de la entidad y cuyo registro corresponde al certificado numero 467819.

En este punto, es de precisar que pese a que la demandada a través de los alegatos de conclusión expresó que existe otra marca similar ya registrada para productos de la clase 26 de la Clasificación Internación de Niza, a nombre de otra sociedad diferente de LUIMA S.A.S., lo que presume una coexistencia pacífica de los signos por cuanto la demandada señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la división de signo distintivo expresó que no existe conexidad entre la marca de la demandante registrada en la clase octava y la de ese tercero en la clase 26.

Lo cierto es que al encontrarse con las pruebas obrantes en el expediente que la marca FAIR LADY JUMBO se encuentra registrada para la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza vigente y a nombre de LUIMA S.A.S., ese acto administrativo que otorgó su registro esta precedido de una presunción de legalidad, que no ha sido cuestionada ante la autoridad competente lo que evidencia que existe un derecho de exclusiva por parte de la demandante que le permite acorde con los términos del artículo 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000 prohibir el uso de la misma a terceros para productos similares, y por tanto no puede alegar la demandada en este caso que no existe una eventual infracción que estudiaremos en caso de demostrarse el uso no autorizado. Así, teniendo en cuenta que la demandante es titular del signo cuya protección se reclama, es claro que este se encuentra legitimado para presentar la reclamación contenida en su demanda, vamos a abordar el tema de la infracción alegada sobre su uso en el comercio.

[INFRACCIÓN]

Para resolver este asunto se empieza por recordar y con fundamento en lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dejado claro en anteriores fallos, es que la utilización de una marca para la identificación de alimentos distintos a bienes y servicios, por ejemplo para la identificación de establecimientos de comercio, actividades comerciales en un comportamiento que en los términos del literal D del artículo 155 de la Decisión 486, puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de la marca, siempre que esa conducta sea susceptible a generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión.

Hago aquí una claridad, no solo frente a elementos distintos a bienes y servicios si no puede ser otro tipo de actividades ahora, lo que ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que la, o sea esto lo ha dejado prácticamente sentado igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486, se configura aquellos eventos en los que se reúnen: “dos elementos fundamentales, el primero determinativo referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y el segundo condicional cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o de asociación” al respecto me refiero a la decisión adoptada y la interpretación misma por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 049IP de 2012.

En primer lugar, debe manifestar el Despacho que se tiene por probado el hecho noveno contenido en el escrito de la demanda relativo a que la parte demandante no ha otorgado ninguna autorización a IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. para usar la marca antes referida, esto en aplicación de la consecuencia establecida en el artículo 97 del Código General del Proceso por no obrar contestación de la demanda, así como las indicadas en el numeral cuarto del artículo 372 de la misma norma en concordancia con el artículo 205, como consecuencia de la inasistencia de la parte demandada a la audiencia inicial y cuyo texto [Inaudible] se indica de la siguiente manera:

“LUIMA no ha otorgado a IMPORTADORA ISRAEL ninguna clase de autorización tácita o expresa para importar a Colombia o usar en el mercado colombiano productos identificados con la marca FAIR LADY JUMBO, ni para utilizar expresiones similares o confundibles con esta en relación con los productos que comprende el registro de aquella marca, ni para productos frente a los cuales existe alguna clase de vinculación o conexión competitiva”

En segundo lugar, es preciso indicar que una vez analizado el expediente de la referencia se pudo constatar igualmente que la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. ha realizado el uso en el mercado de la expresión  FAIR LADY, a través de la venta de productos consistente en ganchos dorados tal como se desprende la factura de venta número 1712 del 12 de diciembre de 2016 aportada por la demandante con la presentación de la demanda en el CD correspondiente físico y que corresponde al consecutivo 0 del expediente que se encuentra dispuesto de manera virtual en el sistema de trámites de la entidad.

Igualmente, es posible encontrar prueba del uso en el comercio de la expresión FAIR LADY por parte de la demandada a través de la venta de ganchos dorados identificados con dicha expresión a partir de las documentales entregadas por la pasiva, esto es IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. en la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos realizada en sus instalaciones y que obra en el consecutivo 56 del expediente virtual, que correspondió a la audiencia del artículo 373 del Código General del Proceso celebrada el 22 de noviembre de 2019.

Estas pruebas documentales corresponden a facturas de venta identificadas con un sin número de números, me voy a permitir no relacionarlos relativas a las ventas efectuadas por la demandada durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre de 2013, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, marzo, abril septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2016 y enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto octubre y diciembre de 2017, vuelvo y repito esto obra en el consecutivo 56 del expediente de la referencia.

A lo anterior se agrega que IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. efectuó importación de los productos ganchos metálicos identificados con la expresión FAIR LADY como se evidencia a partir de las declaraciones de importación de fechas 26 de diciembre de 2012, 9 de agosto de 2013, 6 de agosto de 2013, 26 de octubre de 2013, 20 de enero de 2014, 17 de noviembre de 2014, 25 de agosto de 2015, 2 de diciembre de 2015 y 3 de agosto de 2016 respectivamente, pruebas que fueron aportadas con la demanda contenidas en el archivo denominado “declaraciones IMPORTADORA ISRAEL” se encuentra en el consecutivo 0 del expediente virtual de la referencia y las cuales fueron igualmente entregadas por la Agencia de Aduanas Promotora de Carga Nivel 2, en diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos realizada el día 22 de noviembre de 2019 según consta en el acto de audiencia número 2204 del consecutivo 56 de este expediente de la referencia.

En conjunto con los formularios de declaración del valor que arrojan unos números que obran a consecutivo 56 diligenciados ante la DIAN, por otra parte en el uso en el marcado de la expresión FAIR LADY por parte de IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. se puede corroborar igualmente a través de la confesión de los hechos 5, 23 y 28 de la demanda como consecuencia de la falta de contestación de la misma y la inasistencia de la demandada a la audiencia consagrada en el artículo 372 del Código General del Proceso, en aplicación también de los artículos 97 y 205 de la misma normativa procesal, por los que se puede concluir en este sentido que IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. utiliza en el mercado el signo presuntamente infractor FAIR LADY o FAIR LADY JUMBO a titulo de marca para identificar productos tales como ganchos metálicos, sujeta rollos para el peinado del cabello.

Los hechos anteriormente relacionados se expresan de la siguiente manera. El hecho quinto, en el que dice que IMPORTADORA ISRAEL ha utilizado en el mercado colombiano la denominación FAIR LADY a titulo de marca para identificar entre otros ganchos metálicos sujeta rollos para el peinado del cabello, me refiero al hecho 23 que también ha sido susceptible de confesión por lo anteriormente expresado que dice:

“En particular en los productos resultantes de la infracción que se vende en el consumidor, se copió deliberadamente la parte grafica de la marca registrada así como el envase y etiquetas de los productos, tal como aparece en la marca registrada y los productos comercializados por mi representada”

Al respecto, la parte demandante allegó imagen de como presuntamente nos está probando en este momento que la marca FAIR LADY JUMBO ha sido comercializada de manera indebida por IMPORTADORA ISRAEL S.A.S.

Ahora me refiero al hecho 28 también susceptible confesión :“por su parte, la marca FAIR LADY es usada en el mercado por las sociedades infractoras para identificar gancho metálico sujeta rollos para el peinado del cabello”. En este punto, es pertinente poner de presente que la demandada a través del uso de los alegatos de conclusión, expuso que la señora Maribel Rincón Andrade que aparece como representante legal de la demandante realizó una compra de ganchos metálicos identificados con la marca FAIR LADY JUMBO a la sociedad demandada y que igualmente hizo lo propio LUIMA S.A.S., razón por la cual no es cierto que no exista consentimiento de la demandante a la demandada para comercializar ganchos metálicos bajo el signos FAIR LADY JUMBO, por cuanto había precisamente la primera le había comprado a la segunda dichos productos para su reventa, adicionada igualmente en sus alegatos de conclusión que no podría haber una confusión en el mercado por cuanto prácticamente lo que comercializó LUIMA S.A.S. fue básicamente los mismos productos identificados con el mismo signo, lo que indica que no demostró la comercialización de productos bajo su marca si no bajo el signo con que venía vendiéndose metálicos por parte de la demandada.

Al respecto de estos alegatos de conclusiones puestos por la demandada, una vez analizadas nuevamente las pruebas, en efecto la señora Maribel Rincón Andrade compró ganchos metálicos identificados con la expresión FAIR LADY, lo cual se puede evidenciar a través de la facturas numero 0000962, 00001211 y 00001357 obrantes todas en el consecutivo 56 del expediente virtual de la referencia y que corresponden a las pruebas aportadas por IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. en la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos realizada en sus instalaciones el 22 de noviembre de 2019.

Ahora bien, si bien la persona, esto es la señora Maribel Rincón Andrade, coincide con la que aparece registrada como representante legal de la demandante, es de precisarse que lo que arrojan las pruebas citadas es que dicha persona efectuó la compra de dichos productos a titulo de persona natural y no se evidencia con tales documentos ni con otras pruebas de que las compró a nombre de LUIMA S.A.S. y menos aun que utilizó esos productos comprados para su reventa bajo la expresión FAIR LADY JUMBO por parte de LUIMA S.A.S. como se indicó en los alegatos de conclusión.

Ahora bien, pese a que también se encuentra en la factura 000597 expedida por IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. a nombre de LUIMA S.A.S. para la compra de ganchos dorados FAIR LADY por un valor de $265.815 COP esto obrante a consecutivo 56 del expediente, no se puede inferir que a partir de allí la demandante consintió en el uso de la expresión FAIR LADY o FAIR LADY JUMBO como se afirmó en los mismos alegatos y tampoco que LUIMA S.A.S. revendió esos productos, tal cual como fueron comprados.

A efectos de establecer que comercializó los mismos identificados con el signo como le fueron vendidos por cuanto no existe prueba de ello, no existe prueba de como LUIMA comercializó esos productos bajo el signo o ha comercializado los productos bajo el signo FAIR LADY JUMBO, y en esa medida, tampoco puede afirmarse que lo compró en su momento la demandada y lo revendió o comercializó tal cual como lo compró y como lo infiere la demandada en sus alegatos de conclusión. Eso quiere decir si bien no se probó la comercialización por parte de LUIMA S.A.S. de los productos identificados bajo la marca que posee bajo su titularidad, tampoco se probó como lo infiere la demandada de que esos productos que compró a IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. a través de la factura antes mencionada lo vendió de la misma forma en cómo fueron comprados, identificándolos de esa manera en el mercado, solo existe prueba de la factura misma.

En ese sentido, lo que arroja la relacionada factura es que LUIMA S.A.S. conoció que IMPORTADORA ISRAEL ha vendido ganchos dorados bajo el signo FAIR LADY, aclarándose que el hecho de haberle comprado una cantidad de los mismos por parte de la demandante no implica, vuelvo y reitero, de forma tácita o directa la permisión del uso del signo, por cuanto lo que se ha demostrado con las pruebas que obran en el expediente es que LUIMA S.A.S. es titular del signo FAIR LADY JUMBO para comercializar ganchos metálicos y que IMPORTADORA ISRAEL ha vendido a diferentes personas naturales y jurídicas ganchos dorados con la expresión FAIR LADY.

Por otra parte, frente a la afirmación realizada en los alegatos de conclusión por parte de la demandada en el sentido de indicar que Maribel Rincón Andrade compró esos ganchos metálicos FAIR LADY a través de COMERCIALIZADORA EL CACHARRERO S.A.S. para que a su vez LUIMA los comercializara, por indicar que su representante legal es esposo de ella, se precisa que en el expediente no obra prueba de ese favorecimiento en los términos que los propone la demandada, ni que esa compra que haya efectuado COMERCIALIZADORA EL CACHARRERO S.A.S. como se observa a través de las facturas a consecutivo 56 del expediente, haya servido para que LUIMA haya comercializado esos mismos productos para concluirse que hubo una compra de dichos ganchos por parte de LUIMA S.A.S. por interpuesta persona como lo sugiere la demandada, no hay prueba de ello.

Por tanto, en el presente caso lo que se observó acorde con las pruebas que obran en el proceso es que COMERCIALIZADORA EL CACHARRERO S.A.S. en este sentido es un tercero ajeno a las partes en el presente proceso, no hay prueba o por lo menos el Despacho no la encontró de que existe una relación entre LUIMA, COMERCIALIZADORA EL CACHARRERO, su representante legal y la representante legal de LUIMA S.A.S. no obra prueba de ello.

Con base en las pruebas antes referidas es dable concluir que la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. ha realizado el uso en el comercio de la expresión FAIR LADY para identificar ganchos metálicos para el cabello dentro del desarrollo de su actividad comercial sin contar con autorización alguna de la demandante para estos efectos, teniendo en cuenta que la actora goza de un derecho de propiedad industrial previamente otorgado en relación con el signo FAIR LADY JUMBO para identificar productos de la clase octava de la Clasificación Internacional de Niza y cuya vigencia va hasta el 30 de enero 2023 como se indicó anteriormente.

Vamos ahora a analizar el análisis de la presunta infracción alegada, en relación con este punto es preciso indicar que dado que no se advirtió el tipo de infracción alegado por la demandante en relación con el uso no autorizado del signo FAIR LADY JUMBO por parte de la demandada. Para el Despacho es claro que el reparo efectuado por la demandante en este sentido apuntó a la infracción de la marca de su titularidad con base lo expuesto en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 el cual establece:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiere causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe el riesgo de confusión”

A partir del contenido de esta norma se puntualiza que para que se configure la infracción del derecho, es necesario establecer:

  1. El uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor.
  • La similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado.
  • El riesgo de confusión o asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado.

Nótese que en lo que tiene que ver con el primer presupuesto del mismo, ya fue abordado por el Despacho anteriormente en pronunciarse sobre la titularidad de la marca FAIR LADY JUMBO y sobre el uso en el comercio que ha hecho el demandado como se expresó anteriormente.

En lo  que respecta a determinar si en el caso concreto estamos ante una eventual infracción o amenaza de los derechos de propiedad industrial del accionante, es necesario analizar en primer lugar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por la demandada y la marca titularidad de la demandante. A efectos de llevar a cabo ese análisis se confrontaron los signos usados por la demandada con la marca de la demandante a la luz de las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia Andino quien ha señalado:

“En el análisis del signo mixto se deberá determinar que elemento sea denominativo o grafico penetra o mayor profundidad en la mente del consumidor, así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto, es el más característico o si el elemento grafico o ambos teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, el color y colocación de los elementos gráficos y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si trata de elementos abstractos”

Al respecto me refiero a los procesos 472IP de 2015 y 418IP de 2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Partiendo de lo anterior, encontramos que el signo FAIR LADY JUMBO se identifica tal cual como se expresó en el consecutivo 0 de la demanda al igual que el signo infractor FAIR LADY JUMBO, tal cual como se expuso en el hecho 23 que fue susceptible de confesión, de esta forma al aplicar las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de los signos mixtos esto es, analizando los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas desde el punta del consumidor medio.

Se concluye que entre los signos analizados existe similitud, pues al comparar los mismos se encuentra que la marca FAIR LADY JUMBO usada por la accionada en el comercio reproduce de forma idéntica la estructura ortográfica de la marca FAIR LADY JUMBO, tanto por la combinación de vocales y consonantes como por el numero de silabas situación que impacta igualmente al ser pronunciadas, lo que conlleva así mismo a una identidad fonética sin que exista un elemento diferenciador de tales expresiones.

A lo anterior se suma que tales signos generan una misma impresión en conjunto, dado que tal como se observa de la forma de identificación de los mismos se evidencia que comparten el mismo estilo de presentación en la etiqueta del producto esto es la forma de las letras, el orden en que las mismas aparecen plasmadas así como la figura de unos ondulantes de color verde que separa la expresión FAIR LADY JUMBO, a lo anterior es de agregar que la marca previamente registrada esto es FAIR LADY JUMBO identifica productos de la clase octava de la clasificación internacional de Niza, correspondientes a pinzas para uña, limas para uñas, estuches de manicura, aparatos manuales para encrespar el cabello, maquinillas o maquinas cercenadoras o cortadoras para cortar el pelo o de afeitar, aparatos de depilación, apartas e instrumentos manuales para manicura y pedicura, mientras que la expresión FAIR LADY JUMBO utilizada por la demandante lo fue para comercialización de ganchos metálicos para el cabello los cuales son complementarios de los productos como aparatos manuales para encrespar el cabello, maquinillas o maquinas cercenadoras o recortadoras para cortar el pelo, en tanto que están destinados para el cuidado del cabello.

Así mismo, se encuentra que pueden compartir los mismo canales de comercialización no solo de los antes mencionados, sino también de pinzas para uñas, limas para uña, estuches de manicura, aparatos de depilación, aparatos e instrumentos manuales para manicura y pedicura, en razón a que todos esos productos están destinados al cuidado y belleza personal, que en la mayoría de las veces son utilizadas por el mismo tipo de consumidores quienes pueden encontrar estos elementos en almacenes tanto de cadena como misceláneas que comercializan este tipo de producto.

La anterior situación puede llevar a que se configure una conclusión de carácter indirecto, al llevar a los consumidores erróneamente a creer que esos productos al ser identificados con la expresión o el signo FAIR LADY o FAIR LADY JUMBO provienen del mismo origen empresarial o del mismo empresario cuya actividad económica está destinada a la comercialización de productos destinados al cuidado o belleza personal.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “La compulsión puede manifestarse cuando percibir la marca el consumidor supone que se trata de la misma al que está habituado o cuando si bien encuentra cierta diferencia entre la marca en conflicto cree por su similitud que provienen del mismo producto, productor o fabricante.” A esto hago referencia a la interpretación prejudicial 85 de 2004 del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina.

De esta forma, ha sostenido el Tribunal que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos y servicios y la indirecta, caracterizada por que el citado vinculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, a esto me refiero a la interpretación 109IP de 2002 del Tribunal Andino de Justicia.

Así, entonces, a partir de la valoración de los elementos de prueba obrantes hasta en el momento en el expediente queda demostrado de manera suficiente que el signo utilizado por la accionante, es sustancialmente similar al signo del accionante y que su uso no solo demuestra la utilización de un signo para productos semejantes a los que fue registrado la marca sino también un riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial de los mismos, conducta que permite inferir la infracción descrita en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Consecuencia de lo anterior, se accederán a las pretensiones referentes a declarar que IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. infringió el registro de la marca FAIR LADY JUMBO mixta en la clase octava para identificar producto de esa clase en la Clasificación Internacional de Niza, según consta en el certificado de registro numero 467819 perteneciente a LUIMA S.A.S.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenara a la demandada cesar de manera inmediata y definitiva el uso de la expresión FAIR LADY o FAIR LADY JUMBO o cualquier signo que resulte idéntico, similar, confundible con la marca mixta FAIR LADY JUMBO de la clase octava de la Clasificación Internacional de Niza en publicidad, establecimientos de comercio, medios comerciales, productos, prestaciones comerciales, medios impresos y digitales. De la misma manera se ordenará a la demandada retirar de los circuitos comerciales los productos y servicios resultantes de la infracción incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios utilizados para cometer la infracción, adicionalmente se ordenará a la demandada adoptar las medidas necesarias para evitar la continuación de la infracción incluyendo la destrucción de los productos materiales o medios referidos anteriormente, además, se ordenará costas de la demandada la publicación de la parte resolutiva de la sentencia igualmente en un diario de amplia circulación nacional.

Tengo aquí que hacer una aclaración frente a esta consideración en relación con la destrucción de los productos materiales o medios referidos anteriormente, es de indicar que lo que se prohíbe y prácticamente como se dijo inicialmente y que sumado como se va a indicar en la parte resolutiva de la sentencia, es que cese el uso inmediato y definitivo de la marca FAIR LADY JUMBO tal cual como se expresó anteriormente, de igual manera en lo que tiene que ver con la pretensión de ordenar el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio de la demandada, no se accederá por resultar desproporcional en atención en no encontrarse demostrado en el expediente que a la presente fecha o en la actualidad, la parte accionada continúe utilizando la marca, pues se reitera que lo único que se pudo evidenciar en el Despacho fue la utilización de ese signo distintivo hasta el 14 de diciembre de 2017, según las facturas de venta descritas en las precedentes consideraciones, por tanto, resulta improcedente la solicitud de cierre del establecimiento de comercio donde se comercializó el producto como signo infractor.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Ahora voy a hablar sobre los daños. De acuerdo con lo expuesto en el juramento estimatorio presentado en la demanda esto a consecutivo 0, el perjuicio derivado del daño corresponde al siguiente tal cual como lo expuso en el juramento estimatorio

“En primer lugar el valor cuyo pago se pretende como indemnización de perjuicios en relación con la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL es de $495.477.600 COP, la suma descrita corresponde al lucro cesante entendido como el margen de utilidad que hubiera percibido mi representada con ocasión de la comercialización de cada uno de los productos infractores que distribuyen las sociedades demandadas, cuya utilidad fue calculada con base en la cantidad de producto importado, el valor descrito fue calculado con base en la utilidad promedio del 25% que reportaría la utilidad de la venta de cada uno de los productos comercializados en relación con la cantidad de productos importados y comercializados en Colombia por la sociedades demandadas.

El valor pretendido como indemnización, resulta de la multiplicación del numero de cartones importados por las sociedades infractoras por el valor de utilidad que percibe con ocasión de la venta de cada cartón.”

En primer lugar es preciso señalar, que en materia marcaria el reconocimiento de una indemnización de perjuicios debe derivarse de las consecuencias del daño padecido por el titular es decir debe demostrarse que el fruto de la lesión o vulneración del derecho exclusivo, el titular padeció un detrimento patrimonial susceptible a ser resarcido tal como fueron planteados por la parte actora en el presente asunto.

Decantado lo anterior, el Despacho analizará si el fruto del daño determinado anteriormente se causaron perjuicios a LUIMA S.A.S. y en que cuantía, teniendo en cuenta que si bien no existe objeción al juramente estimatorio por falta de contestación de la demanda, aun cuando no se presenta objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta o ilegal o sospecha que haya fraude o [Inaudible] o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para trazar el valor pretendido, esto me hago referencia al inciso tercero del artículo 206 del Código General del Proceso.

La anterior disposición normativa faculta al juez para hacer una valoración que atiende a los criterios de ponderación y razonabilidad de la cuantía estimada en el juramento estimatorio, el cual debe hacerse en el presente asunto teniendo en cuenta que el valor solicitado por LUIMA S.A.S. es la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($495.477.600 COP), mientras el valor demostrado en el proceso después de sumados cada uno de los valores consignados en la factura portada como prueba documental por la demandante y acotadas por el demandado en la diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos practicada el 22 de noviembre de 2019 y con base en los cuales es que se probó el uso de la expresión FAIR LADY, encontramos un valor total DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($209.144.091 COP).

Por otra parte, es de poner de presente que no es posible hacer una cuantificación de los perjuicios a través de documentos de importación por cuanto a partir de dicha conducta no se evidencia el uso del signo distintivo, sino de una actividad de importación que no muestra la efectiva puesta en el mercado de producto alguno, por lo tanto el Despacho no encuentra elementos adicionales que permitan evidenciar un valor diferente al señalado anteriormente.

Ahora bien, pese a existir una considerable diferencia entre el valor tazado por la accionante en el juramento estimatorio y la cuantía de los perjuicios demostrados con las facturas obrantes en el expediente, debe advertir el Despacho que tal situación no se deriva de un actuar negligente de la parte demandante y pretendió demostrar la causación de los perjuicios a través de las diligencias de inspección judicial con exhibición de documento, a ser practicadas en los establecimientos de comercio de la parte demandada y de unos terceros, sin embrago, muchas de esas diligencias o pudieron ser practicadas primero, por las constancias de devolución de las notificaciones expedidas por la empresa de correo certificado sobre Luis Gonzaga Quintero Hoyos, Gonzalo Giraldo López y Arley Mauricio Gómez Giraldo y segundo, las diligencias en los establecimientos de Nancy del Rosario Navarro Bohórquez y compañía y Judith de Sosa, se encontraban cerrados por lo cual no fue posible adelantar la práctica de las pruebas ordenadas según consta en las actas de audiencias numero 2202 y 2203 de fechas 20 y 21 de noviembre de 2019 respectivamente.

Contenidos en los consecutivos números 53 y 54 por lo tanto no se aplicará la sanción establecida en el artículo 2016 del Código General del Proceso en contra de la demandante.

Al respecto tengo que reforzar esta decisión o esta consideración en cuanto a lo que ha manifestado la Corte Constitucional la cual ha señalado:

“No obstante, si la carga en la prueba no se satisface pese a lograr diligente y esmerado en la parte sobre la cual recae, valga decir por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que no dependen de ella como puede ser, la ocurrencias de algunas de las contingencias a las que estén sometidos los medios de prueba, es necesario hacer otro tipo de consideración y es que algunos medios de prueba como el testimonio están sometidos a eventualidades como la muerte del testigo, caso en el cual la prueba se torna imposible, otros medios de prueba como los documentos están sometidos a la precariedad de soporte que los contiene y a los riesgos propios de este como el fuego, el agua, la mutilación, el extravío,etcétera”

Al respecto, esta cita de la Corte Constitucional refiere a la sentencia C157 de 2013.

Perdón, un momento frente al resuelve que voy a adoptar, voy a suspender un momento la audiencia.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Continúo con la audiencia, continúo ahorita con las agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento en lo previsto en los artículos 365, 366 numeral tercero del Código General del Proceso, este Despacho fijará las agencias del derecho correspondiente a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada, para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo numero PCAA16-10554 de fecha 5 de agosto de 2016, por la suma de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes esto es la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS ($6.144.621COP), de conformidad con el literal B del numeral primero del artículo 5.

De ese acuerdo según el cual se fija como cifra de agencias por la naturaleza del asunto en aquellos asuntos que acrezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto vuelvo y reitero es por la naturaleza del asunto no por la cuantía de lo que define nuestra competencia para conocer acciones por infracción de derechos de propiedad industrial o por presuntos actos de competencia desleal.

En mérito de lo expuesto el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el código general del proceso administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. infringió en los derechos de propiedad industrial de la SOCIEDAD LUIMA S.A.S. al utilizar sin su autorización la marca mixta FAIR LADY JUMBO de la clase octava de la clasificación internacional de Niza, en los términos expuestos en la parte emotiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. cesar de manera inmediata y definitiva el uso de la marca mixta FAIR LADY JUMBO en publicidad, establecimientos de comercio, medios comerciales, productos, prestaciones comerciales, medios impresos y digitales que resulte idéntico o similar confundible con la marca mixta FAIR LADY JUMBO.

TERCERO. ORDENARLE a la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. para que en un término de 20 días hábiles retire de los circuitos comerciales los productos y servicios resultantes de la infracción a la marca mixta FAIR LADY JUMBO o que resulte idéntica, similar o confundible con dicha marca incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso de publicidad u otros materiales así como los materiales y medios utilizados para cometer la infracción.

CUARTO. ORDENARLE a la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. para que en un término de veinte (20) días hábiles adopte las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción.

QUINTO. ORDENAR a la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. la publicación de la sentencia dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su ejecutoria en un diario de amplia circulación a nivel nacional, a fin de mitigar los efectos de la confusión con ocasión de la utilización  indebida de la marca.

SEXTO. NEGAR  de manera parcial la pretensión séptima de la demanda en lo referente al cierre del establecimiento de comercio IMPORTADORA ISRAEL y a la destrucción de los productos o materiales o medios referidos anteriormente.

SÉPTIMO. CONDENAR a IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. a pagar por concepto de perjuicios la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS ($209.144.091 COP).209 144 091 COP a favor de LUIMA S.A.S.

OCTAVO. CONDENAR en costas a la SOCIEDAD IMPORTADORA ISRAEL S.A.S. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho a favor de LUIMA la suma 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS ($6.144.621COP). Por secretaría realícese la correspondiente liquidación en costas.

Esta decisión queda notificada en estrados.

[Ambas partes interponen recurso de apelación contra la sentencia]

By admin, August 31, 2020