Koba Colombia S.A.S. vs. Jefferson Andrés Sarria

Fecha: 13/04/2018
Expediente No. 17303374
Demandante: KOBA COLOMBIA S.A.S.
Demandado: JEFFERSON ANDRÉS SARRIA G

El Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – GREGORY DE JESUS TORREGROSA REBOLLEDO:

[ANTECEDENTES]

Procedemos a proferir sentencia en los siguientes términos. De acuerdo en la fijación del litigio señalada en la audiencia pasada tenemos lo siguiente, para responder los interrogantes planteados tenemos en cuenta lo siguiente:

  1. Está demostrado en el expediente que el demandado JEFFERSON ANDRES SARRIA comercializa sus productos a través de la página web www.tiendad1.co donde se hace uso del signo “TIENDA D1” lo cual fue aceptado según los correos (folio 76-81 cuaderno 1). Esto significa, teniendo probado este tema fáctico, es decir, que hay un demandado que utiliza la expresión www.tiendad1.co, lo cual obra constancia en los folios mencionados.
  1. Esto significa, segundo punto, que de acuerdo a las facultades, los poderes, que otorga un marca a su titular, esto es, artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 literal d. Esto significa que en este caso el demandante que es titular de la marca D1 en las diferentes modalidades que están ya aquí acreditadas y que hizo mención la abogada en su alegato, tenemos que ese titular tiene el derecho a “impedir que terceros usen en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro” (literal d, artículo 155 Decisión 486 de 2000).

[CONFUSIÓN]

Pues bien, estando demostrada la titularidad procederemos a definir si hubo o no riesgo de confusión. Para tal efecto, tomaremos las reglas de cotejo o de comparación que tiene el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, razón por la cual, lo primero que se debe determinar es cual es elemento preponderante entre esos signos de cotejo, para hacer el análisis comparativo. Una vez determinado lo anterior, en este caso si tiendas D1 es un elemento denominativo preponderante, pasamos a hacer el siguiente cotejo y vemos que el signo del demandante (tiendas D1) y la expresión o el signo del demandado (lo poner como www.tiendad1.co) se presentan tanto la similitud ortográfica, fonética e incluso ideológica, que son tres elementos para comparar, de acuerdo con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en varias interpretaciones, por ejemplo, cito la 70 IP 2008 y la 12 IP 2014. Porque para analizar la comparación entre estos dos signos, se puede concluir que sí se cometió la infracción marcaria, porque respecto del signo TIENDAS D1 DE TODOS, registradas para las clases 35 y 43 si lo comparo con el signo del infractor, que es tiendasd1.co bajo las reglas del cotejo de marca acogidas por el Tribunal de la Comunidad Andina, es decir, hago la comparación de manera sucesiva analizando las semejanzas y no las diferencias. Desde la posición del consumidor medio, podemos concluir que se trata de signos de naturaleza mixta en los que resulta preponderante el elemento nominativo, así como también el gráfico.

Ahora bien, en cuanto al elemento nominativo “TIENDAS D1 DE TODOS” y registrado mediante Resolución 40493 del 27 de junio de 2014 y lo comparó frente al signo infractor tiendasd1.co, nombre que reproduce las dos expresiones de mayor recordación de la marca del demandante, es decir, “tiendas” y “D1”, sin que esas variaciones, tales como la omisión de la expresión “de todos” y la expresión “.co” sean necesariamente elementos distintivos. En otras palabras, el demandado está utilizando los elementos más preponderantes de la marca del demandante.

En ese orden de ideas, la reproducción expuesta, si comparo el signo del demandado que repito para que se tenga en cuenta que es “www.tiendasd1.co” y el del demandante que es “TIENDA D1”, podemos concluir que se trata de una reproducción que presenta las similitudes preponderantes fuertes, que acreditan que en este caso si existe una similitud ideológica, fonética e incluso ortográfica. Razón por la cual, tenemos que en este caso el elemento gráfico también resulta preponderante, toda vez que los elementos de la imagen y su disposición permiten que la etiqueta en sí misma sea objeto de recordación por parte del consumidor.

Por lo tanto, se puede concluir que el signo infractor reproduce la mayoría de los elementos de la imagen (un cuadrado, una letra D, un número 1 y la expresión tiendas en singular y en mayúscula) del mismo modo, se reproduce la disposición de los mismos pues ambos se encuentran enmarcados en un cuadrado ubicado en la D en el centro, con una ligera inclinación hacia el lateral izquierdo con un número 1 sobrepuesto sobre la letra D. En este orden de ideas, es posible afirmar que en este caso efectivamente sí existe un riesgo de confusión, debido a la gran similitud de los signos a los que se ha hecho referencia y en razón a que la demandada utiliza este signo en la comercialización de productos que también, de servicios [error del juez] idénticos a los que se encuentran registrados para las marcas del demandante, en especial en lo referente a la comercialización de servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos. Lo cual, desde luego, a criterio de este Despacho puede incurrir al consumidor a acudir al establecimiento del demandado que se identifica con ese www.tiendasd1.co, pensando equivocadamente que tiene algún vínculo o relación con el demandante, cuando ello no es cierto. Por lo tanto, declarare que se incurrió en la infracción de derechos marcarios del demandante.

[EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]

Ahora, pasemos al tema de la conducta desleal de la reputación ajena. Tenemos lo siguiente y es que, según el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En este caso, tenemos que, según las evidencias de las demandantes (folios 90-109 cuaderno 1), es posible afirmar que se cumple con los requisitos de la existencia de un buen nombre, así como el prestigio adquirido por KOBA COLOMBIA S.A.S. a través de sus establecimientos de comercio denominados TIENDAS D1. a partir de una fuerte estrategia económica de crecimiento y de expansión.

Por ejemplo, nótese que dentro de las noticias del periódico El Tiempo se hizo un análisis del crecimiento de la sociedad KOBA COLOMBIA SAS en el mercado colombiano, que para el 2013 esa sociedad registró ventas por $294.844.000 millones de pesos con un crecimiento del 88.9% si se le comparaba con el 2012. Sumado a lo anterior, se encontró que para el 2015 pasaron de tener $591.764.000 millones de pesos, a 1.6 billones de pesos con un crecimiento del 96.6%. Del mismo modo, se registró un crecimiento del 90% en todos los estratos y el 68% de los consumidores de TIENDAS D1 eran hogares que antes compraban en otros establecimientos como supermercados de cadena, es decir, el reconocimiento ha sido masivo, evidente, ostensible a nivel comercial de la empresa demandante.

En ese orden de ideas, tenemos que dentro de su estrategia económica se presentó un cambio dentro del estilo de compras de los colombianos, se modificaron los parámetros de negociación con proveedores, se innovó la logística, la distribución y es una de las empresas de comercio que vende más barato en el país, en ese segmento, en ese sector en el cual lleva a cabo sus negocios. Tenemos entonces que ese modelo de negocio es presentado a los consumidores por medio de establecimientos de comercio conocidos como “TIENDAS D1”, las cuales cuentan con un signo distintivo que se encuentra registrado por la sociedad demandante. No obstante lo anterior, el señor demandado hizo un uso de un signo similar en su página web www.tiendasd1.co sin autorización de su titular. De lo cual se puede inferir, que está haciendo un uso parasitario de la estrategia utilizada por la sociedad demandante KOBA COLOMBIA S.A.S. para comercializar sus productos. En ese orden de ideas, declarare que el demandado también incurrió en el acto desleal de aprovechamiento de la reputación ajena.

[SENTENCIA]

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. Declarar que el señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ, el demandado, incurrió en la comisión del acto desleal de explotación de la reputación ajena, así como en la infracción de los derechos de propiedad industrial por el uso indebido de la marca D1, de la que es titular la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S.

SEGUNDO. Ordenar al señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ al cese inmediato de cualquier uso, promoción, publicidad, manipulación y disposición de la marca registrada D1.

TERCERO. Ordenar al señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ al retiro de la marca D1 y las referencias a la misma de todos los circuitos comerciales, publicitarios o impresos y/o electrónicos, en donde se haga uso de la mencionada expresión.

CUARTO. Ordenar al señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ de abstenerse de volver a usar en el futuro la marca D1, o incluir referencias de la misma sin autorización previa y expresa de la sociedad demandante y titular de la marca KOBA COLOMBIA S.A.S.

QUINTO. Condenar al señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ a la suma de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho. Por Secretaría realícese la liquidación en costas.

Esta decisión queda notificada en estrados.      

Sin recursos.           

By admin, April 13, 2018