Inversiones González Lagarez EU vs. Plusalud Integral S.A.S.

Fecha: 8/05/2018
Expediente No. 15251037
Demandante: INVERSIONES GONZÁLEZ LAGARES EU
Demandado: PS INTEGRAL S.A.S.

El Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio – GREGORY DE JESUS TORREGROSA REBOLLEDO:

[INFRACCIÓN]

Continuamos a dictar sentencia. Mucha atención. El objeto del litigio consistió en lo siguiente: y fue, determinar si el uso de la expresión PLUSALUD tiene un elemento gráfico consistente en una mano debajo de la letra s de color azul que hace uso el demandado en desarrollo de su actividad comercial, infringió o no los derechos de propiedad industrial que tiene el demandante sobre la marca mixta PLUSALUD. Establecido lo anterior, analizar lo referente al tema de daños y su cuantía. Ese fue el objeto del litigio.

Muy bien señores que tenemos, sí hubo infracción, esta está demostrada. El demandado sí infringió el derecho de propiedad industrial de la demandante. ¿Por qué? Por lo siguiente…En el presente asunto de conformidad con los documentos y afirmaciones relacionadas, se acredita que la demandada empleaba el signo mixto PLUSALUD, el cual es coincidente con la marca mixta de la demandante PLUSALUD, aquí está tal cual. En el auto que decretó medidas cautelares está sustentado está probado, que el demandante tiene una marca identificada con el certificado 550113, donde es una marca mixta como se puede observar aquí en la cámara, con un elemento nominativo y gráfico. Sin embargo, el demandado se identificaba en el mercado con la expresión PLUSALUD INTEGRAL S.A.S. Vale resaltar, que mediante providencia se declaró que el demandado ya cumplió con esa medida cautelar.

Entonces, ¿por qué considero que hay infracción? Si la hay. Estamos frente a un tema de comparación de marcas mixtas (la del demandante), la cual se compone de un elemento denominativo, de una o varias palabras y de un elemento gráfico, una o varias imágenes y la combinación de esos elementos al ser apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás. En ese sentido, como lo ha señalado en múltiples oportunidades la jurisprudencia, hay que ver cuál es el elemento preponderante y si se compara PLUSALUD (marca del demandante) con PLUSALUD INTEGRAL S.A.S. (signo del demandado) vemos sin lugar a duda, que el elemento preponderante es el elemento denominativo, el que mayor impacto o fuerza tiene en esa comparación.

Como ya lo dije, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, la interpretación prejudicial 84 IP del 2015 el Tribunal de la Comunidad Andina señaló lo siguiente “la Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto, si el elemento predominante es el denominativo el cotejo entre los signos debe realizarse de conformidad con las reglas de comparación entre signos denominativos”. Para tal efecto, se debe determinar el elemento característico determinante del signo objeto de registro, en este caso el de la marca mixta de la actora y como dije se observa que el elemento que predomina es el denominativo compuesto por la palabra PLUSALUD, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de esa expresión.

Entonces, si ese es el elemento más fuerte, tenemos que al efectuar un análisis en conjunto del registro de la demandante en su elemento característico o predominante PLUSALUD, con el signo de la demandada PLUSALUD, vemos que poseen las misma sílabas y letras que forman parte de la marca en su totalidad, de la mano de la parte denominativa. Así mismo se observa que existe una similitud ortográfica, fonética, ideológica, las cuales pueden llevar a un consumidor a asociar o a confundirse respecto de los productos y servicios que prestan ambas sociedades, más aún cuando se observa que tanto la demandante como la demandada desarrollan sus actividades económicas en el sector de la medicina, aunque en diferentes grados, pero en el sector de la medicina, en la ciudad de Barranquilla. Es decir, para verlo gráficamente, cuando la marca del demandante es PLUSALUD pero el signo o anuncio en el comercio es PLUSALUD INTEGRAL, la gente no va a recordar el INTEGRAL S.A.S. no, la gente recuerda lo que más impacto genera, el PLUSALUD. Entonces, PLUSALUD demandante, PLUSALUD demandado, eso genera una identidad o una similitud ortográfica, fonética e incluso ideológica porque están en el mercado, pues, de los servicios médicos… y en la misma ciudad, por lo cual si está demostrada esa infracción en esos motivos. Al hacer el cotejo con la marca que utilizaba, porque ya dejó de utilizarla, pero en ese momento la infracción sí existió, breve, pero existió.

Entonces, demostrado el tema de la infracción, tenemos que el demandante, con sustento en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ese literal le da un poder, habilita al demandante para oponerse a la conducta del demandado que es utilizar un signo similar, idéntico o similar [error del juez] que genere la confusión si se le compara con la marca del demandante. Tenemos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que la modalidad de la infracción del literal d del artículo 155, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales: (i) el primero determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y el segundo (ii) condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o de asociación (Interpretación 049 IP de 2012).

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra plenamente acreditado que PLUSALUD INTEGRAL SAS (que es la expresión que utiliza el demandado) ha utilizado esa expresión PLUSALUD para identificar productos y servicios médicos que están protegidos o amparados por el registro marcario del demandante, el 550113, correspondiente a la clase 44 de la clasificación internacional de Niza. Dicho uso lo reprodujo de manera idéntica e integra los elementos denominativos protegidos por la marca de la accionante, esto es, utilizar la expresión PLUSALUD, con lo cual cumple el primer requisito que ya describió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, el uso de un signo en el comercio. Además, en los términos del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 el riesgo de confusión en el presente caso se presume y, en consecuencia, se puede afirmar que la conducta de la accionada se enmarcó dentro de los supuestos de infracción a derechos de propiedad industrial sobre la marca mixta del demandante. Entonces, queda el primer punto de la fijación del litigio resuelto, si hubo infracción y género un riesgo de confusión al haber un signo prácticamente idéntico, si se le compara con la marca del demandante, tiene un riesgo de confusión. ¿Y por qué idéntico? Porque hay similitud ortográfica, fonética e incluso ideológica.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Segundo punto, segundo punto, la cuantificación del daño. En el alegato, el Despacho debe hacer la siguiente precisión, un tema es que se aplique el juramento estimatorio y otro muy distinto es la indemnización preestablecida. Son temas, sobre todo en litigios de propiedad industrial, muy diferentes. Entonces, no se puede hacer esa mezcla o esa mixtura, combinación y eso lo ha dejado el Despacho claro en múltiples pronunciamientos, sobre todo a nivel de auto inadmisorio. Inadmite la demanda para ver si va a acudir a la preestablecida o a juramento estimatorio.

 Segundo punto, tratándose de la indemnización preestablecida. “Señor juez no condene por lo bajito, o por la mínima” … sí voy a condenar por la mínima, o bueno por 5 SMLMV ¿por qué? Sí hubo una infracción, si… pero, no fue una infracción extensiva extensible en todo el territorio colombiano, solo en la ciudad de Barranquilla, ese es el primer criterio. Segundo criterio, la conducta del demandado procedió a cumplir esa medida cautelar, también cambió su razón social. Tercer punto para cuantificar la condena, que será de 5 SMMLV, también tengo en cuenta como ya dije, la extensión, el servicio de lo que se refería, o sea, a lo que hace referencia esa esa marca ¿y por qué no debo decirlo? Se presume el riesgo de confusión sí, de hecho, acá hay unos testigos que se confundieron sí, no lo voy a negar, esa prueba fue practicada. Pero de ahí a decir, como dice la señora Katherin, se presume la confusión, bueno creo que no [sección inaudible].

¿Cuál fue ese daño que sufrió demandante por la conducta del demandado? una discusión bastante interesante, y si alguno de ustedes apela otra interesante discusión para que el Tribunal se pronuncie. Por lo menos en criterio de esta Delegatura, de quien les habla, existiendo la infracción no es que se presuma el daño, porque tampoco podemos salir con esa afirmación, pero si es lo siguiente: hubo daño. ¿En la cuantía? de 5 salarios mínimos. La norma habla de 3-100 y si se prueba la mala fe de 100 hasta 200. Este no es el caso, porque cuando hablo de 100 salarios mínimos se debe hablar de un tema masivo, que los consumidores masivamente en Colombia se confundieran. Por ejemplo, Coca-Cola y Coca-Colo, bebida, productos masivos algo así, que de verdad sea una confusión digamos genérica, amplia, masiva, evidente en toda Colombia. No acá no fue, solo se dio en un lugar que fue Barranquilla y para unas prestaciones mercantiles relacionadas con el tema de prestación médica. Pero, si hubo infracción y, por ende, según el profesor Otero Lastres, “poco daño o mucho daño, pero daño al fin y al cabo”. De hecho, él pone un ejemplo, según el cual, si alguien entra a mi casa sin mi permiso sin robarse nada, ya generó un daño. En el caso pasa lo mismo, hay una infracción a un bien inmaterial como es una marca, pero la condena será poca sí, 5 salarios mínimos porque considero que la extensión de ese daño, bajo criterio muy respetuoso de esta Delegatura, ha sido poca, es decir, no fue extensiva, no masiva, no fue algo que fuera digamos lo general, erga omnes si se permite esa analogía.

[COSTAS Y AGENCIAS]

Esas son mis razones para condenar, a nivel económico, a la suma de 5 SMMLV. Por concepto de agencias en derecho condenare al demandado a pagar a favor del demandante la suma de 3 SMMLV. 

[SENTENCIA]

Así las cosas, en mérito de lo expuesto el Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. Declarar que PLUSALUD INTEGRAL SAS infringió los derechos de propiedad industrial que la sociedad INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU ostenta sobre la marca mixta PLUSALUD, identificada con el certificado No. 550113 del registro público de propiedad industrial, registradas para identificar servicios de la clase 44, versión 10 de la clasificación internacional de Niza.

SEGUNDO. Ordenar a PS INTEGRAL SAS a cesar de manera inmediata el uso del signo PLUSALUD o cualquier otro similarmente confundible. De igual manera, prohibir el uso de la referida expresión para identificar bien sea: razón social, enseña comercial, nombre de dominio, correo electrónico de contacto, URL/página web y redes sociales, avisos, fachadas de locales comerciales, material publicitario, impreso o audiovisual, envases, envolturas o etiquetas.

TERCERO. Ordenar a PS INTEGRAL SAS que en media página de un periódico de circulación nacional y en la gaceta de propiedad industrial la parte resolutiva de la presente providencia, con expresa mención de las partes, la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes. Lo anterior deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

CUARTO. Condenar a PS INTEGRAL SAS a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($3.906.210), a favor de INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU. El pago deberá llevarse a cabo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

QUINTO. Dejar en firme las órdenes cautelares decretadas en este proceso conforme a lo expuesto en esta providencia.

SEXTO. Condenar en costas a PS INTEGRAL SAS a favor del demandante. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma correspondiente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual equivale a $2.343.726, los cuales deberán pagarse a favor de INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU. Por Secretaría realícese las liquidaciones correspondientes.

Esta decisión queda notificada en estrados.

Demandado interpone recurso de apelación, el cual es concedido en efecto devolutivo.

By admin, May 8, 2018