Eve Distribuciones S.A.S. vs. Sayra Yaneth Pérez Arango

Fecha: 13/03/2018

SENTENCIA EVE DISTRIBUCIONES S.A.S vs. SAYRA YANETH PÉREZ ARANGO
Expediente No. 17269289
Demandante: EVE DISTRIBUCIONES S.A.S
Demandado: SAYRA YANETH PÉREZ ARANGO

[ANTECEDENTES]

Asesor Asignado – GREGORY DE JESUS TORREGROSA REBOLLEDO: Siendo las 2 pm vamos a iniciar la continuación de esta diligencia, en la cual, vamos a proferir sentencia. Habiéndose cumplido con las etapas de este proceso y no habiendo vicios que anulen este trámite, procedo a dictar sentencia mucha atención.

La sentencia será en el sentido de acoger las pretensiones de la demanda, voy a condenar al demandado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para tomar esa decisión en sentencia? Primero, esto va en consonancia con la fijación del litigio, la fijación del litigio eran tres temas:

  • forma que usa la expresión MULTIDROGAS,
  • si esa expresión vulnera o no derechos de propiedad industrial del demandante y
  •  la parte de condena.

[INFRACCIÓN]

Mucha atención vamos en orden. Primera razón, que el demandado utiliza la expresión MULTIDROGAS, si, si está probado… ¿dónde? A folios 30, 31, 32 del expediente, encontramos aquí un recibo donde aparece la expresión MULTIDROGAS (folio 30, cuaderno 1), la fotografía del establecimiento de comercio (que obra a folio 31) que no fue tachada por el demandado, aparece: “DROGUERÍA MULTIDROGAS”, así como también la fotografía a folio 32. Es decir, sí está usando la expresión MULTIDROGAS está demostrado.

Ahora bien, ¿ese uso es infractor si o no?, en opinión de este Despacho si es infractor. ¿Por qué? porque la marca mixta la clase 35, que está demostrada a folio 16 del expediente, es la marca mixta, no nominativa, mixta: MULTIDROGAS. Aquí el abogado nos decía en sus alegatos: “no, es que tiene que ser la marca mixta MD MULTIDROGAS, y yo sólo utilizo MULTIDROGAS, para incurrir en infracción” eso es falso, eso está incorrecto. Si usted piensa que para copiar, para copiar no, mejor aún, para infringir una marca mixta, como en este caso la del demandante es necesario que el infractor imitara, copiara, reprodujera exactamente el mismo signo, eso es totalmente equivocado.

Como lo ha dicho el Tribunal de la Comunidad Andina en varias ocasiones, y me permito citar el proceso 12 IP de 2014, lo que hay que hacer es un cotejo entre el signo del demandante que es esta marca MULTIDROGAS y el uso de la expresión que viene utilizando el demandado, que en este ejemplo, que en este caso concreto es DROGUERÍA MULTIDROGAS. O sea la marca dice MD MULTIDROGAS, es mixta con un fondo azul y signo que utiliza el demandante es DROGUERÍA MULTIDROGAS. Pues bien, ¿qué ha dicho el Tribunal Andino? Dice que o usted debe hacer un cotejo entre ambos signos o e centrar su análisis en la expresión más relevante y más preponderante. En este caso la expresión más relevante y preponderante es la expresión denominativa: MULTIDROGAS, MULTIDROGAS tiene la marca mixta del demandante y MULTIDROGAS tiene el signo que utiliza a título de enseña comercial el demandado.

¿Qué sucede con eso? Que se presenta una similitud. Al utilizar el demandado la expresión MULTIDROGA con la marca mixta MULTIDROGAS del demandante, se presenta una similitud ortográfica, fonética e incluso ideológica, porque no podemos perder de vista que la marca del demandante está concebida en clase 35 la cual abarca, sí, entiende negocios ¡claro! comerciales…pero en especial la compra, venta, distribución y comercialización e importación de mercancía general, listo entonces no sería lo mismo, pero atención, sigue, tales como: medicamentos, productos farmacéuticos, químicos, veterinarios, cosméticos, medicinales. Por ende, el demandado al utilizar la expresión MULTIDROGAS está haciendo referencia a productos que también están cobijados, es decir, incluidos dentro de la marca del demandante.

Entonces, si usted compara MULTIDROGAS con MULTIDROGAS hay una similitud ortográfica, fonética e ideológica. Y por similitud ideológica significa, que se produce aquella similitud entre dos signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Pues claro que si la marca de la clase 35 del demandante es MD MULTIDROGA (mixta) y el demandado utiliza en sus droguerías la expresión DROGUERÍA MULTIDROGAS pues que hay similitud ideológica, así como también existe la ortográfica y la fonética.

Y eso en criterio de este Despacho ¿qué genera? un riesgo de confusión. Según el cual, como se ha dicho en la jurisprudencia 12 IP de 2014, por riesgo de confusión se dice que: “no es necesario que el signo solicitado para el registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de un riesgo de confusión o de asociación para que se configure en este caso la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, entonces tenemos la marca MD MULTIDROGAS y tenemos un signo que utiliza el demandado que es DROGUERÍAS MULTIDROGAS.

Bien, mucha atención con estos dos argumentos más. De acuerdo con el alegato y las defensas planteadas por el demandado, quien me dice, con bastante precisión… me parece un argumento bueno, pero no lo acepto… ¿y es cual? “doctor yo estoy utilizando eso como nombre comercial mucho antes de que el demandante registrara su marca”, bueno, buen argumento, claro. Uff aquí hemos tenido muchos casos donde el nombre comercial le gana a la marca, le prevalece, puede pasar. Y no ha pasado una vez, ha pasado muchísimas veces, eso es cierto. Pero, en este expediente desafortunadamente para el demandado no existe prueba ojo, prueba continua, ostensible que me demuestre en el tiempo que el nombre comercial de DROGUERÍAS MULTIDROGAS es anterior al registro de la marca del demandante en el 2003. Pero ojo, no me refiero a una pruebita por ahí, un documentico no, no, no. Cuando alguien va a probar un nombre comercial eso es de verdad verdad, eso es probando sucesivamente en el tiempo. De forma ostensible y pública para que el nombre comercial le pueda ganar a la marca. Aquí no hay prueba de eso, la marca debe prevalecer.

Y finalmente, otro argumento que me puso a dudar como juzgado, fue el tema de que en el fondo el demandante se estaría apropiando de una expresión, según el alegato de ustedes genérica, como lo seria MULTIDROGAS. Después de reflexionar y de revisar estos asuntos a nivel marcario, puedo concluir, por lo menos en primera instancia, que MULTIDROGAS no es un término genérico. ¿Pero cómo así? ¿si MULTIDROGAS es genérico para droguería eso debe ser genérico? No, no lo es. Es una marca evocativa, que evoca algo. Y es débil, si…puede que sea evocativa, puede que sea débil, pero aún así merece protección. Sobre el particular, me permito citar… claro porque MULTIDROGAS evoca que…el expendio de drogas farmacéuticas y demás, es evocativa, no es genérica. “Drogas” si sería genérica, pero MULTIDROGAS, multiplicidad de drogas masivas…eso si ya no es genérico sino evocativo.

¿Y qué es eso de evocativo? Véanlo acá. Proceso 70 IP 2013 del 8 de mayo del 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “se consideran signos evocativos (como en este caso MULTIDROGAS) los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto (pues claro, la imagen o idea sobre el producto es que digo MULTIDROGAS, pues uno entiende, me imagino que con eso se identifica un producto o un servicio que tiene que ver con muchas drogas, múltiples drogas, me toca usar la imaginación o la idea sobre el producto) a través de llevar a cabo el desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo, así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, o del genérico, cumple la función distintiva de la marca y por lo tanto es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos, por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer al examinar la solicitud de registro si ella se refiere a uno u otro tipo”.

Me voy para otra, que es la 50 IP de 2003, Sentencia 4 de junio de 2003 sobre la marca C-Bond, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo, “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o las características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas. Lo que supone que su titular debe aceptar, o no puede impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marcas es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas son irrregistrables, para precaver que expresiones de uso común o generalizadas puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”. ¿Que MULTIDROGAS es débil? Sí… eso lo puedo entender como débil, pero sigue siendo registrable, tanto así, que lo concedieron. Y no solo MULTIDROGAS, es una marca mixta MD MULTIDROGAS. Lo que pasa es que hacer el cotejo lo que utiliza el demandante es la parte más relevante del signo mixto y es la denominación MULTIDROGAS, para referirse a productos o servicios que hacen referencia a productos farmacéuticos, a productos médicos. Entonces sí existe la infracción, en criterio de este Despacho, por lo menos en primera instancia si hubo la infracción. Esos son los argumentos para acceder a las siguientes pretensiones. A cuáles, mucha atención, en la parte resolutiva de esta sentencia será:

[SENTENCIA]

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. Declarar que SAYRA YANETH PEREZ ARANGO infringió los derechos de propiedad industrial del demandante, sobre la marca objeto de este litigio.

SEGUNDO. Ordenar a SAYRA YANETH PEREZ ARANGO que dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente providencia, cambie los nombres o enseñas comerciales de los establecimientos de comercio por cualquier otro que no incluya el carácter nominativo MULTIDROGAS. En todos los establecimientos de comercio que figuren a nombre de la parte demandada.

TERCERO. Ordenar a EVE DISTRIBUCIONES SAS informar de esta sentencia a las cámaras de comercio en donde se encuentran registrados los establecimientos de comercio de la señora SAYRA YANETH PEREZ ARANGO que contengan el nombre MULTIDROGAS.

CUARTO. Condenar en costas y agencias en derecho al demandado, a favor del demandante. Para lo cual por secretaría serán liquidados y se incluye una suma de cinco (5) salarios mínimos por concepto de agencias en derecho.

Está decisión se notifica en estrados. 

Sin recursos.

By admin, March 13, 2018