BODYTECH vs. Xsport Fitness S.A.S

Fecha: 30/08/2019
Radicado: 17-286917
Demandante: Inversiones en Recreación y Salud S.A. -BODYTECH-
Demandada: XSport Fitness S.AS.
Funcionario: Asesora Asignada – Carolina Valderruten Ospina

[ANTECEDENTES]

Buenas tardes, entonces siendo las 12:08 p.m. reanudamos la audiencia de instrucción y juzgamiento dentro del proceso con radicado 17-286917. A efectos de proferir la decisión de fondo, debido a que como se manifestó previamente al realizar el control de legalidad, no se evidencia que se haya incurrido en alguna irregularidad de tipo procedimental, ni en ninguna causal de nulidad que nos pueda viciar la actuación. Conforme a la fijación del litigio establecida en la audiencia celebrada el 10 de diciembre de 2018, la labor del Despacho consiste en:

  1. Determinar si la demandante es titular de las marcas BODYTECH, nominativa y mixta, FIT BY BODYTECH, y FIT POWERED BY BODYTECH, estas 2 ultimas mixtas.
  • En caso de establecer la titularidad sobre las anteriores marcas, determinar si el uso que hace la demandante del signo TECH FIT POWERED BY XBODY infringe los derechos que posee la demandante sobre sus marcas.
  • Determinar la titularidad de la demandante sobre el nombre comercial y la enseña comercial BODYTECH.
  • En dado caso determinar si la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY que utiliza la demandante en el comercio, infringe los derechos que posee la demandante sobre el nombre comercial y la enseña comercial BODYTECH.
  • Determinar la notaria de las marcas, nombre comercial y enseña comercial BODYTECH.
  • Establecer si la demandante es titular o licenciataria de la marca XBODY, y si ello descarta la inexistencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante.
  • De encontrar configurada la infracción, deberá determinarse la existencia del daño y tazar su cuantía conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas.
  • De encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, se deberá determinar si el uso por parte de la demandada del signo TECH FIT POWERED BY XBODY, configura los actos desleales de desviación de la clientela, confusión, imitación y explotación de la reputación ajena.

Se aclara que esta es una pretensión subsidiaria, entonces solo se pasará a analizar en el evento que no prosperen las pretensiones encaminadas a la declaración de una infracción marcaria; y de encontrar configurada la comisión de actos de competencia desleal, deberá determinarse la existencia de un daño emergente y lucro cesante, tanto presente como futuro, solicitados en la demanda y tazar su cuantía.

[INFRACCIÓN]

En ese orden de ideas, lo primero que va a realizar el Despacho es determinar si se configuró la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, recordando el contenido de los literales a, d y e del articulo 255 de la Decisión 486 de 2000, en los que se fundamentó la pretensión. Entonces conforme al artículo en mención:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero a:

  1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, o sobre los embaces, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
  • Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
  • Usar en el comercio un signo idéntico similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto, por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o su titular”.

Entonces, teniendo en cuenta el contenido de esos literales, el Despacho pasará a analizar si se configuro la infracción respecto a cada uno de ellos, iniciando por el literal A del artículo 155. Aclarando que conforme a lo establecido por la Decisión 486 de 2000, el único legitimado para instaurar una acción por infracción a derechos de propiedad industrial es el titular de las marcas, entonces por eso entramos a analizar si la demandante acreditó la titularidad sobre los signos cuya reivindicación protege, conforme a lo establecido en el punto número 1 de la fijación del litigio.

Al revisar el expediente, se tiene que la demandante acreditó su credibilidad sobre los siguientes signos:

La marca BODYTECH nominativa con registro 521634 para las clases 28 y 35 como se observa en el folio 27 del cuaderno 1; marca BODITECH mixta con certificado de registro número 267763 para la clase 28 como se observa en los folios 28 y 29 del cuaderno 1; marca nominativa BODITECH con certificado de registro número 516094, para identificar productos y servicios de las clases 28, 35, 41 y 44 como se observa a folio 30 del cuaderno 1; marca mixta BODITECH con certificado de registro número 313869 para identificar servicios de la clase 44 como se observa a folio 31 del cuaderno 1; marca mixta BODITECH con certificado de registro número 313855 para identificar servicios de la clase 25 como se observa a folio 32 del cuaderno 1; marca mixta BODITECH con certificado de registro número 313851 para identificar servicios de la clase 41 como se observa a folio 33 del cuaderno 1.

A su vez, acreditó la titularidad sobre la marca mixta FIT BY BODYTECH con certificado de registro número 535170 para identificar servicios de la clase 35, folio 196 del cuaderno 1; también acreditó la titularidad sobre la marca mixta FIT BY BODYTECH con certificado de registro número 564573, 56 4890 y 564621 para identificar productos y servicios de la clase 16 y 35, como se puede constatar a folios 197, 199 y 198 del cuaderno 1; acreditó la titularidad sobre la marca mixta FIT POWERED BY BODYTECH con certificado de registro número 478920, 478923, 478922 y 478921, para identificar servicios de la clase 5, 32, 30 y 29, como se puede observar a folio 190, 194, 192, y 191 del cuaderno [Inaudible].Por lo anterior, es claro que la demandante ostenta la legitimación para instaurar la acción encaminada a la protección de sus derechos de propiedad industrial.

Entonces pasamos con el punto 2 de la fijación de litigio, que dice: determinar si el uso que hace la demandante del signo TECH FIT POWERED BY XBODY infringe los derechos de propiedad industrial de la demandante.

Analizando como les dije primero el literal A; conforme a lo establecido por el tribunal de justicia de la comunidad andina en la 25IP2017, el literal A del artículo 255 de la Decisión 486 consagra tres supuestos diferentes respecto al sujeto pasivo o quien se acusa como infractor visto desde este numeral. El supuesto uno es que se use la marca directamente sobre productos, el supuesto dos es que la marca se use sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida, y el supuesto tres que se use la marca directamente sobre embaces, envolturas, embalajes o el acondicionamiento de productos.

Para verificar si en el presente asunto se presentó alguno de los tres supuestos expuestos, el despacho debe acudir a la revisión de cada uno de los hechos de la demanda, sobre los cuales debe darse aplicación siempre que haya lugar a la presunción de certeza, establecida en el artículo 97 del Código General del Proceso, ante la falta de contestación de la demanda, y también a la presunción de certeza derivada de la inasistencia de la parte demandada, a la audiencia inicial celebrada el 10 de septiembre de 2018. Entonces, a continuación, voy a relatar cuáles fueron los hechos en los que se afirmó como la demandada aplicaba la expresión que se acusa infractora.

En el hecho 20 la demandante afirmo que la demandada identifica sus establecimientos de comercio con la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY, en el hecho 21 la demandante afirmó que XSPORT FITNESS comercializa y publicita los servicios que ofrece en el mercado usando la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY; en el hecho 22 sostuvo que la demandad aplica la expresión antes mencionada en volantes y demás medios de publicidad escrita y digital, para identificar servicios y productos de las clases 16, 25, 28. 35, 41 y 46 de la Clasificación Internacional de NIZA; en el hecho 23 manifestó que la demandada aplica la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY sobre productos vinculados sobre las clases 26, 25, 28, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de NIZA; en el hecho 24 adujo que la demanda aplica en el comercio la expresión antes mencionada, lo que reiteró en el hecho 25, esta vez aduciendo que lo hacía para identificar productos y servicios relacionados con actividades del segmento de deporte, actividad física y cuidado a la salud.

En el hecho 26 afirmó que la demandada emplea la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY para identificar productos y servicios; en el hecho 31 afirmo la actora que la demandada con la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY identifica productos relacionados y vinculados con actividades deportivas y físicas, realizadas dentro de gimnasios o centros de acondicionamiento, lo que reiteró en el hecho 37.

Frente a estas manifestaciones de la actora, el Despacho precisa que los supuestos que dan lugar a la configuración del literal A del artículo 255 de la Decisión Andina, solo tienen lugar tratándose de la aplicación o colocación del signo presuntamente infractor en productos o en embaces, envolturas, en el embalaje o en el acondicionamiento de los productos, o en productos relacionados con las actividades reivindicadas identificadas con esos signos, como se manifestó previamente al hacer alusión a los tres supuestos que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En consecuencia, para el caso en concreto no hay lugar a aplicar al numeral A para sustentar una infracción, cuando se afirma que la marca o el signo infractor se emplea para identificar el establecimiento de comercio de la demandada, directamente las actividades o prestaciones mercantiles que oferta la demandada en el comercio, incluidas actividades de comercialización y publicidad.

Pues en esos eventos, es imposible que se configure el supuesto de aplicación de la marca, tal vez se pueda dar el de usar, pero no el de aplicar, por eso la ley tiene seis supuestos diferentes que son: aplicar, fabricar, usar; entonces en este caso para esos supuestos no se puede usar el literal A. Pues como ya se manifestó, este supuesto normativo solo se configura en la aplicación del signo registrado directamente en un producto, en los envases, en una envoltura, en el embalaje o en el acondicionamiento de los productos.

Por lo anterior, el Despacho no puede con sustento en la presunción de certeza derivada de la falta de contestación de la demanda, o de la inasistencia de la demanda a la audiencia inicial, tener por probada la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante con sustento en lo manifestado en los hechos 20, 21, 22 y 24; pues en estos solo se hizo alusión a que la marca se aplicaba, o el signo presuntamente infractor se aplicaba para identificar actividades de publicidad, un establecimiento de comercio y las prestaciones que oferta la demandada.

Ahora entonces pasa a analizar el Despacho, las manifestaciones de los hechos 23, 25, 26, 31 y 37, en los que se adujo que la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY es empleada por la demandada para identificar productos relacionados con las clases 16, 25, 28, 35, 41 y 44 de la clasificación internacional de NIZA, y actividades del segmento de deporte, actividad física y cuidado a la salud.

Partiendo de estas observaciones, al analizar el material probatorio que se allegó al expediente, se observa que la demandada efectivamente aplica la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY y en algunos casos solo TECH FIT en camisetas, como se observa a folio 58 y 68 del cuaderno 1, la expresión TECH FIT en toallas y licras como se observa a folio 68 del cuaderno 1. Estos hacen alusión a la demanda, pero estos hechos fueron corroborados directamente por el despacho y en especial por esta juzgadora, en la inspección judicial adelantada el 22 de octubre de 2018 como se observa a folio 60 y 67 del cuaderno 4. Al realizar dicha inspección el Despacho pudo corroborar que efectivamente la demandada coloca el signo TECH FIT en camisetas y en toallas, y el signo TECH FIT POWERED BY XBODY pero en unos elementos que se pueden catalogar como un arnés que se emplea para hacer los ejercicios o el entrenamiento que se imparte en los centros de acondicionamiento de la sociedad demandada.

Así las cosas, en virtud de que el Despacho encontró que efectivamente se configura uno de los supuestos consagrados en el literal A del artículo 155 de la Decisión 486, se debe proceder entonces a analizar si el uso de la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY es idéntica o similar a las marcas de la demandante, a efectos de determinar si se configura la infracción a los derechos marcarios de la actora.

Frente a esto observa el despacho lo siguiente, primero que se acusa como infractora a la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY. Al revisar esa expresión tanto en las imágenes que reposan en el escrito de demanda, como resultado también de la inspección judicial a la que se hizo referencia anteriormente, y a la que esta juzgadora pudo observar de manera directa como es que se emplea esa expresión por parte de la demandada, se encuentra lo siguiente:

Que la demandada cuando pretende identificar su prestación y actividad comercial, y cuando aplica la expresión TECH FIT en las toallas y en las licras, lo hace valiéndose o identificándose con el signo TECH FIT, y la expresión que es TECH FIT POWERED BY XBODY es indicativa; ¿indicativa de qué?, de que se usan unos elementos de la marca XBODY para la prestación de ese servicio. Y esto también ¿de qué se desprende?, como se puede ver en las imágenes el tamaño de la imagen donde dice TECH FIT es muy superior el tamaño de POWERED BY XBODY, que siempre viene en la parte inferior a un costado derecho del signo; lo que hace que para el consumidor lo que resalte es la expresión TECH FIT no el POWERED BY XBODY.

Aclarado este punto, entonces se tiene que al revisar las pruebas que obran en el expediente, la demandada esto es XSPORT FITNESS S.A.S es titular de la marca mixta TECH FIT, pues a la sociedad mencionada se le confirieron los registros marcarios a través de los certificados de registro número 561351, como se observa a folio 213 del cuaderno 4, el registro que le fue otorgado para identificar servicios de la clase 41; y también se le confirió el registro de la marca con certificado de registro número 562898, para identificar servicios de la clase 44 como se observa a folio 53 del cuaderno 4. Esta situación impide que se configure la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante respecto del uso TECH FIT, pues la aplicación de este en toallas y camisetas deviene del ejercicio de los derechos que le fueron conferidos a la demandada con sus registros marcarios.

Ahora, si en gracia de discusión también se quiere analizar lo que es la expresión POWERED BY XBODY, se encuentra que el uso signo XBODY o aplicar ese signo, no constituye una infracción a la propiedad industrial de la demandante, pues el signo XBODY corresponde a un signo mixto que se encuentra debidamente registrado ante la autoridad competente, esto es, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; marca a la cual le corresponde el certificado de registro número 526994 concedido a la sociedad XBODY HUNGARY KFT, para identificar productos y servicios de las clases 28, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de NIZA, que se encuentra vigente hasta el 28 de octubre de 2015 como se puede constatar a folio 212 del cuaderno 4. Sobre esto se aclara, que el hecho de la marca mixta XBODY se encuentre registrada a favor de la sociedad XBODY HUNGARY KFT no tiene relevancia, pues lo que importa es que la marca está registrada en Colombia y que su titularidad no la ostenta la sociedad demandante.

Ahora, el apoderado de la parte demandante en sus alegatos de conclusión dijo que no se había acreditado que existiera un contrato de licencia para el uso o la explotación de la marca XBODY por parte de la sociedad demandada. Sobre este punto se tiene que, conforme a la Decisión 486 que debe ser concordada con la normatividad a través de la cual se regulan algunos artículos de esa Decisión, en Colombia no es obligatorio que los contratos de licencia de uso de marca se encuentren registrados ante la autoridad nacional de registro, debido a que al ser expedida la Decisión 486 a los países miembros de la Comunidad Andina, se les dio la posibilidad de regular ciertos artículos de esa decisión, incluido el artículo que hace relación al registro de las licencias marcarias; y Colombia en uso de esa facultad expidió la correspondiente normatividad, por medio de la cual dijo que en este país no sería obligatorio el registro de esos contratos ante la autoridad nacional competente. Entonces, el hecho de que al solicitar la certificación de la marca XBODY no se haya inscrita la licencia, no implica per sé que esa licencia no exista.

La afirmación de que la licencia existe fue elevada por la sociedad demandada dentro del tramite cautelar, y como esa afirmación corresponde a una afirmación indefinida, le correspondía a la contraparte esto es a la demandante, acreditar que esa afirmación no correspondía a la realidad en virtud de lo establecido en el artículo 167 del Código General. Entonces, con independencia o no de que la demandada ostente o no una licencia, porque llegado el caso que no lo ostente será la propietaria de la marca la que deba entrar a revindicar sus derechos; entonces, con independencia de que exista o no la licencia, lo cierto es que la marca XBODY también se encuentra debidamente registrada, por lo que su uso no puede ser catalogado como al menos infractor de los derechos de propiedad industrial de la demandante.

Entonces, al revisar la expresión que se acusa como actora que es TECH FIT POWERED BY XBODY, aun si se analizara en conjunto teniendo en cuenta que está compuesta por 2 signos que se encuentran debidamente registrados, solo nos quedaría hacer el análisis a raíz o con sustento en las palabras POWERED BY; y esto no es procedente, pues la demandante no puede pretender que sus marcas como la expresión que se acusa infractora sean desagregadas, como se sugirió en los folios 18, 19 y 20 de la demanda, en la que la demandante lo que hizo fue coger las tres marcas cuya reivindicación pretende que era FIT POWERED BY BODYTECH, FIT BY BODYTECH Y BODITECH, para empezar a desagregarlas y entones traer y decir: “es que mi marca se compone de las palabras BODY, de la palabra TECH, se compone también de la palabra BY, se compone de la palabra FIT, se compone de la palabra POWERED”, que no dijo en esto pero si al descorrer el traslado de las certificaciones allegadas por la dirección de propiedad industrial, afirmó que el tenía marcas que contenían las palabras POWERED BY. Entonces, hacer un análisis de esa forma no es procedente, pues sabido es como lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el análisis se debe analizar en conjunto.

Esta postura ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien en interpretación 38IP del 99, que ha sido reiterada posteriormente en otras, pero nos fuimos directamente a la fuente, manifestó lo siguiente:

“Deberá tenerse en cuenta al momento de hacer el análisis de los signos en conflicto, la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y grafica de los nombres, su estructura general; y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética, debe evitarse entonces la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención referente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la practica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio, ante el nombre que sirve de marca”

Y esto guarda especial relevancia, y el análisis se debe hacer así por qué, y me voy a referir a los signos de la demandante, porque si se observa el demandante nos los expuso al hacer los alegatos de conclusión, se le otorgaron unos signos mixtos y estos signos mixtos están compuestos por palabras que en algunos casos son descriptivas, en otros genéricas y en otros evocativas; y si se llegan a descomponer los signos como lo pretende la demandante a folio 18, 19 y 20, lo que pasaría es que los signos de la actora carecerían de toda distintividad, porque es que la actora no puede apropiarse de las palabras FIT que hace alusión a la palabra fitness, ni se puede apropiar de la palabra BODY que esta en BODYTECH, ni se puede apropiar de la palabra TECH que es para tecnología, para la prestación de los servicios de acondicionamiento físico o servicios de gimnasio, o productos relacionados con la prestación de estos servicios, porque están haciendo alusión al cuerpo, esos son servicios a los que se está haciendo alusión al cuerpo humano que sabido eso y eso si es notorio, que la palabra BODY y no estoy haciendo uso de conocimiento privado del juez sino un hecho notorio, que BODY es cuerpo en inglés, TEC es una abreviación de tecnología si se quiere y ni siquiera tenemos que acudir al idioma inglés puede ser tecnología en español, si le ponen la H si ya sería una abreviación de la palabra en inglés, y el FIT es el lexema si se va a revisar es el lexema de la palabra Fitness.

Son empleados por todos los gimnasios, por los establecimientos que prestan el servicio de acondicionamiento físico, de gimnasio, a los que uno va y hace ejercicio empleando diferentes tecnologías, tecnologías como el arnés que se emplea por la sociedad demandada, o maquinas que se encuentran en cualquier gimnasio como mancuernas, prensas y demás, que se observan en algunas de las fotografías que nos allegan y que son empleadas para hacer ejercicio.

Entonces eso nos indica, que a la actora, la demandante, cuando le concedieron los registros marcarios se los conceden es en el conjunto, si empieza a desagregarlos no le quedaría nada porque sus marcas no están compuestas por elementos realmente diferenciadores o distintivos. Entonces siempre se tiene que analizar es el conjunto de los signos, por eso el POWERED BY solo que se encuentra, pues no puede ser objeto de un análisis para decir que: “ ¡ah! entonces la expresión que se acusa de infractora tiene el POWERED BY, y como no tiene derechos para el POWERED BY entonces no podría usarlos”, eso no es procedente realizar un análisis de esa manera. Se reitera, en esos casos la demandante no se puede apropiar de esas palabras que son como TEC, el BODY, el FIT, para la prestación de esa clase de servicios que prestan esas sociedades.

Entonces en ese caso, para el Despacho, a juicio del Despacho, no se configura la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, con sustento en lo establecido en el literal A del articulo 155 de la Decisión 486.

Pasaría entonces el Despacho a revisar si se configura la infracción respecto a los literales D y E, que son el D como se manifestó previamente, hace relación al uso en el comercio del signo presuntamente infractor, y el E también es el uso en el comercio, pero ya relacionado con una marca que es catalogada como notoria.

Respecto a estos dos literales, se tiene que como ya se manifestó pues si está acreditado que la demandada emplea el signo TECH FIT del cuál es titular para identificar su prestación o servicio, que la expresión POWERED BY XBODY no es a título, se usa no a título por la demandada no se usa a título de identificación sino a titulo indicativo de que ese servicio se presta con elementos que son fabricados o comercializados por la sociedad XBODY; y lo que se ha manifestado respecto al literal A y por qué no se podría entrar a realizar el cotejo marcario, es totalmente aplicable respecto a los literales D y E.

Si la sociedad demandada está haciendo uso para identificar su prestación mercantil y sus establecimientos de comercio, de dos marcas que se encuentran registradas ante la autoridad nacional competente como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no se le puede atribuir un uso infractor. O sea, si hay un uso, pero no se puede catalogar ese uso como infractor, pues lo que está haciendo es ejercer los derechos que se derivan de la titularidad que posee como ya se ha dicho sobre la marca TECH FIT y esta usando otra marca registrada, que si tiene o no la licencia para usarla eso ya sería objeto de otro debate que escapa al objeto de este litigio, pero si usa otra marca que está registrada. Entonces en ese caso, tampoco se configuraría la infracción a los literales D y E. Con eso se agotó el punto 2 de la fijación del litigio.

Pasamos ahora al punto 3 de la fijación, que corresponde a determinar la titularidad de la demandante sobre el nombre comercial y la enseña comercial BODYTECH, pero ahí se aclara que el numeral 3 va de la mano con el numeral 4, que era determinar si la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY que utiliza la demandante en el comercio, infringe los derechos que posee la demandante sobre el nombre comercial y la enseña comercial BODYTECH.

Entonces, debido a que para poder determinar si se configuraba la infracción a un nombre o a enseña comercial, pues primero habría que determinar si existía el nombre o la enseña; el Despacho en este punto pone de presente que lo manifestado sobre los literales A, D y E aplica perfectamente para la infracción a un nombre y a enseña comercial, con fundamento en los literales D y E; por lo que al no haber lugar a que se configure la infracción, no es necesario que el Despacho se desgaste analizando si en realidad la sociedad demandante cuenta o no ostenta la titularidad sobre el nombre comercial y la enseña comercial BODYTECH, pues se reitera el uso de la expresión que se acusó como infractora corresponde al uso legítimo de dos marcas registradas y vigentes en el territorio colombiano.

El punto 5 de la fijación del litigio corresponde a determinar la notoriedad de las marcas, nombre comercial y enseña comercial BODYTECH. Frente a este punto, el Despacho advierte lo siguiente: no se declarará la notoriedad de las marcas, enseña y nombre comercial solicitada en las pretensiones 1º, 2º y 3º de la demanda, por cuanto la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo escapa a las competencias asignadas a este despacho judicial; pues el artículo 24 del Código General del Proceso habilita a la SIC para declarar configuración o no de un derecho de propiedad industrial, pero no para declarar la notoriedad de los signos distintivos. Esa notoriedad como bien se dijo en una parte de los alegatos de conclusión, se declara pero por la autoridad administrativa después de agotar un trámite, una solicitud, de allegar unas pruebas y demás; y será esa la autoridad competente para determinar si un signo es notorio o no y establecer el periodo de la notoriedad.

Diferente es, que la notoriedad de los signos pueda ser un aspecto factico a analizar en el curso del proceso, a efectos de estudiar si se configura o no la infracción a literal E establecida en el articulo 155 de la Decisión 486 de 2000; notoriedad que sería reconocida en la parte motiva de la sentencia para efectos de determinar si hubo una infracción, pero nunca en la parte resolutiva. En ese evento, no se declara la notoriedad, se hace la claridad que no se declara la notoriedad sino la comisión de la infracción a un signo notorio sobre la base ya mencionada.

El punto 6 correspondía a establecer, si la demandante es titular o licenciataria de la marca XBODY, y si ello descartaba la inexistencia de una infracción. Como ya se ha manifestado, no está registrada la licencia, eso no es óbice para que en verdad exista dicha licencia, a la fecha no se ha desvirtuado la afirmación indefinida realizada por la parte demandada durante el trámite cautelar, la que manifestó que ella es licenciataria de esa marca, y pues como ya se manifestó al corresponder al menos; no se descarta la infracción y aquí quiero hacer una claridad, la infracción no se descarta porque exista o no una licencia, sino porque las marcas XBODY están registradas y entonces en ese sentido la sociedad INVERSIONES EN RECREACIÓN Y SALUD S.A. no se puede adueñar del signo XBODY o no pude solicitar la reivindicación de ese signo, pues la única que está facultada para solicitar la protección de XBODY sería la sociedad húngara a la que se ha hecho referencia en esta sentencia.

Debido a que no se encontró configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, entonces no es necesario entrar a determinar el punto 7 de la fijación del litigio, relacionado con la existencia de los daños y la tasación de los perjuicios conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas. Y por lo anterior, debe entonces el despacho entrar a analizar las pretensiones subsidiarias encaminadas a que se declare la configuración de los actos desleales de desviación de la clientela, confusión, imitación y explotación de la reputación ajena.

Entonces antes de iniciar ese estudio se recuerda, que conforme al artículo 281 del Código General del Proceso, la sentencia debe estar siempre en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda, y por lo que siempre será la demandante o la parte actora la que le delimite al juez el campo de acción sobre el cual va a versar su valoración probatoria y demás. Entonces en este caso, conforme a lo expuesto por los hechos 37, 38 y 39 de la demanda que obran a folios 21 y 22 del cuaderno 4, el uso en el mercado de la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY tiene como efecto y por efecto, crear confusión en el mercado con la actividad desarrollada por BODYTECH, e imitar sus características prestacionales de comercio, desviar su clientela y explotar su reputación.

[CONDUCTAS DESLEALES]

Como se puede evidenciar los actos desleales que la demandante sostuvo se cometieron en su contra por parte de la demandada, encuentran su fundamento en el uso de la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY, el cual se determinó hace unos minutos no constituyó una infracción de los derechos de propiedad de la demandante. Que esos actos de competencia desleal se sustentaron en el uso de la expresión, y solo en el uso de la expresión fue corroborado hoy hace unos minutos por el apoderado de la demandante al presentar sus alegatos de conclusión, cuando sostuvo que los actos desleales se derivaban de una combinación de los signos de su poderdante, lo que a su juicio configuraba los actos desleales previamente mencionados. Entonces, dado que no es posible afirmar el uso de la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY constituyó una infracción, pues como se ha manifestado corresponde al uso de dos marcas que se encuentran debidamente registradas; tampoco podría sostenerse que el uso de esa expresión tiene como finalidad generar el mercado confusión entre las prestaciones de ambas partes o sus establecimientos de comercio, desviar la clientela de la demandante de su establecimiento de comercio al establecimiento de la demandada, o explotar la reputación de aquella como lo sostuvo la actora.

A lo anterior, se suma que para que se configuren estos actos desleales sabido es conforme a la Ley 256 de 1996 que se requiere que se acrediten otros supuestos como lo es: la deslealtad, la mala fe, el uso contrario a las sanas costumbres mercantiles, y en este caso si se revisa la totalidad del expediente; en ningún momento la sociedad INVERSIONES EN RECREACIÓN Y SALUD S.A., manifestó en qué consistía esa mala fe o ese actuar contrario a las sanas costumbres, en que consistía la deslealtad de XSPORT FITNESS, lo que impide al despacho hacer un análisis más profundo respecto a la configuración o no de esos actos de competencia desleal.

[DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA]

A lo que se suma que la actora no aportó pruebas tendientes a acreditar que su clientela o potenciales clientes, dejaron de contratar sus servicios por adquirir de manera errónea las prestaciones de la demandada, aspecto relevante para poder determinar si se configuro o no las infracciones; y frente a ese punto no basta como lo afirma el apoderado de la demandada en los alegatos de conclusión, lo manifestado por el representante legal de la sociedad INVERSIONES EN RECREACIÓN Y SALUD S.A., quien afirmó en su interrogatorio de parte que se había presentado confusión, que habían ido clientes al establecimiento de BODYTECH especialmente de la Cabrera, a preguntar si era que ellos habían puesto otro establecimiento al frente, que si habían abierto estos establecimientos que se identificaban como TECH FIT.

Y ¿por qué no basta eso?, porque sabido es que conforme a los principios del derecho probatorio no le es viable a las partes fabricar su propia prueba, y que en consonancia con ese principio y conforme a lo manifestado por la corte suprema de justicia, las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses no pueden tenerse en cuenta como prueba; pues en ese caso la parte tiene como carga de acreditar eso que ha manifestado, y en este caso aparte del dicho de representante legal de INVERSIONES EN  RECREACIÓN Y SALUD, no obra ninguna prueba sobre las supuestas manifestaciones que habían hecho los clientes de BODYTECH, ni de que los clientes se desviaron, ni que los clientes se confundieron y demás. Y si bien frente a la confusión bastaría solo el riesgo de confusión, pues solo ese riesgo de confusión esta desvirtuado porque el uso de la expresión que se acusa infractora no es ilegal, sino que deviene del ejercicio de un derecho legítimo, entonces no hay como configurar esos actos.

[IMITACIÓN]

Ahora, sobre el acto de imitación, se precisa que de conformidad por lo establecido por este despacho, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales, no sobre la forma como se identifican los comerciantes en el comercio; es decir, que ese acto recae sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación o creación material; mientras que el objeto del acto desleal de confusión, está constituido por los medios de identificación empresarial esto es los signos distintivos, y en general los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil, y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado ejemplo de lo cual es la prestación de los empaques de un producto, esto sería una creación formal.

 ¿Qué se quiere decir con esto?, que el acto de imitación sabido es que recae sobre las prestaciones, no sobre la forma como se identifican los empresarios, pues para eso esta el acto de confusión, por eso la ley trae supuestos diferentes. Y llegado el caso si no nos da por la confusión, sería el de explotación de la reputación ajena que si conlleva implícito, iluso de signos distintivos ajenos.

De lo expuesto se pretende que el acto de imitación en este asunto no se configuró, pues este acto también se sustentó en el empleo de la expresión TECH FIT POWERED BY XBODY. Además, se resalta que la demandante no estableció a lo largo del proceso cuáles eran, si quisiéramos aun cuando no se catalogó bien, no se explicó bien como se daba una imitación, y el Despacho quisiera profundizar en su análisis, a efectos de que si la imitación se presentó o no; se tiene que la parte actora no manifestó a lo largo de su demanda en qué consistía la originalidad de su prestación para poder entrar a hacer el estudio, pues la imitación como les digo se revisa es a partir de la prestación misma, y en este caso no sabemos en qué radica la originalidad de las prestaciones de INVERSIONES EN RECREACIÓN Y SALUD S.A., y que aspectos característicos de esa prestación fueron los que supuestamente la sociedad demandada imitó, por lo que este acto tampoco se encuentra configurado.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Así las cosas, en el presente asunto no se acredito la comisión de ninguno de los actos desleales alegados, por lo que se deben negar la totalidad de las pretensiones subsidiarias de la demanda; en consecuencia, dado que no prosperaron ni las pretensiones principales ni las pretensiones subsidiarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y 266 del Código General del Proceso, este Despacho fijara a las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la sociedad demandante.

Para ese efecto, se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA16-10554, específicamente el criterio establecido en e numeral 1 del artículo 5º referente a: la fijación de las agencias en derechos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto. ¿Por qué se usa el criterio de la naturaleza del asunto?, porque la asignación de competencias a este despacho para conocer de procesos de infracción a derechos de propiedad industrial, no se mira desde el punto de vista de la cuantía, no se tiene en cuenta el valor objetivo de la cuantía sino el factor de la naturaleza del asunto, pues el conocimiento de esta clase de procesos fue asignado o al juez civil del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio sin importar cuál es la cuantía.

Entones, teniendo en cuenta lo anterior, se fija por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 1 SMMLV, esto es OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116), que deberá ser cancelada a favor de la sociedad demandada.

Así las cosas, en lo merito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias elevadas por INVERSIONES E RECREACIÓN, DEPORTE Y SALUD S.A. -BODYTECH contra XSPORT FITNESS S.A.S.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a INVERSIONES EN RECREACIÓN, DEPORTE Y SALUD S.A. -BODYTECH. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116) COP, equivalente a 1 SMMLV. Por secretaría liquídense las costas.

Decisión que queda notificada en estrados.

[La parte Demandante interpone Recurso de Apelación contra la sentencia]

By admin, August 30, 2019