BR Beauty Cosmeticos vs. M.V.H. Inversiones

Expediente: 18-143547

Demandante: BR BEAUTY COSMETICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Demandado: M.V.H. INVERSIONES S.A.S.

Funcionaria: CAMILA ANDREA MEDINA GOMEZ.

Por no encontrarse entonces configurada ninguna irregularidad o vicio que impida proferir una decisión de fondo, daré a conocer el fallo de este proceso, de esta demanda inicial y de reconvención.

[ANTECEDENTES]

Iniciaré entonces pronunciándome en cuanto a la demanda inicial, es decir a la acción por infracción a derechos de propiedad industrial. Como un pequeño resumen en cuanto a los antecedentes de la demanda y los hechos manifestados en el escrito de demanda, se puede indicar que la demandante indicó que la actividad comercial consiste en la comercialización de productos para el cuidado del cabello, la cual realiza no solo en Brasil sino en el exterior, incluida Colombia, contando con un amplio portafolio de marcas. Señaló que uno de sus productos es identificado con la marca PLASTICA DOS FIOS el cual es maquinado por un tercero autorizado. Agregó que el producto PLASTICA DOS FIOS es exportado a Colombia para su comercialización a través de distribuidores autorizados, por lo que, con el propósito de proteger sus derechos de propiedad industrial, la demandante registró la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto, según certificado número 443792 que se encuentra vigente hasta marzo del 2022.

Manifestó, que en el año 2014 BR BEAUTY inició relaciones comerciales con la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S., para que comercializara entre su portafolio en Colombia el producto PLASTICA DOS FIOS. Dicha relación comercial finalizó en noviembre de 2017. Indicó que, en el segundo semestre de 2017, a la demandante se le informó sobre la comercialización en Colombia del producto no original PLASTICA DOS FIOS, indicando que por no originales hace referencia a productos indebidamente identificados con la marca mencionada, por cuanto no lo produce B.R. BEAUTY. Señaló que se realizó la investigación para identificar la procedencia de tales productos, encontrando que el distribuidor era la sociedad demandada, quien comercializaba de manera paralela los productos originales y los no originales.

Agregó que en 2018 la señora SUSANA VELEZ se acercó al establecimiento de comercio de la demandada, ubicado en el centro comercial Santa Fe en la ciudad de Medellín, y adquirió un producto identificado como PLASTICA DOS FIOS. El análisis comparativo del producto original y el que adquirió la señora VELEZ sacó rojo como resultado, que este último no era original. Adicionalmente indicó que la demandada se encuentra comercializando productos PLASTICA DOS FIOS en presentaciones de 500ml, lo cual es diferente al original, pues dicho producto no se comercializa en esa presentación.

En cuanto a las pretensiones elevadas en este escrito de demanda, BR BEAUTY, en ejercicio de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, solicitó lo siguiente. Primero, que se declare que la demandada incurrió en infracción a los derechos de propiedad industrial sobre la marca PLASTICA DOS FIOS registrada para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo, que se ordene a la demandada cesar el uso y comercialización de los productos identificados con la marca PLASTICA DOS FIOS para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercero, que se ordene el retiro inmediato y definitivo de los productos infractores, incluyendo material promocional y publicitario en el que aparezca el signo PLASTICA DOS FIOS. Cuarto, que se condene a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados bajo el criterio de la indemnización prestablecida y quinto, la correspondiente condena en costas.

Una vez notificada la sociedad demandada dentro del término del traslado de la demanda, allegó la contestación de la demanda donde indicó que efectivamente BR BEAUTY cuenta con el registro en Colombia de la marca PLASTICA DOS FIOS para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que dicho registro no se realizó en aras de proteger su propiedad industrial, por cuanto el signo registrado carece de distintividad. Por lo que se debe tener en cuenta que un registro no otorga un derecho absoluto, sino limitado, entre otras cosas por el artículo 157 de la Decisión 486 del 2000, la buena fe y las normas de competencia desleal.

Indicó que entre las partes existió una relación comercial, que inició a principios de 2014. Relación que culminó de manera irregular por parte de la demandante, pues no se cumplió con el deber contractual de reparación a M.V.H. por su trabajo de agente comercial y posicionamiento de la marca, tampoco se dio un preaviso. Según el dicho de la demandada, las relaciones se fracturaron por los cambios en la calidad de los productos  PLASTICA DOS FIOS de B.R., aumentando las quejas de los consumidores. Adicionalmente, indicó que las partes intercambiaron correos electrónicos en los que se mencionaba que la demandada tenía un remanente de productos de los cuales iba a vender hasta agotar inventario. Resaltó que M.V.H. nunca vendió productos no originales, en el sentido de que no fueran adquiridos por su fabricante. Lo que sí sucedió es que el producto de un litro fue reenvasado en presentaciones de 500ml para facilitar la rápida salida del inventario, hecho que fue realizado de buena fe porque era una práctica recurrente y aceptada por B.R. BEAUTY que la demandada utilizara envases que no correspondían a los que se enviaba el producto con la marca PLASTICA DOS FIOS, pues la demandada vendió el producto en envases de 60ml, estrategia que no solo B.R. toleró, sino que acogió dicha iniciativa y decidió lanzar al mercado dicha presentación.

En cuanto a la adquisición de productos por parte de la demandante, indicó que en las facturas no se evidencia que los productos correspondan a PLASTICA DOS FIOS, y que por lo tanto no deberá tenerse en cuenta lo señalado al respecto.

Excepciones presentadas: presentaron las siguientes excepciones de mérito. PLASTICA DOS FIOS, nominativa, en la Clase 3, es una marca débil, cuya función es informar a los consumidores y al público en general acerca de la principal función del producto ofrecido o que ofrecía M.V.H. y del producto ofrecido por B.R. BEAUTY. PLASTICA DOS FIOS, nominativa, es una marca débil, por lo que su registro comprende una afectación en el ordenamiento jurídico, al ser acogida a la cláusula general, contraria perdón [error del juez] a la cláusula general de competencia consagrada en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. PLASTICA DOS FIOS es un término carente de distintividad para productos, cosméticos para el pelo en la Clase 3. Para lo que se aplica la excepción del artículo 157 de la Decisión 486. M.V.H. estaba legitimada para utilizar la expresión PLASTICA DOS FIOS, inexistencia de infracción a la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS, presunción de buena fe y abuso del derecho de acción al actuar de forma temeraria al ejercer la acción.

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]

Lo primero que voy a entrar a determinar o sobre lo cual voy a entrar a hablar en esta sentencia es sobre la legitimación, porque pues sin ese presupuesto, se negarían inmediatamente las pretensiones. Es así como en materia de propiedad industrial la norma pues se encuentra la legitimación en el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, el cual establece lo siguiente: “el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.

En esta medida, pues quien cuenta con la legitimación para actuar en una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial tiene que ser el titular de cualquiera de los derechos que se encuentran contemplados en la Decisión 486 de 2000. Razón por la cual, de manera previa a decidir sobre si existió o no una infracción, es preciso verificar que la parte demandante haya demostrado la existencia del derecho y por supuesto su titularidad.

Es así como en el presente caso, se encuentra acreditado que efectivamente la sociedad B.R. BEAUTY es titular de la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente preparaciones para cabello. De este aspecto, da cuenta no solamente la documental que podemos evidenciar en el consecutivo 0, presentación página 1, folio 92 del expediente digital que consiste en la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se evidencia que efectivamente la demandante es la titular de la marca con certificado número 443792, sino que también tenemos las manifestaciones de la demandante y de la demandada cuando afirman que efectivamente B.R. BEAUTY es titular de la marca en mención.

Es así como teniendo en cuenta que la parte demandante es titular del registro cuya protección se está reclamando, es claro que se encuentra entonces para solicitar la protección del mismo de conformidad con la reclamación contenida en esta demanda.

Aclarado lo anterior, también pues debemos tener en cuenta que la fijación del litigio concertada en este proceso se concentró en tres puntos principales, voy a proceder a leerlos: primero, determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la demandada ha hecho uso de la expresión PLASTICA DOS FIOS. Segundo, verificado lo anterior, determinar si el uso de la expresión PLASTICA DOS FIOS por parte de la demandada en el desarrollo de su actividad comercial, infringe en los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS con certificado y registro número 443792. Tercero, de encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre la marca PLASTICA DOS FIOS, deberá determinarse la existencia del daño reclamado y tasar su cuantía conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas.

Es así como a efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial, se parte pues por recordar que la Decisión 486 de 2000, en el artículo 155 literal d) expone lo siguiente: artículo 155: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.

A partir del contenido de esta norma, es necesario tener en cuenta que para que se configure la infracción a derechos de propiedad industrial se deben tener en cuenta tres aspectos importantes: uno, es el uso en el comercio que hace el demandado del signo distintivo presuntamente infractor; dos, la similitud o identidad que tiene dicho signo con el que se encuentra debidamente registrado; y tres, el riesgo de confusión y asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

Para iniciar con este análisis a la luz de este literal, es fundamental establecer cuál es el uso que lleva a cabo en primer lugar la demandada sobre el signo de que aduce infractor, pues incluso este es el primer punto de la fijación en litigio como lo leí anteriormente. Es así como, de conformidad con las pruebas allegadas y practicadas en este proceso, es posible concluir que M.V.H. INVERSIONES S.A.S. ha comercializado productos identificados con la marca PLASTICA DOS FIOS. Estos productos corresponden a los allegados de manera física por la parte demandante. Los productos referidos consisten en una preparación para el cabello, cuya finalidad es darle un alisado permanente, tal como ha quedado claro en este proceso con las respuestas que han también indicado las partes en sus interrogatorios.

Es importante también aclarar que la comercialización del producto PLASTICA DOS FIOS por parte de M.V.H. se dio tanto en vigencia de una relación comercial que sostuvieron las partes, como con posterioridad a la terminación de esta relación comercial haya sido esa terminación de forma intempestiva o irregular, o no, pues este no es un punto sobre el cual deba pronunciarme en este escenario, por cuanto no hay la acción para concluir ni debatir circunstancias de índole contractual.

Adicionalmente, también se recalca que en el trascurso del proceso quedó demostrado que el producto comercializado por la demandada –y sobre el cual recae la presente controversia– es aquel que se puso en el comercio después del mes de noviembre de 2017, es decir cuando se dio por terminada de manera unilateral la relación comercial entre las partes, lo que quiere decir los productos para el cabello que fueron pues mencionados y envasados en presentación, que se encontraban envasados en presentaciones de un litro y 500ml.

Aclarado ese uso que hace o que hizo la demandada de la marca PLASTICA DOS FIOS en los productos mencionados, corresponde entonces hablar de la similitud o identidad de dicho signo con el que se encuentra registrado. Pero, antes de determinar si el uso, perdón, si el uso del signo que hace la demandada configura una infracción o no a los derechos de propiedad industrial de BR BEAUTY, voy a referirme a las excepciones propuestas en el escrito de contestación de demanda, pues ellas atacan directamente la configuración de la infracción.

Tenemos dos excepciones de mérito que se denominaron de la siguiente manera: primera excepción, PLASTICA DOS FIOS, nominativa, en la Clase 3, es una marca débil, cuya función es informar a los consumidores y al público en general acerca de la principal función del producto ofrecido o que ofrecía M.V.H. y del producto ofrecido por B.R. BEAUTY. PLASTICA DOS FIOS es un término carente de distintividad para productos, cosméticos para el pelo en la Clase 3. Para lo que se aplica la excepción del artículo 157 de la Decisión 486.

Sobre esas excepciones pues debo manifestar que en cuanto a la primera excepción de mérito planteada señaló el demandado que la expresión PLASTICA DOS FIOS indica qué es el producto, señaló: queratina o colágeno para el cabello, también llamado cirugía capilar o que da forma al cabello, y que por lo tanto encaja en la categoría de marca débil por contener una partícula de uso común. También argumentó que, para la industria cosmética farmacéutica, la expresión “plástica” corresponde a la mezcla entre queratina y colágeno, aplicada al pelo que se usa en diferentes tratamientos. Agregó que la incorporación de dos términos claramente identificables semánticamente por el consumidor, como la mezcla del contenido del producto y el área donde se aplica, no le suma la distintividad necesaria como para apropiarse de todo el concepto detrás de ese tratamiento.

En cuanto a la segunda excepción, refirió que la expresión “plástica” corresponde a la función que ofrece un tipo de productos para el pelo, que pretende tratar el pelo dañado, haciendo, como su nombre lo indica, una cirugía capital. Igualmente, indicó que la expresión DOS FIOS corresponde al destino en donde se va a aplicar, es decir en el pelo. Razón por la cual, el uso que se hace para vender el producto, informa la función del producto a los consumidores. Por lo tanto, no es necesaria la autorización de BR BEAUTY para vender productos con la expresión PLASTICA DOS FIOS, pues, en ese orden de ideas, M.V.H. estaría amparada bajo dicha excepción, es decir el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto actuó de buena fe.

Sobre estas dos excepciones debo manifestar que se encuentran fundamentadas en postulados muy similares, es decir la carencia, la creencia perdón [error del juez] por parte del demandado de que la marca BR BEAUTY carece de distintividad y, por tanto, su uso es legítimo y se encuentra amparado adicionalmente en la excepción contemplada en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, es importante mencionar que en el marco de una acción por infracción a derechos de propiedad industrial, el objeto del debate no es si un signo es o no distintivo, puesto que esta distintividad es uno de los elementos de análisis en el procedimiento de registro que hace la autoridad competente, el cual es tan importante que incluso la falta de distintividad de un signo impide que se haga el registro, que se pueda realizar este registro, conforme al literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. En esa medida, si la oficina de registro, es decir la Superintendencia de Industria y Comercio, profiere una Resolución concediendo el derecho sobre el signo, mientras dicho acto administrativo se encuentre vigente, debe entenderse que la marca registrada goza de esa distintividad, ya que de no ser así es claro que el signo no habría sido registrado, sino que en su lugar habría sido negado dicho registro.

Por el contrario, en la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, se parte del hecho de que el demandante es titular de un signo distintivo, y el objeto del debate se centra básicamente en el uso no autorizado del signo por parte de terceros sin que haya lugar siquiera a discutir sobre la validez o la corrección del registro. No en vano, pues, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 señala lo siguiente: “el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.

Nótese acá que el objeto de esas acciones parten de un hecho cierto y es que debe existir el derecho que se pretende proteger, por lo cual no hay espacio para debatir si fue mal concedido al no gozar en el presente caso, como se alega, de una distintividad, pues ese debate posiblemente puede ser correspondiente o válido ya en un escenario de la acción jurisdiccional encaminada a declarar la nulidad del acto administrativo o ya en el trámite del registro del signo, pero no en el escenario jurisdiccional de esta observancia. Lo anterior, deja claro que al menos mientras se encuentre vigente el acto administrativo que concedió la marca, el signo goza de carácter distintivo y se encuentra legalmente protegido.

 Ahora, en relación a la presunta debilidad marcaria bajo el argumento que su función es informar a los consumidores y al público en general acerca de la principal función del producto, es preciso señalar que dichas afirmaciones atenientes a la debilidad del signo, no resultan ser ciertas desde mi punto de vista, pues si bien la demandada es reiterativa en indicar que la expresión “plástica” significa cirugía capilar, tal significado no resulta probado en el proceso por la parte demandada, debido que los dictámenes periciales aportados y el interrogatorio realizado de los peritos, evidenció que la palabra “plástica” no tiene dicho significado o traducción en el ámbito cosmético, pues en palabras de la perito Alba Lucia Valenzuela, química farmacéutica: “no es común la expresión PLASTICA DOS FIOS para identificar productos capilares para el alisamiento del pelo”. Y, también, mencionó que PLASTICA puede referirse a la manera en que puede actuar el producto.

De esa manera, visto que la palabra plástica en el mercado colombiano no se relaciona con la expresión “cirugía capilar”, en su lugar esta refiere o es utilizada para indicar otros productos aplicables al pelo y también a otras partes del cuerpo, al ser considerado como una marca que no es débil, por cuanto ella al incorporar los vocablos PLASTICA DOS FIOS, que son fantasiosos, no se consideran como vocablos de uso común o genéricos que no puedan ser monopolizables.

Ahora, si bien existe otro dictamen pericial en el que se indica que la expresión PLASTICA hace referencia a cirugía capilar, dicho dictamen no fue realizado en un público consumidor en general, sino únicamente en el sector de los comerciantes de productos de belleza y en la ciudad de Medellín, circunstancias que no permiten dar por cierto que dicha expresión es común para un público consumidor en general, y mucho menos en el territorio colombiano, como lo indicó la parte demandada.

Finalmente, también se resalta que la demandada indicó que le es aplicable la excepción del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, lo que pues en gracia de discusión tampoco es aplicable al caso concreto, pues, como se mencionará más adelante, el uso que M.V.H inversiones hace de la expresión PLASTICA DOS FIOS, no es a nombre propio, domicilio, seudónimo, nombre geográfico ni tampoco relativo a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción, pues la expresión PLASTICA DOS FIOS que emplea la demandada hace alusión a una marca y no se limita a propósitos de identificación o información del producto.

También, tenemos otras dos excepciones de mérito, denominadas de la siguiente manera: PLASTICA DOS FIOS nominativa en clase 3 es una marca débil, por lo que su registro pretende una afectación al ordenamiento jurídico al ser contraria a la cláusula general de competencia consagrada en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Y también señaló abuso de derecho de acción al actuar de forma temeraria al ejercer la acción.

Según la demandada, el registro que realizó BR BEAUTY de la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS, así como también radicar de manera simultánea una acción por infracción de la marca BRASIL CACAO y hacer uso de medidas cautelares, es un comportamiento anticompetitivo, consistente en un acto desleal por realizar el registro de una marca carente de distintividad, así como esperar que un tercero use dichas expresiones y presentar una demanda por infracción marcaria. La demandada cita la Ley de Competencia Desleal, especialmente lo relacionado al artículo 7 que es la cláusula general.

Para resolver esta excepción, pues, basta también con señalar que en este caso no nos encontramos analizando un comportamiento concurrencial de BR BEAUTY, sino la posible infracción a unos derechos de propiedad industrial. Al respecto, téngase en cuenta además que no nos encontramos en un trámite de un proceso regido bajo la Ley 256 de 1996, a fin de establecer o estudiar la posible comisión de conductas o actos de competencia desleal, y también M.V.H. INVERSIONES S.A.S. formuló excepciones en contra de BR BEAUTY mediante una demanda de reconvención, bajo la cual pues este supuesto será estudiado en su momento, pues como lo mencioné existe una demanda de reconvención por competencia desleal donde la demandante es BR BEAUTY y la demandada es M.V.H. INVERSIONES S.A.S. Por lo tanto, dicho estudio se llevará a cabo en el momento de analizar la acción por competencia desleal propuesta por M.V.H. INVERSIONES S.A.S.

También, se indicó como excepción de mérito inexistencia de infracción a la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS. Indicó la demandada que BR BEAUTY alegó modificaciones al envase o a su trade dress sin considerar que su derecho de propiedad industrial recae en una marca nominativa, es decir, frases o expresiones, pues la marca no contiene una imagen, colores ni la disposición de las expresiones o letras o el largo del rotulado, ni mucho menos el envase tridimensional, por cuanto la marca nominativa solo protege una expresión.

Al respecto, pues, téngase en cuenta que, según lo plasmado en el escrito de demanda, así como en las pretensiones, en lo que se ha visto en el trascurso del presente proceso, es claro que la demandante pretende que se proteja su marca nominativa PLASTICA DOS FIOS para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, no solo pues se entiende que hace referencia a ciertas características mencionadas en sus productos y en el envase de los mismos, sino que también a la expresión denominativa de su marca. Así las cosas, pues no debe desviarse la atención acerca de lo que en este proceso se debate, es decir la protección de un derecho de propiedad industrial, en efecto pues que lo que acá se pretende protege ese derecho y el cual fue registrado, y como lo mencioné anteriormente pues se encuentra en la certificación que fue aportada por la parte demandante y con la cual pues también se acredita adicionalmente la titularidad del derecho de propiedad industrial.

[INFRACCIÓN LITERAL D]

Tal como también lo afirmé hace unos instantes, se debe tener en cuenta en el presente caso que la marca registrada corresponde a la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS, entonces en ese orden de ideas voy a iniciar, y ya después de haberme pronunciado sobre las anteriores excepciones mérito, voy a iniciara a desarrollar lo correspondiente a la configuración de la infracción de los derechos de propiedad industrial.

Es así como comparando el producto infractor con la marca registrada, se observa pues una identidad de los signos. Frente a esto, pues el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado en el proceso 59IP del 2000 lo siguiente:

la comparabilidad entre marcas idénticas no requiere reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a lucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento o del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas que practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada”.

En ese orden de ideas, conforme pues a una comparación simple y elemental entre los signos registrado y el signo que usó la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S., se establece identidad entre los mismos, pues el producto de 500ml y el de 1 litro que fueron comercializados con posterioridad a la terminación comercial, reproducen en su totalidad la marca denominativa registrada por la demandante, sin que se evidencie una sola diferencia.

Así las cosas, pues basta con señalar que en su aspecto fonético y ortográfico las marcas son idénticas, pues tal como lo afirmó la demandada, se solicitó a un tercero la fabricación de botellas del producto de marca de la demandante en presentación de 500ml, refiriendo que fueran idénticas a las del producto de la demandante, conteniendo en este mismo sentido la reproducción exacta de su marca denominativa.

Ahora, si bien la demandada argumentó en su excepción de mérito que se encontraba autorizada para comercializar el producto en presentaciones de 500ml, pues esta es una de las excepciones también de mérito presentada, esta circunstancia no se encuentra probada en este proceso, pues del material probatorio obrante el expediente, solo se logró determinar que a M.V.H. INVERSIONES S.A.S. se le autorizó comercializar el producto en presentaciones de 60ml, que fue un tamaño diferente al usual comercializado por la demandante, es decir al tamaño de un litro, más no el de 500ml, y es que según el dicho de la misma demandada, cuando se le autorizó la venta de un tamaño inferior de un litro, ella entendió que podía realizarlo en otras presentaciones. No es menos cierto que dicho entendimiento pues es errado, pues la autorización por parte de la demandante no se encontraba encaminada a la venta del producto en diferentes presentaciones o tamaños sin distinción alguna, sino que fue muy clara en precisar que eran 60ml. De esto pues también obra en el expediente bastante material en el que la misma demandada lo indica y, también, pues, testigos, que efectivamente la autorización se basó fue en poder reenvasar y vender productos de 60ml, más no de 500.

Con lo anterior queda más que claro, no solo el uso desautorizado, sino también el riesgo de confusión, pues no se debe dejar a un lado el literal d) del artículo 155 en estudio indica lo siguiente: “tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”, circunstancia que aplica en el presente caso, pues como quedó señalado anteriormente, el uso del signo en envases de 500ml es idéntico al signo de demandante. A lo anterior debe sumarse también lo visto en el artículo 158 de la Decisión 486 de 2000, pues allí se menciona lo siguiente: “El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él”.

Lo que voy a leer lo quiero resaltar: “en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro”. En el presente caso se observa como se ha reiterado que la demandada cambió el envase para poder comercializarlo en presentaciones diferentes a la permitida por la demandante, sufriendo sus productos una modificación en su envase, pues es claro que la variación en su presentación vulnera el derecho del titular marcario.

Teniendo claro lo anterior, voy a referirme entonces a una de las pretensiones que solicitó la parte demandante, relacionada con la indemnización de perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad industrial. ¿Esto por qué? Porque demostrado que efectivamente existió una vulneración a los derechos de propiedad industrial, pues no queda más sino acceder a las pretensiones y en ese orden de ideas me pronunciaré sobre esta que es tan importante.

La demandante solicitó que se reconozca a título de indemnización de perjuicios lo correspondiente a la indemnización prestablecida, concretamente lo establecido en el literal a) que corresponde a daño emergente y lucro cesante. Lo anterior bajo los siguientes supuestos: “daño emergente: la cuantiosa inversión destinada a proteger los derechos de propiedad industrial en Colombia, relacionados con el producto PLASTICA DOS FIOS”. Dos: “la cuantiosa inversión publicitaria para posicionar el producto PLASTICA DOS FIOS como un producto de primera calidad y lograr su reconocimiento en el mercado del respectivo país”. Tres: “la cuantiosa inversión en publicidad que deberá adelantar la actora para recuperar el prestigio que ha perdido a causa de los productos no originales objeto de esta demanda”. Cuatro: “todo lo anterior sustenta que el derecho de mi poderdante al reclamo de prejuicios prefijados no puede ser inferior al máximo permitido para casos como el presente en el que él manifiesta la mala fe del actor”.

Lucro cesante: uno, los beneficios indebidamente obtenidos por la demandada a través de la comercialización de mala fe de productos falsificados PLASTICA DOS FIOS. Dos, las utilidades dejadas de percibir por parte de la actora respecto de los clientes consumidores que, engañados por la demandada, adquirieron productos falsificados indebidamente identificados como PLASTICA DOS FIOS, creyendo que estaban adquiriendo los productos legítimos de primera calidad de mi poderdante, identificado con la marca registrada PLASTICA DOS FIOS. Aun cuando no es obligación señalar la cuantía de indemnización reclamada, dado que la parte demandante se acogió a la figura de indemnización prestablecida consagrada en el Decreto 2264 del año 2014, es importante señalar y reiterar que la misma no puede ser inferior al tope máximo establecido en el artículo 2 del anotado decreto para casos de mala fe, como el presente conforme se ha expuesto y sustentado en este capítulo. Así solicita su indemnización de perjuicios la parte demandante.

Sobre esta pretensión, la demandada indicó como excepción de mérito la siguiente y es el ejercicio de buena fe. Señaló la demandada que BR BEAUTY sustentó los perjuicios pretendidos en un actuar de mala fe de M.V.H. INVERSIONES, lo cual no fue argumentado. Pues bien, al respecto vale la pena indicar que si bien se indicó en el escrito de demanda que se solicita a título de indemnización de lucro cesante, los beneficios indebidamente obtenidos por la parte demandada, a través de la comercialización de mala fe de productos falsificados, lo cierto es que la mala fe allí indicada hace relación a ese reconocimiento que no puede ser inferior a los topes establecidos cuando se demuestra la mala fe.

En el presente asunto no se ha demostrado la mala fe de la demandada, pues si bien en la demanda se indicó que el actuar de la demandada se encamina hacia este aspecto, el mismo no fue desarrollado, por lo que no fue probado de manera concreta esa mala fe aducida por la demandada.

En relación con esas tipologías de perjuicio, también basta señalar que no se encuentran demostradas dentro de este expediente. En efecto, ninguna de las pruebas da cuenta de la pérdida sufrida y asumida por el demandante, debido al uso no autorizado de su marca PLASTICA DOS FIOS, esto quiere decir daño emergente. Al respecto, el artículo 1614 del Código Civil señala como daño emergente y lucro cesante lo siguiente: “entiéndase por daño emergente el perjuicio de la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o haberse incumplido imperfectamente o retrasado su cumplimiento”.

Al respecto, el Consejo de Estado en la Sentencia del 21 de abril del 2016, consejero William Hernández Gómez, radicado 20025261 ha indicado lo siguiente: “el daño emergente supone e menoscabo sufrido al patrimonio de la víctima, por su parte, el lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibir”. Aclarado lo anterior, se observa que el material probatorio aunado al expediente por parte de BR BEAUTY no permite vislumbrar si efectivamente tuvo que incurrir en un gasto o si tuvo una pérdida en ocasión a la infracción por parte de la demandada, pues señaló que este concepto se configuró por la inversión en publicidad y la inversión en propiedad industrial en Colombia, situación que no fue probada, vale aclarar, no hay soportes contables, estados financieros, contratos, declaraciones, testimonios o alguna otra prueba tendiente a demostrar que efectivamente se configuró el concepto de daño emergente, en relación a la inversión en publicidad que tuvo que realizar BR BEAUTY.

Todo lo anterior tiene como conclusión que la demandante no cumplió con la carga de probar la configuración del daño por concepto de daño emergente, no siendo suficiente probanza la manifestación en su escrito de demanda. Así mismo, la demandante reclamó una indemnización por concepto de lucro cesante, en el mismo sentido la demandante tiene la carga de probar que efectivamente dejó de recibir una ganancia en ocasión a la infracción. Sin embargo, el representante legal de la sociedad BR BEAUTY en su interrogatorio manifestó que, luego de terminada la relación comercial con M.V.H. se cortaron las comunicaciones. Así mismo, la señora MARCELA VILLA, representante legal de M.V.H. INVERSIONES S.A.S., señaló que intentó comunicarse con la parte demandada a fin de establecer lo que iba a ocurrir con el remanente del producto que tenía en su inventario, sin que BR BEAUTY le diera una respuesta. En ese orden de ideas, no se configuró un lucro cesante en los productos comercializados por parte de M.V.H., puesto que de ninguna manera BR BEAUTY los comercializaría, esto en atención a que desligó su relación comercial con M.V.H. sin presentar un interés en la comercialización de estos productos.

Téngase en cuenta que, en temas de indemnización prestablecida, si bien pues no es necesario reclamar la cuantía del perjuicio, sí es necesario probar que se causó ese perjuicio aparte, hecho que no fue probado como se manifestó anteriormente. En ese orden de ideas, pues se accederán a las pretensiones de la demanda por infracción a derechos de propiedad industrial, excepto la relacionada con el reconocimiento de perjuicios.

[DEMANDA DE RECONVENCIÓN]

Aclarado lo anterior, me voy a pronunciar ahora sobre la demanda de reconvención, relacionada con los actos de competencia desleal y voy a iniciar con unos antecedentes cortos sobre la demanda y sus pretensiones.

[ANTECEDENTES

Argumentó la demandante que en el año 2014 se reunieron los dueños de BR BEAUTY, esta última quien realizó de manera paralela a las relaciones comerciales que sostenía con un tercero, MARIA EUGENIA RUIZ MEDINA, el registro de algunas denominaciones carentes de distintividad, en clara violación al postulado de lealtad con el mercado y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ella la marca PLASTICA DOS FIOS. En conversaciones con la demandante, la sociedad BR BEAUTY propuso la distribución exclusiva del producto PLASTICA DOS FIOS, lo cual se realizó desde marzo 2014 hasta noviembre 2017, cuando se dio la terminación unilateral del contrato. Señaló que “la expresión PLASTICA DOS FIOS es una expresión genérica que designa el nombre del producto modelador de cabello o plástica de cabello o pelo. Tan es así que el contrato de distribución no incorporó una licencia de marca, sino apenas la venta de un producto que correspondía a este nombre”. Indicó que, a pesar de que la demandante realizó un pedido muy grande de mercancía, la sociedad BR BEAUTY con posterioridad a ello decidió dar por terminado el contrato, informando mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2017 que el nuevo distribuidor del producto PLASTICA DOS FIOS sería la sociedad PREVEL S.A.

En atención a lo anterior, la demandante remitió una comunicación a BR BEAUTY, dando a conocer su desacuerdo con la terminación unilateral del contrato, informando la existencia de un remanente, el cual sería vendido en público. Resaltó que las funciones de la marca son identificar el origen empresarial, distinguir un producto o servicio de otro, servir de medio publicitario, servir de indicador de calidad entre otras, pero en ninguna manera de ellas es servir de barrera comercial en el mercado. Agregó que BR BEAUTY ha desarrollado una estrategia generalizada, basada en proteger signos carentes de distintividad, con el propósito de excluir legítima competencia del mercado. En otros países, se ha registrado expresiones como PLASTICA DOS FIOS.

Aclaró que no es el registro aislado lo que determina el acto desleal, sino su utilización por fuera de los limites fundamentales, lo que determina la existencia de un acto de competencia desleal o el abuso del derecho con el propósito de concurrencia desleal, lo que determina la concreción de un acto complejo, compuesto y exclusorio de competencia.

Pues en mayo de 2018, en un claro abuso de derecho, BR BEAUTY presentó demanda por infracción a derechos de propiedad industrial, acompañado de una solicitud de medidas cautelares en contra de la obra demandante, para que se declare que M.V.H. incurrió en infracción a derechos de propiedad industrial sobre la marca PLASTICA DOS FIOS.

Agregó, igualmente, que lo anterior resulta ser un acto de competencia desleal complejo, al abusar de su derecho de marca con la solicitud de medidas cautelares, una demanda espuria, que no pretende excluir a un tercero del uso de signos idénticos o similares, sino de signos que en la práctica son necesarios para la comercialización de los productos respectivos. Esto porque hay una inexistencia de infracción por cuanto el signo distintivo, PLASTICA DOS FIOS, nominativa en la Clase 3 en la Clasificación Internacional de Niza, está compuesto por dos elementos carentes de distintividad.

Por una parte, “plástica” significa en español “plástico”. Ahora bien, para la industria cosmética, la expresión “plástica” significa cirugía capilar, la primera expresión comporta la característica del producto y la descripción del mismo, y la segunda un elemento de uso común y genérico en el mercado estudiado.

En línea de lo expresado, la marca PLASTICA DOS FIOS, nominativa en Clase 3 es nula y/o debe cancelarse por ser una marca débil, la cual fue solicitada y registrada de mala fe, no puede utilizarse para restringir la competencia. Señaló que, por tanto, el derecho de acción que utilizó BR BEAUTY es sin duda un acto de competencia desleal.

Teniendo en cuenta esto, indicó, requirió como excepción principal la siguiente: “que se declare que BR BEAUTY incurrió en un acto de competencia desleal complejo y compuesto, violatorio del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, al registrar PLASTICA DOS FIOS, un signo carente de distintividad, innecesario como marca y haberlo utilizado para excluir a un competidor y sacarlo del mercado. Y como consecuencial, la solicitud o la pretensión leída anteriormente, requirió que como consecuencia de la procedencia de la pretensión primera, se le ordene a BR BEAUTY renunciar al signo PLASTICA DOS FIOS nominativa de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 443592 y vigente hasta el 21 de marzo de 2022. Consecuencia subsidiaria a la consecuencia primera, que, como consecuencia de la procedencia de la pretensión primera, se ordene a BR BEAUTY se le prohíba usar el signo PLASTICA DOS FIOS en Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza para excluir competidores en el mercado del uso de productos que contengan PLASTICA DOS FIOS. Consecuencial tercera, se condene en costas a la sociedad demandada.

Lo primero que se debe advertir en el presente asunto es determinar si se encuentran superados los ámbitos de aplicación consagrados en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 de1996. Al respecto, pues se habla en esos artículos de, ámbito objetivo de aplicación y ámbito subjetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esa ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o un tercero. Ámbito subjetivo, “esta ley se aplicará tanto a los comerciantes como cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. Entonces, se evidencia que en el presente asunto se encuentran superados o demostrados estos dos ámbitos, que traen consigo la Ley de Competencia Desleal.

En cuanto a la legitimación de las partes, que es un requisito consagrado en los artículos 21 y 22 de la misma Ley, se indica que, en cuanto a la legitimación por activa, se evidencia que la parte demandante se encuentra facultada para presentar esta acción por competencia desleal, pues cumple con los presupuestos del artículo 21, es decir participa en el mercado colombiano. Lo anterior se encuentra acreditado, no solamente con las manifestaciones de las partes que coinciden en esto, sino también en las facturas allegadas por la parte demandante en relación con la adquisición de unos productos en relación con el establecimiento de comercio M.V.H., así como las manifestaciones pues de ambas partes.

En cuanto a la legitimación de la parte demandada, es decir la legitimación por pasiva, esta se encuentra dispuesta en el artículo 22 de la Ley 256 de 1996 que señala:Las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley, deberán dirigirse contra el patrono”.

De este modo, pues las acciones de las cuales se acusa a BR BEAUTY relacionadas con el registro de su marca, con el perjuicio, perdón con el registro de su marca [error del juez], y que presuntamente ha contribuido a que se ejecute el acto de competencia desleal alegado, es decir la cláusula general de competencia desleal, es decir el artículo 7. Es así como, pues, en esta sentencia se analizará el acto desleal enunciado por la actora, teniendo en cuenta, claro está, la propia fijación del litigio, la cual se definió junto con las partes de la siguiente manera. Primero, determinar si el registro de la marca PLASTICA DOS FIOS, con certificado de registro número 443792 cuyo titular es BR BEAUTY constituye el acto de competencia desleal de violación a la prohibición general, establecido en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Segundo, determinar si la demanda presentada junto con medida cautelar por parte de BR BEAUTY en contra de la demandante son acciones que tienen la finalidad de excluir al competidor M.V.H. INVERSIONES S.A.S. del comercio y constituyen el acto de competencia desleal establecido en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

[CONDUCTAS]

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante poner de presente que el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal indica lo siguiente: “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. 

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

Dado que la pretensión principal del demandante en reconvención consiste en que se declare que BR BEAUTY incurrió en el acto desleal mencionado al registrar la marca PLASTICA DOS FIOS por ser carente de distintividad y utilizarla como método de exclusión en el mercado. Es preciso poner de presente lo siguiente: la Decisión Andina 486 del 2000 regula en términos generales lo correspondiente al examen de registrabilidad de una solicitud de registro marcario, esto en sus artículos 134 y siguientes. Luego, el Decreto 4886 de 2011 determina que la autoridad competente ante la cual se tramita la solicitud del registro marcario es la Superintendencia de Industria y Comercio, esto a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial.

Por tanto, dado que la administración realiza un examen de registrabilidad y por medio de un acto administrativo, que es una resolución, se concede o se niega el registro marcario, no es este Despacho el competente para considerar la carencia de distintividad de una marga legalmente registrada, en el sentido de que el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, indica que los actos administrativos se presumen legales, y en ese orden de ideas, encontrándose en firme la decisión por medio de la cual esta misma entidad le otorgó un derecho de propiedad industrial al demandado, mal haría en sede jurisdiccional pronunciarse sobre aspectos que ya fueron decididos en su momento, conforme a las normas correspondientes.

Dicho de otro modo, presumiéndose la legalidad del acto administrativos, la marca PLASTICA DOS FIOS, al ser concedida en su actual, a su actual titular [error del juez] BR BEAUTY, y otorgar derechos de exclusiva entre los que se encuentra impedir a terceros hacer uso desautorizado de la marca, no lo es y no se entiende como puede ser constitutivo de un acto de competencia desleal acudir a la autoridad competente para registrar un signo y que dicho registro o solicitud de registro signifique una exclusión del mercado, la cual incluso no se encuentra probada.

Ahora, en atención a lo previamente manifestado, es importante resaltar que el hecho de acudir a la administración de justicia para defender los derechos de propiedad industrial debidamente otorgados a la demandante por la autoridad competente, no significa que dicha actuación tenga la finalidad de excluir a un competidor del mercado, pues contrario a ello, lo que busca válidamente el titular de la marca es que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Decisión 486 del 2000 y demás normas concordantes, por ser esas las que garantizan al ciudadano una defensa de su derecho previamente concedido.

Por lo anterior, encuentra este Despacho probada la excepción de mérito denominada “el ejercicio legítimo del derecho de uso exclusivo de una marca”, y en ese orden de ideas pues es preciso indicar que el artículo 282 del Código General del Proceso dispone que al encontrarse probada esa excepción que conduce a rechazar las pretensiones, me podré abstener de examinar las restantes y en ese orden de ideas procederé con lo correspondiente.

Es así como se concluye que no se considera que el demandado está incurriendo en el acto desleal alegado, razón por la cual será denegada la pretensión de la demanda en reconvención, pues, como se indicó anteriormente, el hecho de que el demandado acuda a la administración de justicia en busca de la protección a sus derechos de propiedad industrial legalmente reconocidos por autoridad competente, no quiere decir que tenga la finalidad de excluir a un competidor del comercio, como ellos mencionan que es M.V.H., y adicionalmente es importante resaltar que la sociedad M.V.H. INVERSIONES no es competidor de BR BEAUTY, pues BR BEAUTY es el productor de ese producto PLASTICA DOS FIOS y M.V.H. era quien comercializaba esos productos en Colombia. En ese orden de ideas, pues no está excluyendo a ningún competidor, pues adicionalmente la sociedad M.V.H., tiene la oportunidad de estar en el mercado bajo otras marcas como ellos mismos lo afirman.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente. pues en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia, que debe asumirlas la parte demandada en la demanda inicial, demandante en demanda de reconvención, es decir M.V.H. INVERSIONES S.A.S.

Para esto, tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo PSAA1610554 que es el que se aplica en este caso, específicamente el artículo 5 numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.

Así las cosas, condenaré en costas al demandado, las cuales según la norma se fijan entre 1-10 SMLMV, en este caso voy a fijar la suma de 4 SMLMV, es decir la suma de tres millones quinientos once mil doscientos doce pesos ($3.511.212) que deberá ser pagados a la parte demandante a la sociedad BR BEAUTY.

Es así como en mérito de lo anterior la Abogada del Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que la sociedad BR BEAUTY ostenta sobre la marca nominativa, identificada con certificado de registro número 443792, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la sociedad M.V.H. INVERSIONES cesar el uso inmediato de la marca nominativa PLASTICA DOS FIOS, registrada para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 443792

TERCERO. ORDENAR a la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S. la comercialización de productos con la marca PLASTICA DOS FIOS que se encuentren bajo la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. ORDENAR a la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S. el retiro inmediato de todos los canales y circuitos de comercialización, los productos identificados con la marca PLASTICA DOS FIOS que se encuentren bajo la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. NEGAR la pretensión relacionada con el reconocimiento de indemnización preestablecida

SEXTO. NEGAR las pretensiones de la demanda en reconvención según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEPTIMA. Se ORDENA el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en la demanda principal en contra de M.V.H. INVERSIONES S.A.S.

OCTAVA. CONDENAR en costas a la sociedad M.V.H. INVERSIONES S.A.S. Para tal efecto, se fija por concepto de agencias en derecho suma de tres millones quinientos once mil doscientos doce pesos ($3.511.212) los cuales se deberán pagar a favor de la parte demandante.

Esta decisión la notifico en estrados.

[Las partes interponen Recurso de Apelación contra la Sentencia.]

Por admin, 11 de octubre de 2021